查找:                      转第 显示法宝之窗 隐藏相关资料 下载下载 收藏收藏 打印打印 转发转发 小字 小字 大字 大字
关于修改超范围问题的应对
【作者】 苏娟【合作机构】 北京市金杜律师事务所
【合作刊物】 金杜知识产权期刊【主题分类】 著作权法
【刊物年份】 2008年【期号】 11
【发布时间】 2014.07.11
【全文】法宝引证码CLI.A.2877    
  最近一年多来,中国国家知识产权局的专利审查员在是否接受申请人修改专利申请文件的问题上越来越慎重。如果申请人在答复第一次审查意见通知书时修改申请文件,那么随之而来的第二次审查意见通知书很有可能是因为修改内容超出原始公开范围而不被接受。
  《中国专利法》(1) (“专利法”)第三十三条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。
  这是一条总原则,凡是对说明书及其附图和权利要求书作出不符合专利法第三十三条规定的修改,均是不允许的。具体而言,如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员认为修改中的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地得出,那么,这种修改就是不允许的。
  目前的案例表明,除非修改的内容在原始申请文件其他位置有明确记载,或有一模一样的内容但记载位置不同,否则审查员均倾向于不接受。目前,针对答复第一次审查意见通知书时有修改的案子,随后的第二次审查意见通知书中因超范围不接受所作修改的比例高达50%左右。如此严格的标准似乎已经偏离了专利法第三十三条的规定,而且让申请人难以应对。
  这时,通过修改补救原始申请文件中的漏洞显然已经来不及了。针对审查员的审查意见,专利代理人应做如下应对:
  这里仅就权利要求的修改举例说明。
  首先,应该判断审查员的意见是否无懈可击。如果审查员的意见没有问题,即修改后的内容确实与原始记载的信息不一致,而且又不能从原始记载的信息中直接地、毫无疑义地得出,那么申请人只能重新修改,同时注意使修改后的内容不仅符合专利法第三十三条的规定,而且克服之前的审查意见中指出的缺陷。
  然而,如果审查员没有真正理解发明的实质,或者没有仔细研究原始申请文件,得出的结论往往是错误的。实践中,审查员没有仔细研究原文内容,将本应允许的修改内容认定超出原始公开范围的情况也时有发生。这种情况下,申请人应该充分陈述意见,据理力争。
  在实践中,审查员可能会忽略以下几种情况而给出错误的审查意见:
  1、修改的内容在原始申请文件中确有记载,但是分散在不同位置。
下跌你应该笑还是哭

  对这种情况,审查员常常由于修改后的内容没有完整记载在说明书或权利要求书中的某一处而作出武断的判断。此时,申请人不仅需要指出分散特征的每一处位置,而且要指出在原始申请文件中明确提及了这些分散在不同位置的特征之间的关联,即说明这些特征的组合并没有超出原始申请文件记载的范围。这样,申请人才能有力地说服审查员。
  此外,审查员还有可能忽视了附图的作用。附图是说明书的一部分,附图公开的内容属于原始公开的范围,申请人应充分利用附图。尤其是对于各个特征之间的关系,包括空间关系、时间关系、作用关系等,往往在附图中有明确的显示。一旦修改后的内容在说明书中没有明确的文字记载,申请人一定要到附图中寻求支持。如果附图中给出了表示,即使在说明书中找到了有关内容的记载,也要在陈述意见中指出附图所显示的内容。
  2、修改的内容在原始申请文件中确有记载,但是没有完全对应的技术特征描述,而是在具体实施例中以具体结构特征说明的。
  这种情况往往出现在修改后的权利要求用上位概念概括了一个较宽的保护范围,而原始申请文件中虽然记载了这些上位概念,但是没有明确记载用上位概念限定的这些特征,而是在具体实施例中用具体结构来进行描述的。例如,原始申请文件中记载了“第一构件”、“第二构件”,具体实施例中记载了“纵杆和横杆之间形成一个夹角”,修改后的权利要求是“第一构件和第二构件之间形成一个夹角”,由于原始申请文件中没有记载与上述完全相同的内容,在陈述意见时就需要说明从原始申请文件中可以直接地、唯一地得出&ldquo

  ······

法宝用户,请登录后查看全部内容。
还不是用户?点击单篇购买;单位用户可在线填写“申请试用表”申请试用或直接致电400-810-8266成为法宝付费用户。
【注释】 (1) 1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过,根据1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第一次修正,  根据2000年8月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第二次修正。第三次修订于2005年4月启动,有望2009年上半年出台。 (2) 修订后的《审查指南》自2006年7月1日起施行。 (3) 《专利合作条约》第34条 国际初步审查单位的程序 (2)…… (b)在国际初步审查报告作出之前,申请人有权依规定的方式,并在规定的期限内修改权利要求书、说明书和附图。这种修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围。……
©北大法宝:(www.pkulaw.cn)专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料,正式引用法规条文时请与标准文本核对爱法律,有未来
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯:如何快速找到您需要的检索结果?    法宝V5有何新特色?
扫码阅读
本篇【法宝引证码CLI.A.2877      关注法宝动态:  

热门视频更多