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商标先用权抗辩制度下的“老字号”商标保护评析
【作者】 屠怡瑾【合作机构】 北京市观韬中茂律师事务所
【中文关键词】 老字号;商标权属冲突;商标先用权抗辩制度
【主题分类】 商标法【发布时间】 2020.06.29
【全文】法宝引证码CLI.A.237630    
  

  关于“老字号”的商标权属冲突并不鲜见,经营者长期以来一直使用的“老字号”标识与其他权利人的注册商标构成相同或近似的情况下,商标先用权抗辩制度根据尊重在先权益的原则,为该类在先使用者继续使用“老字号”标识的行为赋予了合法性。不过由于法律未对这一制度进行细化规定,实务中尚存有许多难解的争议,而在涉及“老字号”的商标纠纷案件中,对法律的适用还应尊重历史因素,遵循公平原则作出裁判。

  一、引子

  (一)商标先用权抗辩制度的确立

  《中华人民共和国商标法》(以下简称“《商标法》”)在2013年修订中引入了关于商标先用权抗辩制度的规定,现行《商标法》第五十九条第三款规定:“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。”尽管商标注册制度是《商标法》所规定的基本制度,然而一部分商标使用人,虽未对其标识进行注册,但通过在先的合法使用,使得其未注册商标上积累并承载了一定的商誉,法律对该部分商标在先使用人的正当利益予以保护。

  商标先用权抗辩制度旨在平衡商标注册专用权人和在先使用权人之间的利益,但是,由于法律未对该制度的适用条件予以细化,在司法裁判过程中尚有许多难解的争议。

  (二)老字号“采芝斋”商标侵权纠纷案中,笔者代理杭州采芝斋一方获得了继续使用未注册商标的有利判决

  苏杭两地的知名老字号品牌“采芝斋”,自民国甚至更早以来即分别由不同的权利主体各自在当地经营,直至2018年,苏州采芝斋食品有限公司(以下简称“苏州采芝斋”)以侵害商标权为由将杭州采芝斋食品有限公司(以下简称“杭州采芝斋”)、杭州采芝斋食品制造有限公司诉至杭州铁路运输法院(以下简称“本案”)。

  本案当时由观韬中茂杭州办公室周建中律师、王嫣律师代理两家被告,历经两审,针对原告提出的杭州采芝斋在糕点类商品上突出使用“采芝斋”文字的行为构成对原告注册商标侵权的指控,本所代理律师通过对浙江图书馆馆藏文献、浙江日报历史期刊等证据的采集,证明杭州采芝斋在糕点类商品上对“采芝斋”标识的使用至少可追溯至1962年,远远早于苏州采芝斋申请案涉注册商标(第1671415号,注册类目包括“糕点”)之时,从而受到一审法院支持并作出了杭州采芝斋未构成侵权的有利判决,日前杭州市中级人民法院又作出了维持原判的终审判决((2019)浙01民终5000号)。

  两审法院均认为:杭州采芝斋作为知名老字号企业,于2000年10月16日案涉商标注册申请前,已长时间持续在糕点类商品上突出使用“采芝斋”标识,该标识已具有一定的识别性和影响力,属于杭州采芝斋的未注册商标。根据《商标法》第五十九条第三款规定,杭州采芝斋在苏州采芝斋申请案涉注册商标后,仍有权在原使用范围内继续使用“采芝斋”商标。

  以下,笔者仅就本案办理过程中,对部分商标先用权抗辩制度下的争议焦点提出见解。

  二、商标先用权抗辩制度中对“原使用范围”的认定存在困难

  (一)尚无法律法规对评判标准作出明确规定

  根据《商标法》第五十九条第三款,注册商标专用权人无权禁止于同种或同类商品上在先使用相同或相似商标的使用人在原使用范围内继续使用商标,但《商标法》及其实施条例等法律法规未对“原使用范围”的评判标准作出具体规定,因此在该类案件中,对“原使用范围”的界定通常是双方当事人间的核心争议焦点。

  本案中,针对杭州采芝斋新增糕点品种或增设经营门店等扩大其生产经营规模的行为,原告苏州采芝斋一方主张商标的先用权可以比照《专利法》第六十九条第(二)项中的专利“先用权”,从《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对该类专利在先权利“原有范围”的界定,即前述司法解释第十五条第三款关于“专利申请日前已有的上产规模以及利用已有的生产设备或根据已有的生产准备可以达到的生产规模”的规定,来参照解释商标先用权的“原使用范围”不应突破原有的生产、销售和服务范围。

  但如果将商标先用权中的“原使用范围”简单参照专利法,要求先用权人不得扩大生产经营规模,则将不合理地限制商标先用权人自由发展的权利。专利权和商标权虽同属知识产权法领域,但这两种权利作用于市场的逻辑并不相同,消费者可以直接接触商标从而识别来源于特定经营者的商品/服务,但难以知悉专利中蕴含的技术或设计特征,从而区别不同经营者所提供的商品,故而专利产品彼此之间具有较强的可替代性,生产经营规模的大小对专利产品在市场中的表现将具有直接的影响。相较之下,经营者们通过使用特定标识引导消费者购买其商品,在相关公众未对商品来源产生误认的情况下,生产经营规模并非在商标使用者间实现市场利益划分的主要因素。故而,以此作为标准之一限定商标先用权中的“原使用范围”,固然可以保护注册商标权人的利益,却相对地限制并损害了商


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