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從幾起判例看專利先用權抗辯的適用
【作者】 鄧小容【合作機構】 北京市立方律師事務所
【中文關鍵詞】 專利先用權【主題分類】 專利法
【發布時間】 2020.06.03
【全文】法寶引證碼CLI.A.237079    
  

  一、專利先用權的概念和性質
  專利先用權,是指在某項發明創造的專利申請日之前,任何單位或個人已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要准備,在該發明創造被授予專利權之後,該單位或個人仍然有在原有範圍內繼續制造或者使用該項發明創造的權力。在專利侵權訴訟中,被控侵權人可以以享有專利先用權為由來對抗權利人的侵權指控。因此,專利先用權是一種用于對抗專利侵權指控的抗辯權[1]。
  專利先用權對于我國專利制度來說非常重要。我國專利制度采用的是一權先申請制,同樣的發明創造只能授予一項專利權,兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。也就是說,對某項發明創造來說,首先提出專利申請並獲得專利權的人並不一定是最先做出或實施該發明創造的人。因此,在該專利申請之前,可能已有他人(即先用權人)獨自研究出與申請專利的發明創造同樣的發明創造或者以合法的方法獲知了同樣的發明創造,並且已經實施該發明創造或者為實施該發明創造作好了必要的准備。在發生上述情況時,如果允許在後就此發明創造申請專利並獲得專利權的權利人憑借其專利權禁止先用權人繼續進行其實施行為,則損害了先用權人的合法利益,顯失公平。
  可見,專利先用權制度是針對一權先申請制的一種有效補充,其目的在于在合理保護專利權人合法權益的前提下,保護社會及公眾的利益,由此使先用權人、專利權人和社會公眾的利益得以平衡。
  二、相關法律規定
  《中華人民共和國專利法》第六十九條第(二)項規定:“在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要准備,並且僅在原有範圍內繼續制造、使用的,不視為侵犯專利權”。
  對此,《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋》(法釋〔2009〕21號)第十五條進一步規定:“被訴侵權人以非法獲得的技術或者設計主張先用權抗辯的,人民法院不予支持。
  有下列情形之一的,人民法院應當認定屬于專利法第六十九條第(二)項規定的已經作好制造、使用的必要准備:
  (一)已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件;
  (二)已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料。
  專利法第六十九條第(二)項規定的原有範圍,包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產准備可以達到的生產規模。
  先用權人在專利申請日後將其已經實施或作好實施必要准備的技術或設計轉讓或者許可他人實施,被訴侵權人主張該實施行為屬于在原有範圍內繼續實施的,人民法院不予支持,但該技術或設計與原有企業一並轉讓或者承繼的除外。”
  同時,北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》也對先用權抗辯作了如下規定:
  132、在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經做好制造、使用的必要准備,並且僅在原有範圍內繼續制造、使用的,不視為侵犯專利權。
  使用、許諾銷售、銷售上述情形下制造的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品的,也不視為侵犯專利權。
  133、享有先用權的條件是:
  (1)做好了制造、使用的必要准備。即已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件,或者已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料。
  (2)僅在原有範圍內繼續制造、使用。“原有範圍”包括:專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產准備可以達到的生產規模。
  (3)在先制造產品或者在先使用的方法或設計,應是先用權人自己獨立研究完成或者以合法手段從專利權人或其他獨立研究完成者處取得的,而不是在專利申請日前抄襲、竊取或者以其他不正當手段獲取的。被訴侵權人以非法獲得的技術或者設計主張先用權抗辯的,不應予以支持。
  (4)先用權人對于自己在先實施的技術不能轉讓,除非連同所屬企業一並轉讓。即先用權人在專利申請日後將其已經實施或作好實施必要准備的技術或設計轉讓或者許可他人實施,被訴侵權人主張該實施行為屬于在原有範圍內繼續實施的,不應予以支持,但該技術或設計與原有企業一並轉讓或者承繼的除外。
  三、相關司法判例
  1、【參考判例1】
  在“山東常林農業裝備股份有限公司訴山東白龍機械有限公司侵害實用新型專利權糾紛一案”【案號:(2015)濟民三初字第970號;(2016)魯民終1384號;(2017)最高法民申972號】中,被控侵權產品是玉米收獲機,被告白龍公司主張先用權抗辯,並向法院提交了證據《玉米收獲機的備案企業標准》、《山東省農業機械產品質量監督檢驗站進行的性能檢驗報告》、《山東省農業機械產品質量監督檢驗站進行的可靠性檢驗報告》、《產品圖紙》、《山東省企業產品執行標准登記證書》等。
  最高人民法院認為,白龍公司提交的證據可以證明白龍公司在涉案專利申請日2014年9月15日之前,已經對被訴侵權產品開始了規模化生產。但是,白龍公司未提交證據證明,在涉案專利申請日2014年9月15日之前就被訴侵權產品已具備何種生

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【參考文獻】 [1] 肖帥:《專利先用權的法律問題探析》,載《法制與社會》,2001.01(下)。
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