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專利被無效仍贏得違約金——痝ㄟ篕瓻蒏v集團·北京領創律所二審逆勝,獲最高院支持!
【作者】 習文峰;沈斌【合作機構】 痝ㄚ蒏v事務所
【中文關鍵詞】 無效專利;違約金【主題分類】 專利法
【發布時間】 2020.06.03
【全文】法寶引證碼CLI.A.237080    
  

  一、案 件 速 覽
  在最高人民法院做出的(2019)最高法知民終394號判決書中,判決撤銷北京知識產權法院(2018)京73民初1132號民事判決,同時判決北京彙郎生物科技有限公司(被上訴人)向北京朗坤生物科技有限公司(上訴人,我方當事人)支付違約金。
  本案中,北京領創律師事務所的專利訴訟團隊作為朗坤公司的代理人,在一審法院做出不利判決後,通過深入挖掘新的證據、申請法院調取證據,對涉案合同的效力問題、涉案技術的價值以及涉案專利的可專利性問題進行充分說理,其訴訟請求最終獲得了最高院支持,維護了當事人的合法權益。
  本案對于《專利法》第四十七條第二款的理解與適用具有參考意義,下文會對基本案情及裁判觀點做簡要分享。
  關鍵詞:專利權宣告無效;溯及力;合同效力;違約金。
  出庭律師:沈斌律師
  二、案 件 亮 點
  專利權被宣告無效,專利權轉讓合同並不必然無效,主張違約責任時,需要舉證證明存在損失來讓法官來從內心認定專利權轉讓合同中的違約責任約定有價值。代理律師通過合理的說理,讓最高人民法院相信涉案專利在專利無效程序中本來可以維持部分有效。
  在當事人無法提供任何有效證據的情況下,本案的全部證據都來源于律師依法調取(專利權轉讓合同和專利無效宣告決定來源于國家知識產權局,專利技術的價值來源于工商局備案的鑒定意見和知識產權出資證明)和申請法院調查取證,通過一審階段的調查取證和二審階段的深入挖掘證據,最終獲得了案件的勝利。
  三、基 本 信 息
  上訴人:北京朗坤生物科技有限公司
  被上訴人:北京彙郎生物科技有限公司
  涉案專利:ZL201110145600.3 “生物防護過濾介質及應用”
  裁判文書:(2019)最高法知民終394號
  案件性質:專利權轉讓合同糾紛
  案件結果:撤銷一審判決,判決被上訴人賠償違約金
  四、案 情 梳 理
  本案涉及專利權轉讓合同糾紛,2015年5月,朗坤公司作為甲方與彙郎公司作為乙方簽訂專利轉讓協議,約定朗坤公司將涉案專利無償轉讓給彙郎公司進行專利轉化,同時約定彙郎公司不得將專利轉讓任何第三方,否則須支付違約金壹佰萬元給朗坤公司。2016年12月,彙郎公司將涉案專利轉讓給了第三方。2018年9月,涉案專利權利要求被案外人宣告全部無效。
  2018年10月,朗坤公司向北京知識產權法院提起訴訟,請求判令彙郎公司承擔壹佰萬元違約金。經審理後,一審法院依照《專利法》第四十七條第一款、第二款之規定,駁回了朗坤公司的訴訟請求。
  一審法院認為:《專利法》第四十七條第一款、第二款規定:“宣告無效的專利權視為自始即不存在。宣告專利權無效的決定,對在宣告專利權無效前人民法院做出並已執行的專利侵權的判決、調解書,已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定,以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同,不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失,應當給予賠償。”根據上述規定,涉案專利權視為自始即不存在。鑒于涉案專利已經被宣告無效,對于涉案協議中已經履行完畢的不再追溯,未履行的可不再履行。且涉案協議中的違約條款雖然約定了壹佰萬元的違約金,但涉案專利被宣告無效是由于其本身專利性存在問題,而並非彙朗公司的違約行為所致。因此,朗坤公司在涉案專利已被宣告無效的情況下,仍請求判令彙朗公司就將涉案專利轉讓予第三方而支付違約金,缺乏事實與法律依據。
  我們認為一審法院法律適用錯誤,涉案專利被宣告無效並不影響專利轉讓協議的有效性,被告擅自向第三方轉讓專利的行為構成合同的根本違約,應該承擔違約責任。
  二審庭審中,雙方的辯論圍繞下述兩個焦點問題展開:
  一是專利權被宣告無效前簽訂的專利轉讓協議是否有效?
  二是涉案專利被宣告無效後對于尚未履行的違約責任是否具有溯及力?
  最高院支持了我方觀點,並在判決書中指出:專利權被宣告無效並非導致合同無效的事由,基于維護當事人意思自治以及促進交易的價值考慮,不能僅僅因為專利權被宣告無效而認定無效前已經簽訂的專利許可或轉讓合同亦無效。
  針對上述第二個焦點問題,最高院指出:涉案合同關于擅自轉讓專利應當承擔違約金的約定具有獨立于專利權價值的其他值得保護的利益。這種利益不僅包括專利權人對合同正常履行而產生的信賴利益、履行利益,也包括對彙郎公司擅自違約而進行的懲戒。該違約金約定與專利權本身的價值並不具有直接對應性,而是為了約束當事人的行為,確保當事人嚴格按照合同約定履行各自的義務。事實上,彙郎公司實施擅自向第三方轉讓涉案專利時,涉案專利是有效的,彙郎公司明知其不得向第三方轉讓仍然實施違約行為,理應承擔相應的不利後果。
  我們認為,一審法院依據《專利法》第四十七條第二款,認定“專利權被宣告無效後,對于涉案協議中已經履行完畢的不再追溯,未履行的可不再履行”,屬于對《 打遮陽傘就顯得很娘

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