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浅谈专利技术出资入股之合同约定不明,专利权归属将何去何从?
【作者】 赵银萍【合作机构】 恒都律师事务所
【中文关键词】 专利出资人;入股合同;专利权权属【主题分类】 专利法
【发布时间】 2018.05.17
【全文】法宝引证码CLI.A.226471    
  一、专利技术出资入股的现状
  专利入股,是指以专利技术作为财产作价后,以出资入股的形式与其他形式的财产(如货币、实物、土地使用权等)相结合,按法定程序组建有限责任公司或股份有限公司的一种经营行为。
  《公司法》二十七条规定:“股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。”近年,在国家政策对创业的支持推动下,以专利权进行入股投资显示出前所未有的生命力。
  但由于专利入股一方面涉及专利权属,另一方面涉及合同约定,如果相关当事人在以专利技术作为资产出资入股过程中对专利权属以及可能发生的纠纷没有明确的约定条款,一旦技术投资方撤股,或者股东之间人员变动,对于已经投入进去的专利技术及其相关权属该如何界定,将成为困扰双方当事人的一件难题。笔者纵观以往的案例,因为技术入股双方没有约定明确造成的权属纠纷比比皆是。
  二、司法实践
  北京知识产权法院(2015)京知民初字第1612号文件公开了青海珠峰虫草药业集团有限公司与党永诚等专利权属、侵权纠纷一审民事判决书,案件的基本情况为专利权人沈南英持有一项专利名称为“中国冬虫夏草真菌的发酵生产方法”的发明专利(下称涉案专利),并通过签订《专利权转让合同》约定将该专利权以515万的对价转让给王云。同时合同约定涉案专利由珠峰公司实施,且王云除了将涉案专利转让给珠峰公司外不得向其他第三方转让该专利,沈南英和王云借此专利成为珠峰公司的股东之一,王云持股40%,沈南英持股15%。2011年6月24日,沈南英与王云办理转让手续,涉案专利权人变更为王云。期间珠峰公司为王云垫付了部分专利权转让费,又交付了涉案专利的年费。2011年8月8日,王云将涉案专利转让给珠峰公司的研发部长党永诚,珠峰公司表示本意是让党永诚代表公司持有该专利。但是,党永诚离职后擅自将专利转让给他人,最后落至王健名下。珠峰公司诉求法院确认党永诚与周晓宁以及周晓宁与王健之间关于涉案专利的转让行为无效,同时诉求涉案专利归珠峰公司所有。
  一审判决中,法院认为,由于《专利权转让合同》仅约定在受让方王云未经转让方沈南英许可,将涉案专利转让给除新公司以外的第三人时构成对转让方沈南英的违约,但是上述约定并未约定涉案专利权归新公司所有,因此,无论条款中的新公司是否为珠峰公司,珠峰公司都无法凭该条款成为涉案专利的所有人。另外,即便珠峰公司主张其曾经为王云垫付部分转让费,且为涉案专利交了年费,但这并不能证明涉案专利为珠峰公司所有。因珠峰公司并非涉案专利的所有人,故其关于党永诚为珠峰公司代持专利的主张不能成立,党永诚在将涉案专利转让给周晓宁时,为涉案专利的合法权利人,党永诚作为完全民事行为能力人,有权利自由处分涉案专利,其与周晓宁之间的转让行为有效,同样的周晓宁与王健之间的转让行为也有效,王健为涉案专利的合法持有人,并因此驳回了珠峰公司的诉讼请求。
  实际上,在此案件之前,王健已经对珠峰公司提出了专利侵权之诉,并依据专利法第十一条规定:“未经专利权人许可,不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利

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