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【期刊名称】 《清华知识产权评论》
对“专利复审委依职权审查并以新理由维驳”制度的合理性和改革方案的研究
【英文标题】 Rationality and Reformation of System of Rejection on New Ground by Patent Reexamination Board Based on Examination Ex Officio
【作者】 闫春辉【作者单位】 北京市中伦律师事务所{律师}
【分类】 知识产权法
【中文关键词】 专利复审;准司法;依职权审查;新理由;维驳;程序改革
【英文关键词】 Patent Reexamination;Quasi-judicial;Examination ex officio;New Ground of Rejection;Procedure Reformation
【期刊年份】 2017年【期号】 1(第1辑)
【总期号】 总第2辑【页码】 112
【摘要】

在我国,处理复审请求是专利复审委员会的职能之一。在专利申请和授权程序中,申请人如果对初步审查或实质审查后驳回申请的决定不服,可以向专利复审委员会请求复审。现有制度下,专利复审委员会原则上在驳回决定所依据的理由和证据范围内进行审查,而《专利审查指南》规定,在两种特定的情况下专利复审委员会可“依职权审查”,并且经审查认定后,可依据得到的新理由及其证据作出维持驳回的审查决定。值得注意的是,对于这两种特定的情形,《专利审查指南》并未作出进一步明确的规定,于是,实践中是否适用特定情形通常取决于专利复审委员会的主观判断,这无疑对申请人十分不利。本文在研究专利复审程序性质的基础上,考察了这一制度的合理性和正确性,并探讨了对该制度进行改良或改革的路径。

【英文摘要】

Patent Reexamination Board(PRB)in China has authority to review the result of preliminary examination or substantive examination, if the applicant refuses to accept the decision during the process of patent application and authorization. Under the current system, in principle PRE reviews the refusal on basis of its reason and evidence concerning the public expectation interest. Nonetheless, Patent Examination Guidelines(2010 Revision)have exceptions,that is PRB shall conduct examination ex officio under two particular circumstances, after which PRE has the right to sustain the decision of refusal on new ground with its solid evidence. It draws attention that for the two particular situations, the guidelines have not set up clearer rules. Apparently, it is detrimental to applicants when the judgment of examination ex officio solely depends on PRB. In this article,the nature of patent reexamination procedure is analyzed. On this basis, this article then justifies the system by seeking whether PRE has the authority to conduct reexamination ex officio and reject the complaint on new ground. The reformation and improvement of the system are also discussed.

【全文】法宝引证码CLI.A.1228861    
  引言
  国家知识产权局专利复审委员会(简称“专利复审委员会”)自1985年4月5日成立以来,已走过30载春秋。不可否认的是,从整体来看,专利复审委员会在专利确权、促进社会创新等诸多方面发挥了重要的作用,取得了巨大的成就。复审程序作为向法院起诉的前置条件,不仅给了行政机关发现和纠正错误的机会,还减轻了法院的负担。[1]但与此同时,专利复审委员会在实务中并非尽善尽美。其中,专利复审委员会依职权审查并依据审查得到的“新理由”[2]维持驳回决定这一制度,不仅给学术界带来了很大困惑,也在实务界中产生了很多争议。
  在现有法律框架下,并未禁止专利复审委员会在复审程序中超越驳回决定所依据的理由和证据依职权审查并以“新理由”维持驳回决定。根据《专利审查指南》(2010年)的相关内容,在复审程序中,合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。《专利审查指南》中列出了两种可以依职权进行审查,并且经审查认定相关理由和依据后作出维持驳回决定的审查决定的情况:(1)足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷;(2)驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。[3]但是,《专利审查指南》或其他法律文件并未对此两种情况作出更为具体的规定,这就使得该制度在实践中有很大的不确定性,可操作性很低。
  目前,在学术界和实务界中有关该制度的研究成果尚不多见。一些法官和学者曾发表过一些自己的看法,有的关注对该制度文字的理解和解释,有的则更多地关注该制度本身的合理性或正确性。无论哪种观点或角度,其论述都停留在表面且不够全面,因此得出的结果尚不能有很高的说服力,有的学者甚至承认自己的结论也存在问题。
  本文拟从案例出发,全面、深入地分析此制度及其正确性,并提出一系列建议,以期使专利复审程序更加明确和合理,更具有可操作性。在研究范围上,根据我国《专利法》的相关规定,专利复审委员会的职能是处理复审请求和专利权无效宣告请求。本文仅研究专利复审程序,不涉及专利权无效宣告程序。在复审程序中,本文主要针对专利复审的原则、专利复审委员会依职权审查、对理由和证据的审查等部分展开研究。由于实用新型专利和外观设计专利无须经过实质审查,故本文中有关实质审查的内容针对发明专利。另外,本文还着重研究了美国的专利复审程序,特别是与“新理由维驳”相关的制度和大量判例。
  一、相关案例及问题的提出
  (一)相关案例
  1.赢创德固赛V专利复审委员会
  本案中,赢创德固赛公司提出了名称为“表面改性的沉淀二氧化硅”的发明专利申请,中华人民共和国国家知识产权局(以下简称“国家知识产权局”)以该申请权利要求1~31不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第33条的规定[4]为由,驳回了该申请。赢创德固赛公司不服,向专利复审委员会提出复审请求,并同时修改了权利要求书。后专利复审委员会作出第30895号专利复审请求审查决定,维持了国家知识产权局的驳回决定。但是驳回理由是:修改后的权利要求1不具备创造性。
  当事人提起行政诉讼后,一审法院(北京市第一中级人民法院)判决:一、撤销专利复审委员会作出的第30895号决定;二、专利复审委员会就本申请重新作出复审决定。
  专利复审委员会不服一审判决,向二审法院提起上诉,请求撤销一审判决,维持第30895号决定。其上诉理由为:第一,《专利审查指南》中并未对“明显实质性缺陷”作出明确定义,并且其第一部分第一章的规定只是对“明显实质性缺陷”的列举而非穷举;同时《专利审查指南》第一部分第一章的规定均是对发明专利申请的初步审查,并不涉及《专利法》第22条第3款[5]的问题,而且《专利审查指南》并未规定“明显实质性性缺陷”不包括创造性问题,故一审判决相关认定缺乏依据。第二,《专利审查指南》第四部分第二章第4.1节对复审程序中合议组的审查范围进行了规定,并未禁止对驳回理由之外的理由进行审查,本案符合“依职权审查原则”。第三,本案的处理方式能够节约当事人的时间,避免案件在实审程序和复审程序之间来回振荡。
  二审法院,即北京市高级人民法院于2012年12月20日作出行政判决,驳回上诉,维持原判。[6]
  2.张伟民V专利复审委员会
  本案中,张伟民提出了名称为“手机付费服务系统”的发明专利申请,国家知识产权局以该申请权利要求不符合《专利法实施细则》第20条第1款的规定,驳回了该申请。[7]张伟民不服,向专利复审委员会提出复审请求。专利复审委员会先后两次向张伟民发出复审通知书,指出该申请不属于《专利法实施细则》第2条第1款规定的技术方案。[8]在对张伟民再次提交的意见陈述书进行审查后,复审委作出第22835号审查决定,审查决定坚持了其之前的观点。
  张伟民不服此审查决定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼一审法院认为,对于不属于专利权保护客体的发明专利申请,属于《专利审查指南》上述规定的第(2)项所指出的存在“明显实质性缺陷”的情形,故复审委的做法并无不当,本院应予支持。[9]后二审法院(北京市高级人民法院)维持了原判。[10]
  (二)问题的提出
  赢创德固赛案和张伟民案,均涉及对“明显实质性缺陷”的认定。在赢创德固赛一案中,法院认为缺乏创造性不属于“明显实质性缺陷”,而在张伟民一案中,法院认为不属于专利法保护的客体属于“明显实质性缺陷”。其背后的问题是,应该如何界定“明显实质性缺陷”的范围?在现有制度下,考虑到公众的期待利益,复审委原则上依据“请求原则”进行审查,例外在请求范围之外进行“依职权审查”,并且经审查认定后,可以依据该理由及其证据(“新理由”)作出维持驳回的审查决定,但对于这两种特定的情形,《专利审查指南》并未作出进一步明确的规定。这就导致复审委在适用这两种情形时可以依照自己的标准和逻辑对相关概念进行界定。由此引发的一系列思考是,复审委的性质是什么?复审委的职权范围有多大?复审委能否依职权审查并以新理由维驳,即“专利复审委依职权审查并以新理由维持驳回决定”这一制度是否具有正确性和合理性?如果认为此制度有一定合理性,如何可以通过改良使其更具操作性?如果认为此制度不可取,如何进行改革?本文将对这些问题进行探讨。
  二、专利复审程序的性质
  (一)《专利审查指南》的表述
  专利复审委员会能否依职权审查并以“新理由”维持驳回决定,或者说专利复审委员会是否实际上是个“实质审查部门”,很大程度上是以专利复审程序的性质为大前提的。
  专利法中并没有对复审程序做出定性的描述,对其描述见于《专利审查指南》中,而《专利审查指南》中对“复审程序”的表述经历了一个变化的过程。
  1993年版《专利审查指南》和2001年版《专利审查指南》均指出,复审程序属于专利审批程序的一部分,因此,合议组在复审程序中仍然遵循适用审查程序中的若干原则,同时,还应当遵循“避免审级损失原则”和“程序经济原则”。[11]
  2010年版《专利审查指南》指出,复审程序有两个性质:一是行政救济;二是专利审批。[12]但并没有明确指出专利复审委员会能否进行实质审查,也并没有规定明确指出专利复审委员会开展的复审程序的一部分是实质审查程序。
  (二)行政复议的性质之争
  目前学界的主流观点认为,专利行政复议是对国家知识产权局被申请复议的具体行政行为,由国家知识产权局法律事务处进行重新审查;专利的复审是对国家知识产权局驳回专利申请的具体行政行为,由专利复审委员会重新审查。二者本质上都属于行政复议的范畴。[13]具体而言,专利复审是一种行政确权程序,是对行政机关的确权决定不服申请的复议。[14]
  从本质上看,如果复审实际上是一种行政复议,问题就变为,行政复议的性质究竟应该是什么?目前学界主要有三种观点。
  1.“行政说”
  行政说,即认为行政复议是一种具体行政行为,应采取行政程序。[15]
  如果复审的性质应采纳“行政说”,则认为复审委可以进行实质审查似乎并无不妥。一部分学者认为,专利复审委员会实际上是实质审机构,因为根据专利法实施细则的规定,在复审之前,申请人可以修改权利要求,然后交给原审机构进行前置审查,如果原审机构仍然坚持驳回决定的话,则交给复审委审批决定。于是,在复审委对申请人提交的修改后的文本进行审查时,已经是实质审查了,因为审查的文本已经不是原来实质审阶段审查的那个文本了。从外部表现看,这种行政复议也是一种行政活动,具有行政性,和实质审查没什么不同,因此,当然可依据“依职权审查原则”进行审查并依据“新理由”维持驳回决定。
  2.“司法说”
  司法说,即认为行政复议就其内容来说是司法活动,是一种救济制度,[16]就其形式而言应采取司法程序。[17]
  如果复审的性质应仅是“救济”,则似乎不能认为复审委可以进行实质审查。现有的与新理由维驳相关的规定虽然可看作是特殊规定,但难逃违背此性质的嫌疑。一部分学者的观点与此有共通之处,他们认为,复审从字面意思看就是重复或者重新审查已有的决定,如果看成是实质审查的延续,会违反专利法。持此观点的学者通常也认为,“依职权审查原则”在复审程序中是不合理的。[18]
  3.“准司法说”
  该学说主张结合行政说和司法说,兼采两方之长。但是,二者如何结合或者说以什么“比例”结合,目前并无结论。换句话说,这种结合的结果可以是“准司法”,也可以是“准行政”(下文统称为“准司法”)。还有一些学者认为,复审程序本质上不是什么行政复议程序,而是一种特殊的救济程序,但所谓的“特殊的救济程序”,实际上就是“准司法”程序。“准司法说”迎合了不少学者建议的“行政复议司法化”的论调。可以说,行政复议司法化的结果,就是“准司法”。
  那么,何为“司法化”?目前来看可以有两种理解:一是直接将部分司法程序移植进行政程序中,如言辞辩论等;二是将司法程序内涵的司法精神,通过对行政程序的限制或改良,间接移植进行政程序。
  第一种理解似乎更偏向“司法”,而第二种理解似乎更偏向“行政”。笔者认为,如果遵循第一种理解,将带来一些问题。首先,将司法程序移入行政程序,将导致低效率和高成本。德国的一个州曾经一度废止行政程序制度,将所有行政争议用司法程序解决,但不久后,便因难以承受之诉累和严重迟滞之效率恢复了原有的异议程序制度。[19]其次,行政和司法的出发点和理念本不相同,由于已经存在行政诉讼程序,将司法程序移入行政程序,将减损行政程序存在的必要性。实际上,行政复议司法化之倡导者的出发点,是对复议制度实体公正的追求,以及对行政机关内部自我监督的不信任和担忧。于是,第二种理解应该更为可取。为了保留行政程序解决争议的特色,仍使用行政程序,但为了实现设立行政复议制度的初衷,应贯彻司法程序的精神,主要是“公正”。这尤其针对的是容易导致不公正出现的规定或条款。如果该规定不是必须存在于复审程序中的,则可以取消或转入别的程序中进行;如果该规定是复审所必须的,则可以寻求改良或改革。
  在采取第二种理解的基础上,如果复审的性质应采纳“准司法说”,则要符合“司法化”对于“公正性”“中立性”的要求,以“行政”为表,以“司法”为里。
  (三)专利复审程序宜采“准司法说”
  1.从立法者的角度分析
  (1)立法者的初衷排斥“司法说”
  “司法说”将把复审委打造成司法机构,而司法机构的中立地位决定了其采取的是“不告不理原则”。对于理由,法院不能主动找出新理由,对于证据,法院仅在有限的情况下,才能主动调取(见诸于《民事诉讼法》第64条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第15条16、17条)。
  与此相对,行政复议应实行“全面审查”,这是由行政复议作为行政机关系统内部自我监督、自我纠正的性质决定的。[20]在1993年和2001年版的《专利审查指南》中,均规定了“依职权调查原则”,而在2010年版的《专利审查指南》中规定了“依职权审查原则”。有学者认为,将“调查”改为“审查”是扩大了复审委员会的权力,前者不能突破“当事人请求的范围和提出的理由、证据”,[21]而后者可以突破。[22]笔者认为,由“调查”改为“审查”,表面上看,是突出了“审”的意思,但从内容上看基本没有变化,重点都在于“依职权”。这就意味着,立法者的初衷并不想把行政复议做成一个完全司法化的东西。与此相一致的是,行政复议的反司法化,似乎已经体现在了《行政复议法》中。例如,《行政复议法》规定行政复议以书面审查为原则,有必要时(才)听取当事人意见等。[23]
  (2)立法者始终在追求程序正义,保护申请人的利益
  1993年版和2001年版《专利审查指南》,特别规定了“应当遵循避免审级损失原则和程序经济原则”。而2010年《专利审查指南》,突出了“救济”作用,但未明确提“应当遵循避免审级损失原则和程序经济原则”。有学者指出,现行的《专利审查指南》是对之前版本的否定,还是对之前版本的丰富和继承,业内还没有达成共识。但该学者同时认为,避免审级损失原则和程序经济原则应被视为专利复审程序的最基本原则,是体现法律救济的题中应有之义。[24]笔者同意此观点,因为强调“救济”实际上实现了避免审级损失的结果,而程序经济原则本身作为行政复议“及时原则”“效率原则”[25]的另一种表述,不明确提出也无大碍。
  (3)立法者没有明确赋予专利复审以实质审查的内容
  在笔者看来,立法者也是想把复审程序设计成“准司法”的性质,因此使用了“专利审批程序的延续”的表述。并且,值得注意的是,“可以审批”是是否有审批权问题,“审批什么”是审批范围的问题,不能将二者等同。可见,将复审程序定性为专利审批程序的延续,并不意味着是实质审查的延续,更不意味着复审委可以随意超出前一阶段的理由和证据的范围进行审查甚至维持驳回决定。
  2.从专利授权程序特点的角度分析
  (1)专利申请对“效率”的要求
  大多数的具体行政行为是行政部门在很短时间内作出的,如行政处罚、行政处分,有的甚至在当场即可作出,如小额罚款。与此不同,在专利申请和授权程序中,自当事人提出申请到获得授权通常需要很长时间。以发明专利为例,根据《专利法》、《专利审查指南》的相关规定,发明专利从提交申请到公布正常需要18个月,依照当事人的申请可以提前,发明专利公布后,申请人可以请求开启实质审查,实质审查通常会持续数月。虽然存在加快审查的机制,但整个程序往往会持续1~2年甚至更久。实用新型和外观设计专利无需实质审查,但也需要数月才能获得授权。如果审查员驳回了专利申请,申请人申请复审,这种情况下,如果复审程序拖太久,可能会给申请人造成利益损失。特别是在半导体、芯片等技术更新换代很快的领域,即便最后申请人获得了授权,技术可能早已落后于时代。因此,这就对复审的效率提出了非常高的要求。相比于司法程序,行政程序的特点就在于高效率,从这一点看,“司法说”不够可行,将部分司法程序引人复审程序亦不可取。另外,伴随着我国各个领域创新的浪潮,专利申请数量逐年骤增,这一大环境,对审查效率提出了更高的要求。
  (2)专利申请对“客观”的要求
  对一项发明、实用新型或外观设计是否应该被授予专利权的判断,往往是非常复杂的。例如,在判断一项发明的创造性时,往往会有“后见之明”的危险,特别是在以一个对比文件出发,结合其他对比文件进行判断时,多少会存在一定主观因素。因此,复审委在综合审查员和申请人的观点进行判断时,只有站在更加客观的立场上,才更有可能得出正确的结论。因此,应该充分贯彻司法程序中的“公正原则”,复审委充当一个中立者,在审查员和申请人之间进行判断。
  3.小结
  由上述分析,笔者认为,专利复审程序的性质应界定为“准司法”。这种“准司法”程序,是一种以行政程序为骨架,贯彻了司法精神的行政程序,其要点有两个:一是“以公正为前提”;二是“以效率为追求”。由此,专利复审委员会宜被界定为一个“准司法”的机构。值得注意的是,在北京市高级人民法院知识产权审判庭2016年5月11日发布的《关于专利复审行政诉讼案件若干问题的解答》(征求意见稿)中,北京市高级人民法院认为,“专利复审程序是因复审请求人对国务院专利行政部门作出的驳回其专利申请的决定(以下简称驳回决定)不服而启动的行政救济程序,在专利复审委员会可以依职权审查的特殊情况下,也是专利审批程序的延续”。北京市高级人民法院将特殊情况下的依职权审查作为“专利审批程序的延续”,其认为只有在例外的情况下,专利复审才是专利审批程序的延续,而一般情况下,专利复审程序仍旧是行政救济程序。北京市高级人民法院对专利复审程序“以救济为原则,以行政程序为例外”的本质揭示,似乎与笔者的上述观点一致。在下文的论述中,笔者将围绕复审程序“准司法”的性质展开论述,并将“是否符合准司法”作为判断制度合理性和完善制度的标杆。
  三、是否应该“依职权审查”和“以新理由维驳”
  (一)区分“依职权审查”和“以新理由维驳”
  1.“依职权审查制度”的恰当性
  首先,如上文提到的,专利复审的性质宜定义为“准司法”,且行政复议的一项重要的制度是“全面审查制”。既然专利复审本质上是一种行政复议,则现行《专利审查指南》中规定“依职权审查”并无不妥。
  其次,从字面上看,专利复审委员会名为“复审”,表面上看是“重复审查一遍”的意思,但从设立专利复审委员会的表述上看,复审委在国家知识产权局中的地位较实质审查部门为高。根据现行《专利审查指南》的规定,复审委作出的复审决定对原审查部门有约束力。[26]可见,复审绝对不是把实审过程换些人简单地重复一遍,复审委员会作出的复审决定对于实审部门还应该具有指导作用。[27]可见,如果专利复审委员会完全不能依职权审查,复审委的价值将大打折扣。
  最后,复审委的审查工作也要求其享有一定的实质审查权。专利法是个有机统一的整体,每个问题都不是单独存在的,实际上也无法单独存在。因此,复审员在审查实质审查阶段驳回的具体理由和证据时,有时不得不审查其他理由和证据。例如,在审查一项发明申请是否具有新颖性或创造性时,可能必须要审查有没有充分公开,或者是不是有实用性等方面的内容,只有把这些问题搞清楚了,才能清楚地判断先前的驳回理由是否正确。当然,可能会有观点认为,如果复审员发现连权利要求都不清楚,就应该直接让审查员去查清后,再依据查清的事实判断驳回理由的正确性。很明显,查清相关问题对于实现实体公正是非常重要的,当复审员发现有问题需要搞清楚时,甚至复审员轻易就能搞清楚时,如果在复审员处解决问题,不仅不会影响实体公正,还会在整体上提高行政程序的效率并促进实体公正;如果返回给审查员查清,则无疑会在一定程度上降低行政程序的效率。
  可见,依职权审查不仅不会对复审的效果带来负面影响,还会更加有利于提高实现实体公正和效率。实际上,复审委为了作出复审决定,其自行进行法律检索、自行考察专利申请的创造性等问题,是无法予以限制的。即便限制,充其量也就是限制复审委在维持驳回决定中对“新理由及证据”的引入。
  2.可以依职权审查,并不意味着当然可以以新理由维驳
  依职权审查是一种行政机关内部的审查活动,而作出以新理由维驳的审查决定,则是一种具体行政行为,二者明显不同。如果在复审程序中可以存在“依职权审查”,则是否可以接受“新理由维驳”制度?
  对于这一问题,北京市高级人民法院在《关于专利复审行政诉讼案件若干问题的解答》(征求意见稿)第9条中给出了一个答案:“专利复审委员会依职权审查的事项未超出第2条、第3条规定的范围,但其以驳回决定未提及的事实和理由维持驳回决定的,应当予以纠正。专利申请因该事实和理由不符合《专利法》和《专利法实施细则》有关规定的,可以依据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十六条第(四)项的规定,驳回复审请求人的诉讼请求”北京市高级人民法院在解释该条时进一步指出:“只有驳回决定的事实认定和法律适用足以支持其结论的,专利复审委员会才应当予以维持;如果驳回决定的事实认定和法律适用有错误,不足以支持其结论,专利复审委员会就应当纠正,不应当引入新的事实和理由予以维持。因此,对于专利复审委员会引入新的事实和理由维持驳回决定的做法,法院应当予以纠正”可见,北京市高级人民法院也不赞成专利复审委员会以驳回决定未提及的事实和理由维持驳回决定,但北京市高级人民法院同时称“当然,如果基于新的事实和理由,专利申请确实不应当获得授权,在这种情况下,撤销复审决定、要求专利复审委员会重新作出复审决定,也没有必要,法院可以在纠正复审决定的不当之后,驳回复审请求人的诉讼请求”,故从某种程度上看,专利复审委员会可以“新理由维驳”的现状不会得到实质性改变。
  (二)对学术界观点的分析
  在现有制度下,复审委在特定情况下可以“新理由维驳”,学术界在此制度是否可取的问题上亦存在分歧,下面分述之。
  1.支持“新理由维驳”的观点及分析
  支持“新理由维驳”的观点主要是基于对“提高效率”和“保证质量”的考虑。目前,整体的趋势是追求专利审查的效率,与此同时,很多所谓的“垃圾专利”获得了授权,考虑到专利复审是合议制,有学者认为,给予专利复审委员会一定程度的“以新理由维驳”的权力,对于社会整体来说,可以更有效且充分地利用有限的行政资源,避免“垃圾专利”等对创新的阻碍;对于当事人个体来说,其从解决请求人与在先审级的争议实质出发,减少了前后审级之间的无谓程序振荡,具有积极的意义。[28]尽管在实践中“新理由维驳”有被滥用之嫌,但如果可以恰当地把握适用的尺度,这一制度还是有合理性的。但是,问题就在于,这个尺度实际上很难把握。
  2.反对“新理由维驳”的主要观点及分析
  (1)复审程序的性质决定了不能“新理由维驳”
  持此观点的学者通常持行政复议的“司法说”。该观点认为,专利复审程序是复议程序,从而是对申请人的救济。只有具有作出具体行政行为职权的行政机关才可以直接作出具体行政行为。如果实质审查部门作出的审查决定认定事实清楚,证据确凿,适用依据正确,程序合法,内容适当,应当依照《行政复议法》第28条的规定予以维持,否则,应当依法撤销、变更或者确认该具体行政行为违法,或者决定作为被申请人的行政机关(此处即实质审查部门)履行法定职责。按照这一逻辑,专利复审委员会似乎就不能超越实质审查部门的驳回理由来维持驳回决定。[29]
  但是,这一观点存在问题,如上文提到的,虽然行政复议具有救济的性质,但不是也不应仅有救济的性质。并且,在最新版的《专利审查指南》中也明确指出,复审程序有两个性质:一是行政救济;二是专利审批。虽然“专利审批”不必然包括实质审查的内涵,但至少可以认为,并不能当然地根据复审程序的性质决定是否可以“新理由维驳”。
  (2)专利复审委员会不是专利行政部门
  这一观点的逻辑是,首先,根据《专利法》第37条和第38条的规定,国家专利行政部门负责实质审查,并有权力对不符合专利法规定的申请予以驳回。[30]其次,根据《专利法》第41条第1款的规定,专利复审委员会由国务院专利行政部门设立。[31]因此,专利复审委员会能否进行实质审查,关键要看其是否属于“国家专利行政部门”。尹新天教授认为,“国务院专利行政部门设立专利复审委员会”表明专利复审委员会与国务院专利行政部门不同,[32]由此,认为专利复审委员会不能以新理由维持驳回决定。
  但是,这种观点也存在一定问题,因为《专利法》第37条和38条,均是针对流程中特定步骤的规定,既不能说明只有国家专利行政部门可以进行实质审查,也不能说明所有的实质审查都应由国家专利行政部门进行。另外,笔者认为,“国务院专利行政部门设立专利复审委员会”中的“设立”可以理解为在外部设立,也可以理解为在内部设立,究竟如何理解,尚不明确,因此不能当然认为专利复审委员会不是国务院专利行政部门。
  (3)“新理由维驳”会带来负面影响
  这主要是指“新理由维驳”会造成制度滥用、审级利益损失等问题,接下来本文将对此详细阐述。
  (三)“新理由维驳”存在的问题
  1.日趋危险的“驳回任意”
  (1)主观上,专利复审委员会有实质审查的倾向
  考察专利复审委员会的人员构成,根据《专利审查指南》第四部分第一章1,专利复审委员会包括专职人员和兼职人员。其中,复审委主任委员由国家知识产权局局长兼任,副主任委员、复审委员和兼职复审委员由局长从局内有经验的技术和法律专家中任命,复审审查员和兼职复审审查员由局长从局内有经验的审查员和法律人员中聘任。[33]很明显,从事实质审查和复审的人员几乎来自同一个“池子”。不难想象的是,这些专职或兼职的复审人员往往仍带有实质审查的思维惯性,在复审中很容易按照实质审查的思路来。
  (2)客观上,相关概念确实难以界定
  现有制度最大的问题是,《专利审查指南》规定了复审程序中合议组在两种情况下可以超出驳回决定所依据的理由和证据进行审查并依此维持驳回决定,但并未进行更详细的规定,特别是没有规定何为“明显实质性缺陷”,何为“与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷”。
  ①“明显实质性缺陷”
  界定“明显实质性缺陷”,关键是要界定“明显”和“实质性”。由于界定的主体和环境存在差异,很难设计一套统一的界定标准。在现行的《专利审查指南》第一部分第一章第1节、第二章第1节、第三章第1节等中,均有“明显实质性缺陷的审查”的内容,但均属于针对初步审查阶段的规定。赢创德固赛一案所涉及的问题处于实质性审查阶段不服驳回决定而产生的复审程序,应当依据实质性审查阶段的“明显实质性缺陷”进行判断,但《专利审查指南》中并没有对实质性审查阶段的“明显实质性缺陷”进行界定。在此问题上,一审、二审法院和最高法院的判决结果虽然是一样的,但在具体思路上存在不小的差别。一审法院认为,在同一法律文件中,相同的概念应有相同的含义,因此将初步审查中的“明显实质性缺陷”适用于实质审查阶段。而二审法院认为一审判决将发明专利初步审查与实质审查中的“明显实质性缺陷的审查”范围进行等同界定缺乏依据,二审法院认为,初步审查和实质审查的范围、方式和内容存在差异。最高人民法院则建议“一刀切”,认为新颖性和创造性的认定方法不一样,要考虑的也不一样,虽然新颖性的认定有难的,创造性的认定也有简单的,但毕竟是个别,干脆“创造性”不宜认定为实质性缺陷。
  此外,针对可以审查的“明显实质性缺陷”,北京市高级人民法院知识产权审判庭2016年5月11日发布的《关于专利复审行政诉讼案件若干问题的解答》(征求意见稿)第6条尝试将其界定为如下几种情形:
  a.专利申请明显属于《专利法》第5、25条规定的情形的;
  b.专利申请明显不符合《专利法》第2条第2款,第22条第4款,第26条第3、4、5款,《专利法实施细则》第20条第2款规定的;
  c.专利申请的修改明显不符合《专利法》第33条规定,或者分案的专利申请明显不符合《专利法实施细则》第43条第1款的规定的。
  d.驳回决定仅指出专利申请权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷,而未指出其他权利要求存在同样的缺陷,不引人对所述缺陷的审查将得出不合理结论的。
  在上述界定中,北京市高级人民法院将复审阶段可以审查的“明显实质性缺陷”划定了一个与《专利审查指南》规定的形式审查(初步审查)中的“明显实质性缺陷”不同的范围,并将对新颖性、创造性的审查排除在外,除了涉及下文提到的“在同一法律文件中,相同的概念应有相同的含义”的问题外,其范围本身的合理性恐怕还要在实践中得到进一步检验。例如,新颖性甚至创造性的判断在某些案件中可能是很简单的问题,而是否符合《专利法》第26条第3、4款可能却是难以判断的问题。
  可见,目前对于“明显实质性缺陷”缺乏明确界定,不仅专利复审委员会,连法院也没有达成某一程度的共识。如果人为地划定一个范围甚至“一刀切”,则缺乏相应的标准予以界定,并且可以想象,这个范围也会逐步扩大。另外,这个范围应该由哪个部门来最终界定,仍旧是应当考虑的重要问题。
  ②“与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷”
  对于这一概念,关键是要界定何为“性质相同”。最直接的界定方法是,在同一个法律文件中规定在一起的内容,性质更倾向于相似或相同。但是,法律文件中多大范围内的内容属于性质相同的内容?以某一“条”为单元还是以某一“款”为单元?这些都需要予以明确。另外,也不排除出现在一个法律文件中的不同地方的内容,甚至出现在不同法律文件中的内容性质相同的情形。对此问题,北京市高级人民法院知识产权审判庭在其《关于专利复审行政诉讼案件若干问题的解答》(征求意见稿)第5条中,尝试将其界定为“与驳回决定依据的事实和理由相同但驳回决定未指出的缺陷”,并举例“驳回决定认定权利要求1的保护范围不清楚,如果权利要求2的保护范围也不清楚,但驳回决定未予指出,专利复审委员会可以对权利要求2的保护范围是否清楚进行审查”。但笔者认为,虽然北京市高级人民法院对“性质相同的缺陷”采用了相对狭义的理解,但其合理性仍有待商榷,特别是其仍然给界定“性质相同的缺陷”留下了较大空间,如保护范围是否清楚的问题进而包含了诸多具体情形,如指代不清楚、逻辑关系错误等。
  (3)不良后果
  由前两点分析可知,复审员在主观因素和客观因素的作用下,将在很大程度上靠“主观标准”决定以何种理由维持驳回决定。根据现有制度,很可能出现的情形是,专利复审委员会认为的容易就是容易,他认为的明显缺陷就是明显缺陷,然后滥用“新理由维驳”。虽然从程序上看,所有的申请人都会知道存在面临驳回“新理由”的可能性,但由于申请人并不知道会具体面对何种“新理由”,此制度还是常常会带给申请人很大的“意外”。
  2.不可丧失的“审级利益”
  所谓的“避免审级损失原则”,是指在先审级未处理的事项通常不能由在后审级超前处理,以避免造成当事人的审级损失。[34]反对新理由维持驳回决定的人的最主要的论点就是“以新理由维持驳回决定会造成申请人损失审级利益”。那么,“审级利益”是否必须得到保证?笔者持肯定态度,原因有二:
  从整体角度看,剥夺“审级利益”是“正义”的缺失。“正义”的含义有二:一为合法;二为合理与平等。[35]在罗尔斯的经典著作《正义论》中,提出了“公正的正义”,其包含两层含义:一是前提的公平;二是目标的公平。[36]按照罗尔斯的逻辑,如果专利复审程序的原初状态,包含了部分申请人丧失审级利益的可能性,由于所有人都面临同样的风险,前提上并无不公平之处。罗尔斯提出的“目标的公平”,是通过资源的“再分配”实现的,通过“再分配”,使得各主体的获益趋向均衡。但是,专利复审委员会的“新理由维驳”,并非是对行政资源进行“再分配”,而是使得复审申请人的利益更加糟糕。诺齐克与罗尔斯不同,其进一步认为,“再分配”本身就是不正义的。诺齐克正义论的基础是“持有”,核心是个人权利,主张个人权利不能被侵犯。[37]有一句法谚,叫做“有权利必有救济”。诺齐克主张的“个人权利不能被侵犯”,包括在权利被侵犯时应存在有效的救济,否则将成为一句空话。因此,不论是损害权利本身,还是剥夺对权利的救济途径,都构成对权利的侵犯,是不正义之举。
  从个案角度看,剥夺“审级利益”可能导致实体损失。有人可能会认为,由于专利复审委员会做出最终复审决定后,申请人不服,还可以提起行政诉讼,申请人即使有审级利益损失,最后通常不会造成不同的结果(即不会有实体损失)。实际上,程序损失如果没有造成实体损失,也就罢了,问题在于,程序损失,往往会导致实体损失,因为认清事实有个过程,没有多次来回震荡,往往就不能得到充分认知。
  可见,审级利益的背后实际上是实体利益。如果损失了审级利益,就将违背复审程序“准司法”的性质,甚至摧毁复审制度的存在的价值基础。故而,不论是从整体角度还是个案角度来看,出现审级利益损失都是不能被接受的。
  3.整体丧失的“程序经济”
  上文已经提到,专利复审仍然要遵循“程序经济原则”。有学者认为,所谓的“程序经济原则”,是指程序的进行应当避免重复,并尽可能地迅速、节省时间和费用[38]实践中,专利复审委员会已经开始采取措施,[39]为了提高审查质量和效率。2013年起,专利复审委员会先后成立了“复审质量和效率提高联合工作组”“实用新型、外观设计复审案件高质量快速处理小组”“委级质检组”等。由此可见,专利复审委员会并未一味追求速度的加快,而是考虑到了质量的因素,追求质量和效率的联动,即实现“程序效益”的最大化。因此,笔者赞同将“程序经济”解释为“诉讼主体以最低诉讼成本取得最大法律效益,实现诉讼目的”。[40]虽然这一解释的背景是诉讼,但其原理具有普遍适用性。
  波斯纳从程序的经济成本角度研究了程序效益的问题,并认为程序带来的成本包括“错误成本”和“直接成本”,应该追求二者之和的最小化。[41]在专利审查程序中,审查员或专利复审委员会的错误判断,将带来错误成本;申请人付出的人力和财力、未实现预期利益或未避免预期不利益,将带来直接成本。现有的“新理由维驳”制度并非与此“程序经济”完全一致。专利复审委员会在一定条件下以新理由维驳,其实是干了审查员的活,虽然表面上看加速了专利审批程序,但实际上减少了审查员和专利复审委员会之间的“互动”。如果把专利复审委员会以新理由维驳看作是对在前审查员驳回决定的纠正,而这并未有效转化为审查员的经验教训,则审查员在后续的审查程序中还会出现更多的错误判断。申请人应对驳回的“新理由”,可能也需要付出额外的人力财力。诚然,无论何种程序,包括下文提到的改良或改革后的程序,均会使申请人付出额外的人力和财力,但一个突兀的“新理由维驳”,将严重减损申请人的预期利益。可见,从整体和长远来看,现有框架下的“新理由维驳”不利于贯彻“程序经济原则”。
  4.违反“禁止不利变更”原则
  《行政复议法实施条例》第51条确立了行政复议“禁止不利变更”的原则。该条规定,“行政复议机关在申请人的行政复议请求范围内,不得作出对申请人更为不利的行政复议决定”。在专利复审中,“更为不利”包括不能使申请人承担更多责任,也包括不能减损申请人的既得权利。诚然,从实事求是的角度看,专利复审委员会如果已经发现驳回决定存在问题,不予置否似乎不完全合理,并且,《行政复议法》确定了“有错必纠原则”。[42]但在二者冲突时,笔者认为,至少在专利审查领域,应该优先适用“禁止不利变更原则”。如果专利复审委员会以新理由维驳,一方面,申请人将不得不应对此新理由,另一方面,申请人在走向法院前失去了对新理由复审的机会。这无疑加重了对申请人的不利影响。申请人将会对复审程序失去信任,甚至由于担心将自己置于风险中,而不愿再提出复审申请。至于“有错必纠原则”,主要是强调纠正错误的“必须性”,而纠正则有很多方式,不仅可以由专利复审委员会纠正错误,还可以发回审查员纠正错误。综合来看,“新理由维驳”在制度上恐怕是得不偿失的。
  5.小结
  由上述分析,笔者认为,在专利复审程序中,在保证公正的基础上,基于提高效率的考虑,专利复审委员会可以进行“依职权审查”。但在发现驳回的“新理由”时,不能当然认为专利复审委员会可以直接依据“新理由”驳回,否则会带来诸多问题。因此,现有制度存在一定的不合理性。
  四、复审程序改良和改革的进路
  (一)改良的进路
  面对专利复审委员会性质的不确定性和复审程序的诸多不足,在现有制度框架的基础上做出改良是一条出路。上文分析已经说明,如果保持现状,笔者认为专利复审委员会可以享有一定的实质审查权,但依据经过实质审查得出的新理由及证据维持驳回决定,则要严格限制“新理由”的类型。
  1.对相关概念予以严格界定
  上文提到,何为“明显的实质性缺陷”,在理论界仍有争论。在实务中,不论是新颖性还是创造性的判断,都有难有易。在赢创德固赛一案中,最高人民法院采取的“一刀切”的做法肯定在个案中适用时会有失公允。有学者建议在《专利审查指南》中,“以本领域技术人员的认知水平无需深入调查证实即可得出的事由”作为认定“明显实质性缺陷”的总体

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