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【期刊名称】 《知识产权》
论无效程序中权利要求书修改的最小单元
【作者】 石必胜【作者单位】 北京市高级人民法院
【分类】 诉讼法学
【中文关键词】 专利文件;权利要求书;无效程序;技术特征
【英文关键词】 patent documents; claims; invalidation procedure; technical characteristics
【期刊年份】 2015年【期号】 1
【页码】 37
【摘要】

在无效程序中,修改权利要求书时是否允许修改技术特征,是司法实践面临的重要问题。为了保护相关公众的信赖利益,激励专利申请人谨慎撰写权利要求书,不宜允许修改有缺陷的单个技术特征。但是,考虑到权利要求书具有模糊性,我国专利代理水平较低,我国知识产权司法政策的导向,应当允许专利权人修改有缺陷的单个技术特征。为了防止恶意不当得利,不宜允许实用新型专利权人修改有缺陷的技术特征。

【英文摘要】

There exists an important question whether patentee can be allowed to modify technical characteristics when amending claims in patent invalidation procedure. In order to protect reliance interest of relevant public and motivate patent applicants to write claims carefully, it should not be allowed to modify single technical feature which is defective. However, taking into account the vagueness of claims and the low level of patent agent, it is advised to allow patentee to to modify single technical feature which is defective through intellectual property judicial policy. However, utility model is the exception, in order to avoid illegal profi t.

【全文】法宝引证码CLI.A.1201206    
  
  《专利审查指南》规定,无效程序中权利要求书的修改方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式。[1]在专利审查实践中,专利复审委员会基本上不允许三种方式之外的修改方式。在司法实践中,专利复审委员会的做法受到了质疑。2011年,最高人民法院在江苏先声案即“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”发明专利权无效行政纠纷案中认为,授权公告权利要求书中的数值范围1:10-30虽然并不对应并列技术方案,但仍然可以修改为1:30。[2]该案表明,最高人民法院认为权利要求的修改不应限于《专利审查指南》规定的三种方式。2014年,北京市高级人民法院在杜邦案即“氟化烃的恒沸组合物”发明专利权无效行政纠纷案中明确表示,无效程序中权利要求的修改并不仅限于上述三种方式。[3]在专利无效程序和专利授权行政诉讼程序中,应当对无效程序中权利要求书的修改确定什么样的规则,是否允许权利要求书在上述三种方式之外进行修改,围绕司法实践中的上述问题,本文拟对无效程序中权利要求书的修改规则进行研究,以期能为上述问题的解决提供帮助。
  一、专利文件修改的基本前提和主要问题
  (一)专利文件修改的基本前提在无效程序中,权利要求书的性质属于专利文件,因此在研究无效程序中权利要求书的修改规则时需要首先讨论专利文件的修改规则。在讨论专利文件的具体修改规则时,首先应当明确专利文件修改的基本前提。在我国,专利文件的修改应当注意以下基本前提。
  首先,应当遵守《专利法》和《专利法实施细则》中有关专利文件修改的规定。在我国,专利文件的修改只能在专利无效程序中进行。1984年和1992年《专利法》及相应的《专利法实施细则》均未规定专利权人在专利权无效宣告请求审查过程中有权修改专利文件,但在2000年《专利法》基础上修订的2002年《专利法实施细则》第68条规定,“在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。”在2008年《专利法》基础上修订的2010年《专利法实施细则》,将原来的《专利法实施细则》第68条调整为第69感觉黑人都特别团结条,但内容没有变化。由此可见,2001年以来历次修订的《专利法实施细则》,均明确赋予发明或者实用新型专利权人在专利权无效宣告请求审查过程中修改专利文件的权利,但是同时对修改专利文件作出了明确限制,即不得修改专利说明书和附图,且对权利要求书的修改不得扩大原专利的保护范围。
  其次,应当区分专利文件与专利申请文件。专利申请文件与专利文件的法律性质不同,相应的修改规则也不完全相同。在专利授权公告之前,说明书和权利要求书都属于专利申请文件,而专利授权公告之后,说明书和权利要求书则变成了专利文件。与之对应的是,在专利授权公告之后,专利申请人也变成了专利权人。专利授权公告之前,说明书和权利要求书还处于审查阶段,还没有产生排他性的专利权,权利要求书的修改不会直接损害他人的信赖利益。在授权公告之后,权利要求书具有公示性和排他性,权利要求书的修改可能损害他人的信赖利益。专利文件的修改除了要遵守《专利法》第33条所隐含的先申请原则之外,还要遵守不得扩大原专利保护范围的限制条件。在专利审查和专利审判实践中,应当注意区分专利申请文件的修改和专利文件的修改。[4]
  再者,应当区分专利文件中的权利要求书与说明书。说明书与权利要求书的法律地位和作用不同,修改规则也不相同。权利要求书与说明书的区别有多个方面,其中以下两个方面对二者在无效程序中的修改规则有重要影响:第一,权利要求书与说明书的任务不相同。说明书的主要任务是对发明创造作出清楚、完整的说明,权利要求书的主要任务是界定专利权保护范围。第二,权利要求书与说明书的内容不相同。发明人公开在原始申请文件中的技术贡献并不一定都体现在权利要求书中,权利要求书要求保护的技术方案并不一定都能够体现发明人的技术贡献。正如瑞奇(Rich)法官所说,“不要再说权利要求定义了发明创造。” [5]由于权利要求书与说明书的上述区别,二者修改产生的法律后果也不完全相同,因此二者在无效程序中的修改规则也不相同。2002年修订的《专利法实施细则》第68条和2010年修订的《专利法实施细则》第69条第1款规定,在无效宣告请求的审查过程中不得修改专利说明书,因此,专利文件的修改在我国只涉及到无效程序中权利要求书的修改,不涉及说明书的修改。
  (二)无效程序中权利要求书修改的主要问题
  在司法实践中,无效程序中权利要求书的修改涉及的主要问题是,《专利审查指南》规定权利要求书修改限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除,除了这三种修改方式外,是否还有其他修改方式。目前专利复审委员会和法院对此问题的意见并不相同。为了讨论这个问题,可以对权利要求书的结构进行分析。根据范围大小,权利要求书的组成单元可以分为三个层次:权利要求、技术方案、技术特征。权利要求书可能由一个或多个权利要求组成,权利要求可能由一个或多个技术方案组成,技术方案由多个技术特征组成,因此,技术特征是权利要求书中的最小单元。《专利审查指南》规定权利要求书修改只能有三种方式,权利要求的删除和技术方案的删除只涉及到技术方案的减少,不涉及技术特征的修改。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。[6]在此情况下,所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。权利要求的合并也不涉及单个技术特征的修改,只涉及技术方案的修改。因此,《专利审查指南》实质上是将权利要求修改的最小单元限定为技术方案,即虽然可以修改技术方案,但不能修改其中的单个技术特征。
  根据修改的最小单元不同,无效程序中权利要求书的修改在逻辑上可能有两种方案:方案一,最小修改单元为技术方案,但不能修改其中的单个技术特征。如果技术方案有缺陷,可以通过技术方案的删除、合并来克服相应缺陷,但不能修改技术方案中的单个技术特征来克服缺陷。如果技术方案中的单个技术特征有瑕疵,不能修改该技术特征,技术方案在整体上应当被宣告无效。《专利审查指南》基本上采用了此方案。方案二,最小修改单元为技术特征。如果技术方案中的单个技术特征有缺陷,可以通过修改该技术特征来克服相应缺陷。哪一种方案才是符合专利法立法目的和价值取向的合理方案,正是我国专利确权司法实践中面临的主要问题。
  二、信赖利益保护视角下的最小修改单元
  (一)信赖利益保护原则为了深入分析无效程序中权利要求书修改的最小单元这个司法实践中的重要问题,应当考虑专利文件修改的基本原则。专利文件的修改应当遵守先申请原则、技术贡献匹配原则、信赖利益保护原则和利益平衡原则,其中,信赖利益保护原则对权利要求最小修改单元有重要影响。自授权公告之日起,发明和实用新型的权利要求书所确定的保护范围就正式地产生了排除他人进入的法律效果。与已经授权的专利利益相关的公众,不得不信赖已经授权公告的权利要求是有效的,因此对于授权公告之后的权利要求书进行修改时,不能损害相关公众的信赖利益。对相关公众信赖利益的保护,主要着落在对无效程序中权利要求书修改的限制上,即对权利要求书的修改不得扩大原专利权的保护范围。从逻辑上来讲,相关公众对授权公告权利要求书的以下两个方面的信赖利益应当受到保护:
  第一,不侵权的信赖利益,即不进入专利权保护范围、不构成侵权的安全性。权利要求书没有要求保护的范围是可以随意进入的,因此不允许专利权人修改权利要求时扩大保护范围又将其纳入保护范围,避免信赖授权公告权利要求的相关公众由不侵权变成了侵权。欧洲专利局明确阐述了为什么不允许在专利授权之后扩大权利要求的保护范围。《欧洲专利公约》第123条第3项规定,“欧洲专利不能通过修改来扩大保护范围。”欧洲专利局在其《专利审查指南》中认为,此项规定的目的在于,防止扩大已经授权的专利权保护范围,从而将原本不属于侵权的行为变成侵权行为。即使这样,扩大范围的修改能够得到原专利申请文件的支持。[7]欧洲专利局认为,《欧洲专利公约》第123条第3项所述的不得扩大保护范围,是指修改后的保护范围在整体上与修改前的保护范围相比较,只要没有扩大即可。只要修改之后的所有权利要求的保护范围没有超出修改前的所有权利要求的保护范围就是允许的。[8]
  第二,不走弯路的信赖利益,即不因为专利权人的“不当得利”而绕弯路的信赖利益。相关公众相信,授权公告的权利要求书是有效的,是与专利权人的技术贡献相匹配的。但专利权人之所以要修改权利要求书,缩小专利权保护范围,原因就是无效程序中发现授权公告权利要求要求保护的全部或部分范围不应当得到保护。在上述情形下,专利权人实际上获得了“不当得利”。允许专利权人缩小保护范围,实质上就是允许专利权人将“不当得利”排除在专利权外,回到合理的保护范围之中。那么,信赖专利权的保护范围进而绕路行走的相关公众,因为“不当得利”走了冤枉路,由此承担走弯路的机会成本,实质上也是信赖利益受到了损害。换一个角度来看,允许专利权人缩小专利权保护范围,实质上就是在某种程度上允许其“不当得利”,并损害相关公众不走弯路的信赖利益。
  (二)信赖利益保护原则对最小修改单元的影响
  无论最小修改单元为技术方案还是技术特征,在不得扩大保护范围的前提下,都不会损害不侵权的信赖利益,但最小修改单元的选择可能会对不走弯路的信赖利益产生不同的影响。如果最小修改单元是技术方案,意味着一旦技术方案中的单个技术特征有缺陷,专利权人无法通过修改该技术特征来克服该缺陷,只能放弃包含该技术特征的整个技术方案。这样的修改规则将会激励专利申请人更加谨慎地选择合适的技术特征,尽量使技术特征与其公开在原始申请文件中的技术贡献相匹配。这样一来,能够有效避免因为单个技术特征与技术贡献不匹配而产生的“不当得利”,也能够有效地保护相关公众不走弯路的信赖利益。如果最小修改单元是技术特征,意味着虽然技术方案中包含了有缺陷的单个技术特征,专利权人也有机会在无效程序中通过修改该技术特征来克服相应缺陷。这样的修改规则相对于前述的修改规则不利于激励专利申请人谨慎、合理地确定技术特征的保护范围。相对于最小修改单元为技术特征的规则,最小修改单元为技术方案的规则更有利于保护相关公众不走弯路的信赖利益。从这个角度来看,《专利审查指南》规定最小修改单元为技术方案具有一定的合理性。
  三、撰写激励视角下的最小修改单元
  (一)激励分析方法的必要性司法裁判的激励分析方法是建立在经济学的理论基础之上的案件裁判方法,可以普遍适用于知识产权案件的审判实践。[9]经济学的基本原理之一是,由于人们通过比较成本与利益作出决策,所以,当成本或利益变动时,人们的行为也会改变。这就是说,人们会对激励作出反应。经济学提供了一个科学的理论来预测法律规则对行为的效应。对经济学家来说,法律规则就像是价格,人们对法律规则的反应就像是对价格的反应一样。在前述理论基础上,经济学家可能用数学化的精确理论(价格理论和博弈论)和经验式的可靠方法(统计学和数量经济学)来分析法律
不能给市场做人工呼吸
  ······

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