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【期刊名称】 《知识产权》
海关应慎重认定涉外定牌加工货物的商标侵权
【副标题】 基于对近年《中国海关知识产权保护状况》的分析
【作者】 王莲峰【作者单位】 华东政法大学知识产权学院
【分类】 商标法
【中文关键词】 涉外定牌加工;商标侵权的认定;海关知识产权保护
【英文关键词】 OEM; infringement of trademarks; customs protection of intellectual property
【期刊年份】 2015年【期号】 1
【页码】 31
【摘要】

对2007年~2013年《中国海关知识产权保护状况》的分析显示:我国海关在出口环节查扣的侵犯知识产权货物大部分为涉嫌商标侵权的涉外定牌加工货物。理论研究表明,涉外定牌加工的货物不是侵权货物,贴牌行为并未侵犯国内的商标权。近年,多数法院已认定涉外定牌行为不构成商标侵权。海关对涉外定牌加工货物的行政执法应与司法裁判保持一致;海关采用“被动保护”模式符合《TRIPS协定》的要求。立法机关应立足国情,尽快修改和完善《知识产权海关保护条例》。

【英文摘要】

An analysis on China Customs Protection of Intellectual Property(2007-2013) reveals that most goods infringing intellectual property detained by customs are suspected to be infringing trademarks OEM goods. Theoretical Research shows that OEM exports are not the infringing goods and the signs-attaching behavior per se does not infringe domestic trademark rights. Recent years, the courts also fi nd that the Original Equipment Manufacturing does not constitute infringement of trademarks. The Customs enforcement decisions should be in conformity with the court rulings. A passive protection mechanism by the Customs complies with the requirements of TRIPS. The legislature should improve and revise the Regulation of the PRC on the Customs Protection of Intellectual Property Rights based upon national conditions.

【全文】法宝引证码CLI.A.1201203    
  
  1995年10月1日,国务院首次颁布了《中华人民共和国知识产权海关保护条例》(以下简称《条例》),拉开了我国知识产权海关保护的序幕,开始建立符合世界贸易组织规则的知识产权边境保护制度[1]。随着全球经济一体化进程的加快以及国际产业分工的不断深化,在国际贸易中,出现了OEM生产经营模式[2](Original Equipment Manufacture),即我国所称涉外定牌加工。OEM生产经营模式的发展给我国经济带来诸多益处的同时,定牌加工产品在出口环节却被海关认为涉嫌侵犯国内的商标权,频频遭到查扣和处罚,使国内加工企业蒙受较大损失。本文通过对2007年~2013年《中国海关知识产权保护状况》的梳理,解析海关7年来在进口和出口环节进行知识产权保护的情况,针对海关对涉外定牌加工货物的查扣等不适当做法,进行法理分析,提出纠正的建议。
  一、海关查扣涉外定牌加工商标侵权货物的现状及问题
  2007年~2013年《中国海关知识产权保护状况》呈现以下特点:
  一是海关查处的侵犯知识产权的货物主要集中在出口环节。2007年~2013年,中国海关查获的全部侵权商品中,出口货物所占的比例远高于进口货物所占比例。经计算,出口环节查获的侵权货物数量连续7年高居不下,占全部侵权货物的99%以上,年均99.7%;而进口环节查扣的侵权货物不到全部货物的1%,年均0.03%。数据显示,我国海关查处的侵犯知识产权的货物主要是出口境外的货物,而对进口的货物查处力度相对很小。
  二是海关查扣侵犯商标权货物比例远高于其他知识产权类别。2007年至2013年,海关查获的侵犯知识产权的货物类型比例中,商标侵权货物占绝大多数[3]。经计算,商标类侵权货物年平均值约为96%以上,而其他知识产权侵权,如专利权侵权货物(除2010年和2011年)年均仅占全部侵权货物的1.41%左右;著作权侵权货物(除2012年)年均仅占全部货物的1.06%左右;奥林匹克标志侵权货物自2007年~2011年连续4年所占比例小于0.1%,年均仅占全部货物0.19%左右(2012年~2013年未显示)。显而易见,对出口货物中侵犯商标权货物的查处是海关执法工作的重中之重。
  三是海关查扣的商标侵权货物多为涉外定牌加工货物。目前,我国境内有成千上万的企业从事承揽外商提供的委托加工合同,而这些企业根据合同定牌加工的产品在出关时被海关查获,认定为涉嫌商标侵权。据资料显示,仅在2009年中国海关依备案查获的1342批侵权嫌疑货物中,属于国外客商制定品牌委托国内企业生产出口的有323批,占总数的24%。[4]这些侵权嫌疑货物即为涉外定牌加工的货物,被海关认定为涉嫌侵犯国内的商标权遭到查扣。
  综上,分析海关总署发布的图表和数据,可以看到,海关查扣侵犯知识产权的货物绝大多数集中在出口环节,试问,中国是出口侵犯知识产权货物的大国吗?而在出口环节海关查扣的嫌疑商标侵权货物中又多为涉外定牌加工的货物,那么,中国是侵权产品的制造地吗?如果认定涉外定牌加工货物不构成商标侵权,我国在出口环节知识产权侵权货物的数量是否会大大下降?由此,对涉外定牌加工货物是否构成商标侵权的认定,不仅是一个法律问题,还事关国家形象和“中国制造”产品的声誉,进而会影响到我国对外贸易中OEM产业的发展和加工企业自身的利益。那么,我国司法实践中对涉外定牌加工纠纷持何种态度呢?以下将对此进行分析。
  二、涉外定牌加工货物商标侵权纠纷的司法裁判及其与海关行政执法的冲突
  (一)法院对涉外定牌加工货物商标纠纷的裁判
  经对广东、上海、福建、江苏、江苏和北京等地法院判决书的梳理,发现近年来多数法院认定涉外定牌加工行为不构成商标侵权。早在2004年,北京市高级人民法院就曾针对涉外定牌加工行为是否构成商标侵权的问题作出过明确答复,认为不构成侵权。[5]2006年,北京市高级人民法院根据我国法律法规的变化,进一步修正和完善了上述观点,对涉外定牌加工是否构成侵权并没有一刀切,而是根据个案的具体情况、承揽人的主观过错等因素,综合加以判定。[6]2009年,最高人民法院颁发了司法指导意见,对涉外定牌加工纠纷的裁判,不能都认定为商标侵权;应结合个案,视加工方是否尽到必要的审查和注意义务等具体情况,合理认定加工方的侵权责任。[7]光宗耀祖支撑着我去教室
  (二)法院的司法裁判与海关行政执法的冲突
  显然,法院对涉外定牌加工纠纷案件的裁判与海关的行政处罚产生了不一致。2009年,在申达音响电子公司与玖丽得电子公司侵犯商标专用权纠纷案中,上海市人民法院一审和二审均认为涉案的定牌加工方不构成商标侵权。[8]该判决“彻底颠覆了以往的认知”,[9]引起了社会的广泛关注,并对海关处理同类案件的行政执法造成了影响。比如,在杭州和上海等地海关执法过程中,扣留了涉嫌构成“CROCODILE”商标侵权的定牌加工出口货物,定作方以上述上海市高级人民法院判决书举证,说明其按照委托加工的货物不是侵权货物。[10]司法裁判的变化,使海关的行政执法感到了风险和压力。2010年5月,海关总署就上述上海法院审理的案件专门致函最高人民法院,要求确认案中所述的“未经中国大陆注册商标权人许可,但全部产品不在中国境内销售且委托加工的外方在目的国(地区)拥有合法商标权”的情形,是否不属于《商标法》52条所规定的侵犯注册商标专用权的行为。最高人民法院在复函中明确表示,倾向同意该案所列明情形不属于侵犯注册商标专用权的行为。[11]然而,海关行政执法机关则坚持实施《海关法》和《条例》所赋予其查处出口侵权案件的职权,并认定涉外定牌加工的货物涉嫌商标侵权。
  现实表明,涉外定牌加工是否构成商标侵权,海关的行政执法与法院的司法裁判形成了冲突。从根本上看,导致此冲突的原因是对涉外定牌加工及其商标侵权的法理问题认识不同。因此,解决此问题应当对涉外定牌加工是否成商标侵权的法理依据进行深入分析。
  三、涉外定牌加工不构成商标侵权的法理分析
  透过现象看本质,才能抓住解决问题的关键。解决涉外定牌加工是否构成侵权的问题,必须从商标法的基本理论入手深入分析,才能正本清源,辨明是非。涉外定牌加工是一个法律行为,其中涉及到许多商标和商标法中的基本理论和知识,比如,商标的含义、商标与商品的关系、商标的功能、商标使用、商标侵权构成要件、商标侵权与混淆可能性的关系等。如果对这些基本理论问题没有清晰的认识,不可能指引我们全面剖析问题并得到正确的答案。同时,在法律的适用上,还要结合商标法不同条款的立法背景和立法目的等进行全面分析。依据商标法学的基本理论和原理,本文认为,涉外定牌加工行为不构成商标侵权,主要理由体现为以下几点。
  (一)涉外定牌加工货物上贴附的标识不能称之为商标
  商标是在商品上使用的一种标记,用于区别同类产品或者服务。由商标的定义可以看到商标具有三个特征:其一,商标与商品紧密联系。商品是用于交换的劳动产品,只有进入流通领域进行交换后,商品自身的价值和其使用价值才能实现。其二,商标是使用在商品上的标记。如果是使用在其他物品上的标记则不能称之为商标。其三,商标的基本功能是识别。通过商标,消费者可以把在流通领域中的同类商品或者服务区别开来,便于其认牌购物。商标的上述三个特征紧密相联,缺一不可。在现实生活中,贴附在产品上的商标只有进入流通领域后,商标的识别功能才得以发挥;如果该产品未进入流通环节,其所贴附之商标不过是一个符号而已,不存在表彰商品的功能。[12]而在涉外定牌加工中,加工方按照合同约定,在其加工的货物上贴附的“商标”,不是真正意义上的商标,因为此时加工的产品并未进入流通领域,而是全部打包,返回给委托方,商标的基本识别功能并未实现。所以,在此阶段,附着在加工物上的标识不能称之为商标。
  (二)加工方贴附标识的行为不是商标使用行为
  商标与商品紧密联系,只有在商品流通中,贴附在商品上的商标进入市场和商业活动中,消费者才能依据该商标选购同类商品或服务,商标的识别功能才能发挥。“一个标志如果没有在商业中使用,将不具备区分功能,也就不称其为商标”,[13]该标志仅仅是一个符号图样而已。结合国外商标立法和相关判例,一般认为,商标使用应该满足以下三点:一是在商业活动中使用;二是连续和真实使用;三是以该商标得以区分商品或服务来源为目的的使用。我国2013年修改后的商标法吸纳了理论界的研究成果和国外商标法的规定,在第48条对商标使用做了明确的界定,指明了商标使用的本质属性和目的,即是指在商业活动中用于识别商品来源的使用,是与商品流通相联系的使用。在涉外定牌加工中,加工方只是按照委托方的要求,对其加工的产品进行标识的贴附,此后该产品全部出口到境外,未进入国内市场和流通领域,商标的识别功能也无从展现;产品出口到境外后,境外的委托者将这些加工的产品投放市场赚取利润,此时商标的识别功能才体现出来。由此可见,涉外定牌加工货物商标的真正使用者是境外的委托人,而不是加工方;加工方贴附标识的行为不能构成商标法意义上的商标使用。所以,认定涉外定牌加工行为构成商标侵权,既缺乏充分的法理支持,更没有现行的法律根据。
  (三)涉外定牌加工的产品不会造成商品来源的混淆
  保护和实现商标的识别功能,是设立商标立法之目的所在。认定涉外定牌加工是否构成商标侵权,不仅需要考量加工方贴牌行为是否为商标使用,还需要审查其贴牌产品是否会造成相同商品来源的混淆。如前所述,加工方的产品按照合同约定,全部销往境外委托方国家或地区,该商标的真正使用人是委托方。国内企业依约交付其加工的产品后,收取的只是微薄的加工费,并未涉及对商标的实际使用。国内加工企业虽然在加工环节将诉争商标印贴在产品上,但其在交付之前,加工产品还不具备销售条件,尚未进入国内市场进行商业流通并成为商品与国内相关公众接触。另外,定牌加工贴附的标识与国内商标权人使用商标的区域分别在境外和境内,并无任何交叉重叠,不存在共同的竞争市场,既没有让消费者混淆和误认的机会,也无从损害到国内注册商标的识别功能。因此,涉外定牌加工中贴附标识的行为不应适用《商标法》57条规定的“商标使用”的情形,其加工的产品因未进入市场也不会造成和国内商标权人的商品混淆。
  综上,涉外定牌货物上的“标识”不能被视为商标;涉外定牌行为不

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