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【期刊名称】 《知识产权》
我国专利先用权制度实施的困境与立法完善
【作者】 王保民张峣【作者单位】 西安交通大学法学院
【分类】 专利法【中文关键词】 先用权;专利权;先申请制;先发明制
【英文关键词】 prior use right; patent; first-to-file principle; first-to-invent principle
【期刊年份】 2013年【期号】 8
【页码】 59
【摘要】

专利先用权是在单一性原则和先申请原则的情况下,为弥朴先申请制的不足,权衡多方利益而产生的。它是与专利权并存的一种独立权利,在对专利权限制同时,平衡了先用权人、专利权人、公共利益三者之间的利益关系。在全面阐述我国专利先用权制度现状的情况下,试图提出完善构想,也为我国《专利法》和《专利法实施细则》的修改提出一些意见。

【英文摘要】

This papaer comprehensively expounds the current Situation of patent prior use right system in China,and tries to put forward some suggestions to perfect it.This paper also come up with some fiiggestions for amending the patent law and its implementing regulations.

【全文】法宝引证码CLI.A.1187186    
  
  专利先用权制度是基于一发明一专利原则和先申请原则而产生的一项专利权限制制度。随着专利先用权方面诉讼案件在专利案件中占比上升,关于专利先用权的立法滞后愈显突出。我国关于先用权的规定仅在《专利法》69条第1款第2项作为不视为侵权的免责情形存在,使得多数学者认为先用权仅是对抗专利权人的侵权控告的形式,{1}忽略了先用权本身所具有的一些优越性。在司法实践中,先用权失去了应有的法律价值。因此,有必要从研究首先专利先用权的性质入手,探讨对先用权制度的立法完善。
  一、专利先用权的性质
  讨论先用权的性质是论证先用权制度的基础。目前,主流观点认为,先用权仅是一种抗辩权,本文不愿苟同,认为先用权是一种由先用权人独立支配的权利,其理由是:
  第一,在专利申请之前,先用技术处于技术秘密状态,对于先用权人而言存在一种独立的商业秘密权。商业秘密权是商业秘密的合法所有人或持有人采取合理的保密措施,基于技术信息、经营信息等保密信息依法产生的权利。商业秘密权所保护的商业秘密是智力劳动和物质劳动的产物,是可以给权利人带来经济利益、能够通过转让实现其价值的一种财产权,同时它具有所有权的属性。《TRIPS协定》首次在国际公约中明确商业秘密是一种独立的知识产权,是私权。另外,商业秘密权人是以其放弃对技术信息的垄断权,换取以保密方式对技术信息的事实上的独占,这是认定商业秘密权的基本要求。由此可见,只要商业秘密是通过合法途径获得,并且符合秘密性、价值性、釆取保密措施的要求,就不可否认先用权的前身商业秘密权是一种独立的权利。如果专利申请之前,先用技术处于非秘密状态,申请人因发明创造被公开将难以获得专利权。
  第二,虽然《专利法》第69条第1款第2项对专利先用权的行使给予一定的限制条件,但并不能否认其独立权能的存在。尽管先用权不能许可使用和转让,但法律保护先用权随企业整体转让和继承的行为。对于一些学者借此质疑先用权的独立性质,本文认为,转让并非权利独立的必要前提,如人格权就是典型的不可转让但又独立存在的权利。法律之所以规定先用权须连同其所属企业一并转让,是为了防止先用权的无限扩大给专利权人的利益造成损害。值得借鉴的是,国外相关法律中也肯定了专利先用权的独立性质,如德国和日本的专利法均规定,先用权人可以在其事业目的范围内扩大实施先用权的规模和范围,并且可以为此在他人的企业中行使先用权,甚至少数国家对先用权的转让都不加以任何限制。可见,各国只是对先用权独立权能的限制程度不同,但并不否认它的独立存在。正是这一独立权能的存在,使先用权成为了独立权利,且能够与专利权相对抗。
  第三,对独立权利论持否定观点的人士认为,我国专利法并未在法条中明确赋予先用权人一种独立的权利,所以先用权不是一项独立权利。本文认为,这种观点过于偏向从实证角度的分析。张文显先生也认为,不应该把权利绝对限定在实证法律规范之内,他给权利下的定义为:权利是规定或隐含在法律规范中、实现于法律关系中的主体以相对自由的作为或不作为的方式获得利益的一种手段。{2}如果我们仅探讨通过实证法的明确规定或是通过立法纲领、法律原则加以宣布,以规范确定的法律许可的法定权利,显然与我国的法治精神相违背。因为在重视法治和人权的国家,法定权利只是权利的主要形式,权利不限于法律明文规定的权利,也包括根据社会经济、政治和文化的发展水平,依照法律的精神和逻辑推定出来的权利,即推定权利。任何立法都不可能像记流水账那样把人们一一享有的权利都列举出来,那些没有入账的权利则需要靠推定来发现和确认{3}。因此,我们不应当仅仅从法律条文和文字逻辑上去推论,而应该从法律所构建的先用权制度去理解。在先用权制度上,很显然,隐含的意思是允许先用权人在一定范围内实施、以一定方式转让该技术并因此获益,这其实就是赋予了先用权人在一定范围内独立支配并获益的权利。都拉黑名单了,还接个P
  第四,先用权是一种独立权利,兼具抗辩功能。否定先用权的抗辩权性质,还可以从抗辩权的概念、抗辩权与抗辩的区别来论证。抗辩分为权利障碍的抗辩和权利毁灭的抗辩。这两类抗辩都是基于一定的事实,即事实抗辩。事实抗辩要求债务人基于某种特殊事实而主张从来没有出现请求权或者先前出现的请求权重新消灭。债务人基于某种特殊事实而主张从来没有出现请求权的抗辩被称之为权利障碍抗辩,债务人基于某种特殊事实而主张先前出现的请求权重新消灭的抗辩被称为权利毁灭抗辩;权利障碍抗辩表现在诉讼效果上即是可以从该事实中得出:“由原告陈述所推出的法律后果自始起不能发生,其存在受到阻碍。”权利毁灭抗辩表现在诉讼上的后果为:“从当时起或从现在起原告已存在的权利已经消灭。”{4}而抗辩权是一种法定权利,其表现在诉讼上的效果是:原告的请求权虽存在,但其效力被永久或一时地排除了。{5}可见,抗辩权并不否认请求权的合法性。具体到先用权,当专利权人提出停止侵害请求权的时候,先用权人是直接否认了侵权请求权的存在,还是仅仅依据先用权而拒绝给付呢?很明显,先用权人的理由是自己的行为根本不是侵权,从而彻底否认对方请求权的合法存在,专利法中也规定“不视为侵权”。所以,先用权具有抗辩的功能,但并不仅仅是一种抗辩权。
  第五,先用权是一种仅供先用权人实施的专用权。关于专用权,目前法律上仅有商标专用权的规定。此处的专用权是本文根据先用权的产生背景、概念、特点、作用等给予的一个新概念,其与商标专用权所给予的完整保护截然不同。先甩权人的专用权(以下简称专用权)是指在专利权人申请专利后,先用权人只能自己专有使用先用技术,不得许可、转让。其特点:一是具有独立性,不依赖专利权而独立存在。二是与专利权相比较,针对同一技术,专利权是专有权,可将专利技术进行许可、转让,而先用权是一种专用、免责的权利。三是具有抗辩功能。四是权利使用被限制在一定范围内。五是所谓专用,是广义的使用,先用权人除了制造、使用该先用技术外,还具有许诺销售、销售的权利。若先用权人专用的先用技术无法进入市场,转化为生产力,具有商业价值,那么法律本身所赋予的先用权概念将失去意义。六是先用权人享有该专用权的权利内容,应严格按照专利行政主管部门颁发的先用权证中所记载的事项为准。关于先用权证,本文将在以下完善部分给予详细论述。
  二、我国专利先用权制度实施的困境
  (一)我国现行专利先用权法律规定的梳理
  对于专利先用权制度,我国《专利法》给予了原则性规定:“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权”{6}。《专利法实施细则》仅就先用行为的时间问题给予了规定:“除《专利法》第28条和第42条规定的情形外,专利法所称申请日,有优先权的,指优先权日。”{7}最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》和北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中,对关于专利先用权“原有范围”的认定问题和“必要准备”的界定问题给予了规定。看似法律法规对于先用权制度已经予以了明确规定,但是由于先用权制度内容丰富、构成要件多样,目前法律法规对其的诠释并未达到理想的效果。笔者在北大法意网的案例库中查找到2000年至2009年间涉及先用权抗辩的典型案例162例,而最终得到法院支持的仅有4例。认真分析,不难发现涉及先用权的专利侵权案件中,多数案件都是由于立法过于简单致使法律适用的困难。
  (二)专利先用权制度实施存在的主要问题
  关于专利先用权制度,目前学界认为其存在缺陷和不足的争议焦点主要集中表现在以下几个方面:
  第一,关于专利先用权的技术来源问题,法律规定不够明确。技术来源一般包括先用权人独立研发及先用权人善意取得。对于先用权人独立研发而获得的技术,一般不存在争议;而对于先用权人通过合法途径取得,存在比较大的争议。因为善意取得又包括善意从其他独立发明人处获得、善意从专利权人处获得两种可能,对于直接或者间接来自于专利权人的信息技术是否可以成为先用权人的技术来源,{8}目前国外和我国学术界都存在不同观点。
  第二,关于“必要准备”的界定问题,判断尺度不甚明确。尽管北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》{9}和最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》{10}中都对本问题给予了规定,并且规定内容基本一致,即要求先用权人在技术上完成了产品设计图纸和工艺文件;在生产上制造或购买了专用设备,完成了样品试制和个性技术性能的检测等。但是,从理论上来说,不同的专利技术在复杂程度和技术难度上相差悬殊,不宜以统一的标准来衡量是否“作好了必要准备”。
  第三,关于先用权人的行为方式,法律规定过于狭窄。从《专利法》第

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