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【期刊名称】 《河北法学》
论专利权用尽规则区别适用理论
【英文标题】 On the Theories of Differential Application of the Patent Exhaustion Doctrine
【作者】 张晓张莉
【作者单位】 中国社会科学院法学研究所{博士后研究人员,法学博士}河北政法职业学院{副教授}
【分类】 专利法
【中文关键词】 专利权用尽;默示许可;区别适用理论;限制性条款;平行进口
【英文关键词】 patent exhaustion; implied license; theories of differential application; restrictive term; parallel import
【文章编码】 1002-3933(2019)02-0075-13【文献标识码】 A
【期刊年份】 2019年【期号】 2
【页码】 75
【摘要】

学术界和实务界均有将专利权用尽规则区别适用于经专利权人同意而售出的专利相关产品的理论。在我国,主要有三种区别适用理论,一是根据商品与专利关系进行区别适用的理论,认为专利权用尽规则仅适用于专利商品和依据专利方法直接获得的商品,不适用于专用于实施专利方法的商品或专用于专利商品的零部件产品;二是根据是否有限制性条款进行区别适用的理论,认为专利权用尽规则仅适用于买卖双方在出售产品时没有约定使用限制的情形;三是根据产品销售的地域进行区别适用的理论,认为专利权用尽规则仅适用于在境内销售的商品。这三种理论各有其比较法依据,但并不符合权利用尽规则的立法目的,并且会造成市场活动的不确定性。我国应建立专利权用尽规则与专利侵权规则联动的机制,将专利权用尽规则与专利侵权规则挂钩。这既符合立法逻辑,也符合立法目的,并且给市场活动提供了应有的法律确定性,有利于促进商品经济发展。

【英文摘要】

There are theories in academic and practical spheres under which the patent exhaustion doctrine shall be applied differntially to patent related products sold upon the patentee' s authorization. In China, three such theories can be identified. The first is a theory of differential application according to the relationship between the sold product and patent, under which the patent exhaustion doctrine shall only be applied to patent products and products derived directly from a patent method and is not applicable to a product exclusively used for implementing a patent method or composing a patent product. The second theory bases its differentiation on whether a restrictive term exits at sale, and it asserts the patent exhaustion doctrine only applies when no such term was reached. The third theory differentiates according to where a product is sold, and only the patent to a domesticly sold product exhausts. Although such theories can be supported in comparative laws, they're inconsistent with the legislative intent of the exhaustion doctrine, and will bring uncertainty to market actrivities. It’s proposed China establisheds a linkage between the exhaustion doctrine and the infringement rules. Anchoring the former with the latter will not only satisfy the legislative logic and intent, but also bring legal certainty to the market which in turn facilitate the commodity economy.

【全文】法宝引证码CLI.A.1270021    
  
  

2018年3月28日,北京高院对“西电捷通诉索尼专利侵权案”做出终审判决。该案涉及原告的一项方法专利。一审法院判决认为,由于索尼公司手机的研发、制造、出厂检测等阶段需要使用原告的专利方法,故构成直接侵权[1]。索尼在其上诉意见中主张,“即使索尼中国公司在研发阶段使用了涉案专利,也是通过使用西电捷通公司销售的专用设备完成,应适用‘权利用尽’原则”。北京高院否定了索尼的上诉主张,认为“《专利法》第69条第一项规定……只有专利产品或者依照专利方法直接获得的产品才存在专利权用尽的问题,而单纯的‘使用方法专利’由于不涉及产品,故一般不存在权利用尽的问题。”

可见,北京高院在本案中认为我国《专利法》第69条(一)规定的“专利权用尽”仅仅适用于产品专利或生产方法专利,而不适用于“使用方法专利”。

所谓的“专利权用尽”,其实是指这样一个法律规则,即经专利权人同意而售出商品或者将商品投入市场后,买方使用或转售该商品的行为就不再构成专利侵权。中国专利法第69条(一)规定,“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的;……”

但这只是一个规则层面的表述。为什么不构成侵权或者不视为侵权,在理论上有两种截然不同的解释方法。一种叫做“默示许可理论”,即认为不构成专利侵权的原因在于专利权人通过默示的方式将该有形物上的专利权许可给了买方,允许了买方的使用或转售;一种叫做“专利用尽理论”,即认为原因在于专利权已经在该商品上消失,故买方对商品的使用或转售,不必再受专利权人控制{1}。正如一位英国法官所表述的,“默示许可可以通过明示的相反约定而排除或者可以附加条件,而权利用尽原则使得没有专利能再被主张。”[2]但这只是论证了两种理论反映在规则方面的不同。如果从实质上思考,专利权人将专利商品转移给另一方后,如果以默示许可理论的视角去观察这个专利商品,在它上面其实仍然存在着两个权利:即有形财产权和专利权。在一个买卖合同中,此时有形财产权已经归于了买方,但专利权仍然在专利权人手中。即使把默示许可看为是英美合同法下的“法律上的默示”,情况同样如此。而当以权利用尽理论的视角去观察这个商品,在它上面就只有一个权利了,即有形财产权。

目前在我国,无论是理论界还是实务界,都认为专利法第69条(一)的基础理论为权利用尽理论[3],而默示许可理论的对应规则是专利法第12条[4]。

一、权利用尽规则区别适用理论的定义

对于第69条(一)适用的范围如何,在我国有着不同的声音。在理论界和实务界存在着这样的理论,即要区分不同的情况,来决定是否适用这一条。换句话说,根据这些理论,经专利权人同意而销售出的涉及其专利的产品后,买方使用或转售该产品的行为,并非都根据第69条(一)而视为不侵权。在有的情况下,其上涉及的专利发生权利用尽,有的情况下不发生用尽而可能是发生了默示许可的情况(即属于专利法第12条的情形)。

经专利权人同意而销售的某个产品,在某些情况下其上涉及的专利会发生权利用尽,在某些情况下不会用尽而可能最多被视为是默示许可给了买方,此即所谓的“权利用尽规则区别适用理论”。

二、权利用尽规则区别适用理论的具体内容

哪些情况的出现,会影响一个产品经专利权人同意而售出后其上涉及的专利是否发生权利用尽呢?总结学者的观点及各国司法实践的做法,权利用尽规则的区别适用理论主要有三种形式。

(一)根据商品与专利关系进行区别

根据所销售的产品和专利的关系来对权利用尽规则进行区别适用,是最为典型的一种。

持这种理论的人,主要认为应区别对待“专门用于执行专利方法的产品”、“专门用于制造专利商品的零部件或设备”和“专利产品”、“依据专利方法直接获得的产品”。这些论者一般都认可权利用尽规则适用于后两者,而对于前两者,最多适用默示许可规则。

例如,西电捷通案中,北京高院法官就采这一理论。他们认为合法售出的“实施专利方法的专用设备”、“制造专利产品的专用设备、元件或部件”并不会导致权利用尽。

最高法院2012年裁定的“微生物研究所案”中,被告从专利权人的被许可人处获得了制造涉案专利药品的原料药(可以被视为是“用于制造专利产品的专用元件”),之后用该原料药生产出了专利药品。最高法院通过引用第12条,而认定被告通过默示许可的途径获得了专利许可[5]。由此可以知道,最高法院亦认为“用于制造专利产品的专用元件”并不适用权利用尽规则。

国家知识产权局2016年5月发布的《专利侵权行为认定指南(试行)》中也持同样的理论,即专利权人销售的商品只是构成专利商品的零部件或者只是用于实施专利方法时,最多发生默示许可,不会发生权利用尽[6]。

专利学者尹新天同样支持这一理论,他谈到“适用第69条(一)项规定的专利权用尽原则只能设计合法售出的产品本身的专利权被用尽,而不能使与合法售出的产品相关联的其他专利权也被权利用尽。”{2}

在我国,这种“区别适用”论者的一个最有力的理由,就是第69条(一)只规定了“专利产品”或“依据专利方法直接获得的产品”,而没有规定其他的情形。

这种理论在比较法上的支持是德国的实践。早在1902年,德国帝国法院即在“Duotal Lagend”案中确认了对于根据专利方法(一种生产制造专利方法)直接获得的产品,在权利人投入市场后,在其上的专利保护的效力就用尽了[7]。

但对于“专门用于执行专利方法的产品”,德国联邦最高法院却在Fullplast Process案中对它在投入市场后发生方法专利权用尽的观点表达了明确的反对。该案中,专利权人拥有一项方法专利,他向被告销售了一台实施该专利方法的机器。同时双方签署了专利许可合同,约定被告向专利权人支付许可费。但后来被告未能支付许可费,专利权人即提起诉讼。被告的抗辩理由之一是,该方法专利在机器被投入市场后即用尽了,故他不必支付许可费。

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德国联邦最高法院并不支持被告的这种抗辩,其理由是:假如这种情况下发生权利用尽,意味着专利权人在销售这类商品时,不能通过许可合同来实现其专利价值;而如果买方是从非专利权人处获得这一商品,专利权人就不受此限制。这样买方支付许可费的义务将仅仅取决于他从何处获得该商品{3}。

由此可见,德国法院认为对于“专门用于执行专利方法的产品”,适用默示许可理论而非权利用尽理论,因此专利权人可以在售出该产品时将这种默示许可通过许可协议的方式“明示化”。这样在买方违反许可协议后,专利权人可主张其未获得许可或撤销专利许可而构成专利侵权。

德国联邦最高法院后来在多个案件中确认了这一观点。例如,2007年的Pipe Welding Process中,法院认为专利权人将运行专利方法所需要的数据卡出售给第三方后,除非有相反约定,专利权人已经通过默示许可允许该第三方使用数据卡运行专利方法{4}。法院在本案中运用默示许可理论解决了买方对商品的使用问题,并承认专利权人在交易时可以对许可予以保留。这事实上就否认了专利权在这种情况下会发生用尽。

另外,根据德国判例法所确定的规则,只有当被投入市场的商品被产品专利完全覆盖时,才发生专利用尽。因此如果只是销售部件,则只有那些部件专利才会发生权利用尽{5}。

德国联邦最高法院虽然并未对此直接做出过判决,但在Brochure Rack案以及Impeller Flow Meter案中的观点也可以对此予以佐证。法院在Brochure Rack案中提到权利用尽作为对专利权的限制,其合理性仅仅在于专利权人投入市场的商品(subject matter)使用了相关专利{6}。按照这个逻辑,当将一个部件投入市场中时,由于该部件未使用相关专利,故相关专利并不发生用尽。法院在Impeller Flow Meter案中的观点是,原告销售的部件与被告销售的部件结合到一起时才第一次形成了受专利保护的产品,故原告销售部件的行为并不导致专利用尽{7}。

因此,如果专利权人拥有某个产品专利,但经他同意而将构成该产品的某个部件(即“专门用于制造专利商品的零部件或设备”)投入市场,由第三方将该部件组装成产品,这种情形下,也不适用权利用尽理论,而可能适用默示许可理论。

美国最高院早在1942年的Univis Lens一案中,即确定了如下原则:如果专利权人授权销售的商品的唯一用途是实施专利,则无论该商品本身是否售后专利的保护,都会导致它所实施的专利用尽[8]。因此,对于“专门用于制造专利商品的零部件或设备”,在美国应同样适用权利用尽理论,是没有争议的。但对于“实施专利方法的专用设备”,在2008年之前,联邦巡回法院一直也是持区别适用理论。在1984年的Bandag案中,联邦法院认为方法专利不适用权利用尽理论[9]。而对于产品专利,其遵循着最高法院之前的权利用尽判例。但最高法院在2008年的Quanta案中纠正了巡回法院的这种看法,确认了权利用尽规则亦适用于方法专利,包括有关使用方法的专利。因此,权利权人售出执行专利方法的设备后,该设备上的专利权即用尽了。这样,美国最高法院通过Quanta案就在美国否定了“根据产品与专利关系”对权利用尽规则的区别适用理论。

(二)根据是否有限制性条款进行区别

我国还有一些论者认为,当专利权人或其被许可人在出售产品时,如果与买方就产品的使用或转售达成了限制条款,则此时产品上的专利并不发生权利用尽,专利被视为是许可给了买方;如果没有限制性条款,则商品上的专利发生权利用尽。例如,崔国斌教授即主张,“只有在首次销售没有为后续使用或者出售行为设置明显的限制条件时,才会导致权利用尽。当合同约定与权利用尽学说相左时,应当从合同约定。”{8}

支持这种理论的学者普遍认为这种观点与美国的实践相一致。美国最高法院早在1846年的Wilson案即确定了专利产品的权利用尽原则[10]。但对于专利权人在销售产品时对买方施加了限制性条款的情况下,该原则是否仍然适用,一直态度比较模糊。这导致了巡回法院发展出一套规则:即如果在销售产品时专利权人与买方之间有限制性条款,但事后买方违反了该协议,则他构成专利侵权而非违约。在1992年判决的Mallinckrodt一案中,巡回法院首次明确了这一规则[11]。在2016年以全体出席(en banc)的方式审理Lexmark案时,其再次重申了原有立场:如果限制性条款是合法的并且很清楚地向买方进行了说明,则买方或者下游的买家违反时构成侵权[12]。

我国有学者认为,既然买方违反限制销售协议的行为属于侵权而非违法,因此美国法院看来这种情况下,专利权并不发生用尽,而仅仅发生一个许可的效果。当买方违反协议时,意味着其对产品的使用超出了许可之外,因此构成违约。

但联邦最高法院在2017对Lexmark案的提审中纠正了巡回法院的这种看法,确认了权利用尽原则对于存在限制性条款的情况同样适用。因此,权利权人售出产品时,即使与买方达成了限制性条款,该产品上的专利也已经用尽。在这之后,买方如果违反限制性协议使用或转售该产品,只能构成违约而不构成侵权[13]。这样,美国最高法院通过Lexmark案,在美国否定了“根据是否有限制性条款”对权利用尽规则进行区别适用的理论。

(三)根据产品销售地域进行区别

中国专利法经第三次修订后,在第69条(一)增加了“进口”一项,从而为专利产品的平行进口打开了大门。按照中国参与立法者的解释,这一调整主要是出于政策考虑,中国仍然是技术输入国,需要为高科技产品的进口提供便利,以促进经济发展{9}。

有中国学者尝试对中国专利法的“平行进口”问题进行理论阐释时,认为虽然中国专利法承认了平行进口的合法性,但应该以“默示许可理论”来作为这一条的理论基础,而不应该适用权利用尽理论。例如严桂珍教授即主张“我国的实际情况表明,在允许平行进口的基础上,我国应当选择采用默示许可原则。”其理由是,“采用默示许可,权利人又可以通过合同限制排除权利用尽原则的适用,使权利人拥有一定的权利,不至于过于被动。而且,是否存在默示许可,又是由法院个案认定,最终由法院掌握规制专利平行进口的主动权,从而达到原则性与灵活性相结合的效果。”{10}

这种理论在比较法上的支持是日本的实践。日本高等法院在1995年BBS Wheels案中,曾认为日本传统的权利用尽原则的合理性依据即在于专利法的平衡原则,当他售出商品时即已经获得了补偿,因而不应二次获利。这同样适用在专利权人在国外销售产品的情况{11}。

但该判决很快就被日本最高法院否定了。日本最高法院在1997年就该案做出终审判决,认为“专利权人已经通过销售取得利益,因而发生专利权用尽”这不适用于在日本境外销售的情形。日本最高法院虽然同意本案中的被告不构成侵权,但却是以默示许可理论为依据做出的:对在日本境外销售的产品但却没有任何限制的情况下,双方可以很自然地预期该产品会被出口到日本;相应地,如果买家在销售时明确禁止了进口到日本,则进口行为仍然构成侵权{12}。因此,对于同一产品,如果是在日本境内销售,则适用权利用尽原则,如果是在境外销售,则不适用权利用尽而适用默示许可理论。这是一种典型的根据产品销售地域进行区别适用的情况。

在美国,联邦巡回法院曾经也持这种区别适用理论。在2001年Jazz Photo案中,联邦巡回法院确认专利权人在美国境外销售的产品进口到美国时,不能适用权利用尽理论,进口商要想证明其合法性,必须证明其进口行为获得了许可——明示或默示的[14]。在2016年的Lexmark案中,联邦巡回法院也再次确认了Jazz Photo案中的观点,即在美国境内的销售行为才会导致专利权用尽。对于在美国境外的销售情形,买方要想抗辩其将商品进口到美国的行为不侵犯美国专利权,必须要证明专利权人确实做出过允许其进口的明示或默示的许可,而这是与专利权用尽完全不同的一个抗辩理由。但同样是在2017对Lexmark案的提审中,美国最高法院纠正了巡回法院的这种观点,确认了产品经专利权人同意而在美国境外销售后,其上的美国专利发生用尽,他人无需再经权利人同意即可以进口。这样,同样是通过Lexmark案,美国最高法院在美国否定了根据产品销售地域对权利用尽规则进行区别适用的理论。

三、对权利用尽规则区别适用理论的评析

从上文分析可以看到,现在适用权利用尽理论的主要经济体,除了美国已经否定了该规则的区别适用理论之外,德国、日本及我国都还多多少少保留着区别适用的情况。

(一)对“根据商品与专利关系进行区别适用理论”的评析

在我国,是否有必要根据商品与专利关系进行权利用尽规则的区别适用,这需要分析权利用尽制度的合理性之所在,并考察那些被区别适用理论所排除的情形是否可以被这些合理性论证所涵盖。如果是的话,那么区别适用理论就是站不住脚的。

综观各学者的论述并结合采权利用尽理论国家法院的观点,笔者认为,可以把权利用尽理论的合理性论证归纳为三点:

1.专利权人的利益已经实现。认为权利用尽的合理性在于当专利权人将产品首次投入市场或者销售后,其利益就已经实现,几乎被所有的论者所承认。德国联邦最高

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【注释】                                                                                                     
【参考文献】

{1}韩磊.权利国际用尽原则与平行进口的法律规制[J].河北法学,2017,(10):153.

{2}尹新天.中国专利法详解[M].北京:知识产权出版社,2011.172.

{3} Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof),September 24,1979,Case: KZR 14/78,“Fullplast Process”

[J]. International Review of Intellectual Property and Competition Law, .1980,505-507.

{4} Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof),July 27,2007,Case: XZR 113/03,“Pipe Welding Process”[J]. International Review of Intellectual Property and Competition Law.2008,111.

{5} Wolfgang von Meibom and Matthias Meyer. Licensing and Patent Exhaustion: a Comparison of German and US Case Law[J]. Licensing In the Boardroom.2008.30.

{6} Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof),September 26,1996,Case: XZR 72/94,“Brochure Rack”[J]. International Review of Intellectual Property and Competition Law.1998,208~209.

{7} Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof),May 04,2004,Case: XZR 48/03,“Impeller Flow Meter”[J]. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2005,968.

{8}崔国斌.专利法:原理与案例[M].北京:北京大学出版社,2016.675.

{9}全国人大常委会法制工作委员会经济法室.中华人民共和国专利法解释及实用指南[M].北京:中国民主法制出版社,2012.150.

{10}严桂珍.我国专利平行进口制度之选择——默示许可[J].政治与法律,2009,(4):87,89.

{11} Tokyo High Court, March 23,1995,Case No. Hei 6(ne)3272“BBS Wheels II”[J]. International Review of Intellectual Property and Competition Law.1996,552-553.

{12} Supreme Court, July 1,1997,H6-(Ne)-3272,“BBS Wheels III”[J]. International Review of Intellectual Property and Competition Law.1998,334.

{13}北京市高级人民法院知识产权庭.北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》理解与适用[M].中国法制出版社,2014.519.

{14} Fritz Malchup and Edith Penrose. The Patent Controversy in the Nineteen Century[J]. The Journal of Economic History, Volume X, No. I, May, 1950,4~6.

{15} Centrafarm v. Sterling Drug, C -15/74,Judgement[EB/OL].http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text =&docid =88859&pageIndex =0&doclang = EN&mode = lst&dir =&occ = first&part =1&cid =300440.2018-06-12.p.1162.

{16}张平.知识产权法[M].北京大学出版社,2015.162.

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