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【期刊名称】 《南京大学法律评论》
冒认专利效力考(下)
【副标题】 发明人主义的再诠释【作者】 解亘*
【分类】 专利法【期刊年份】 2004年
【期号】 21(春季卷)【总期号】 总第21卷
【页码】 181
【全文】法宝引证码CLI.A.1172853    
  (三)问题的整理
  以下,以上述的学说状况为前提,对各种见解存在的问题做一下分析整理。
  1.返还请求权肯定说的问题点
  在肯定说中,川口说所存在的问题已经为否定说所指明,所以在此,主要以最后介绍的玉井说为对象。在此基础上,对肯定说的通病作一下剖析。
  (1)川口说的问题点
  川口说存在的问题,正如否定说的主张者所指出的那样。其要点可以归纳为两条。
  第一,准占有构成要求与占有中的“现实的支配”相对应的要件,然而仅仅拥有专利申请权,不足以满足这个要件。
  第二,至于不当得利构成,由于发明人的损失不过是专利申请权,如果认可不当得利返还请求权,那么所返还的却成了专利权。
  (2)玉井说的问题点
  尽管没有看到直接批判玉井说的见解,但这并不意味着其后的学说就接受了这种见解,也许是因为该论文没有完成。但可能还有另外一个原因,即玉井没有能够超越对肯定说的批判。具体来说,按照“发明占有”论,有关发明的知识、记载用的文件、图纸等的占有将成为要素。可是,“发明占有”与川口所说的“准占有”到底有什么区别?按照玉井的理解,“发明占有”不同于民法上的占有,是具有特殊意义的占有,因此,对准占有构成的批判不适用于它。{1}可是,如果说它是具有特殊意义的占有,那么究竟什么才是“发明占有”?这样的辩解反而使其涵义变得模糊不清了。所以,只能得出这样一个结论:这种“发明占有”概念的内涵不清晰,至少在专利法中没有其存在的基础。
  (3)肯定说的界限
  无论是川口说还是玉井说,都是受到了德国判例法的启示。然而,日本民法与德国民法之间存在着根本性的差异。
  第一,日本民法中不存在德国民法那样的准无因管理规定,在解释论上能否承认准无因管理也存在疑问,远没有形成一致的意见。{2}有关返还请求权的德国专利法5条的规定,据说是德国民法的准无因管理(BGB687条2款)法理的一个运用。{3}果真如此,那么是否承认准无因管理,便至关重要。
  第二,日本的侵权行为法没有采纳德国法那样的原状恢复原则。的确,不容否认,准无因管理和原状恢复原则与发明人的返还请求权具有亲和性。但是,既然日本民法中对这样的前提也存在疑义,专利法中又没有明文规定,那么只能得出一个结论:以这些为根据而承认返还请求权的主张,没有足够的说服力。
  2.否定说的问题点
  然而,并不能因此就当然得出这样的结论;只能使专利权无效,而无法给予发明人任何保护。
  承认返还请求权,意味着赋予发明人专利权人的地位,也就是说给予物权性的保护。但是,保护发明人的方法,不限于物权性的保护。在专利权的返还这种物权性的保护和专利无效之间,还有可能存在折衷性的救济方法——债权性的保护。所以,即使否定物权性的保护,也不必然意味着就应该否定发明人的要保护性。可是,关于这种债权性保护的可能性,一直没有人探讨过。特别像中山说那样,一方面承认发明人的要保护性,却不涉及债权性保护的可能性就直接诉诸立法论,恐怕有问题。
  3.肯定说与否定说共通的问题
  不过,这样的评价同样也适用于肯定说。{4}总而言之,有关该如何救济发明人的见解,不论其立场如何,都是按要么承认返还请求权要么专利权无效这种二者必居其一(all or nothing)的图式来把握问题,并在此基础上展开探讨的。这是肯定说和否定说共同的前提。然而,正是这种被视为理所当然的前提,堵死了其他可能的救济渠道。这是肯定说和否定说共通的问题。
  那么,为什么这种观点在以往的探讨中没有出现过呢?以下,首先探求其中的理由;在其基础之上,再探讨债权性保护的可能性。
  四、重新理解的可能性
  (一)冒认专利与营业秘密{5}的关系
  关于冒认问题,如果说债权性的保护是可能的话,那么,可以设想这样一种可能:不是赋予发明人以——专利权这样——绝对的权利,而是赋予其——禁止冒认人等特定的人实施该发明,或者请求赔偿由此产生之损害这样——相对的权利。其实,不正竞争防止法赋予同样有价值之信息——营业秘密——的保有人的,正是这样的保护。这样一来,自然就会产生联想:如果能够认为冒认专利与这种营业秘密相类似,那么,不就可以在保护受到冒认的发明人时类推适用不正竞争防止法了么?以下,将从冒认专利与营业秘密的关联性这样一种全新的视角,来探讨保护发明人的可能性。
  1.问题之所在
  (1)以往的见解
  然而,为什么在日本没有出现基于这种视角的分析呢?可以推测有以下几点理由。
  第一,专利法与不正竞争防止法是彼此完全不同的制度。
  作为公开满足专利实质要件之发明的回报,专利法赋予发明人以一定期间的、排他性权利。而营业秘密的保护是针对秘密管理体制之突破行为的,营业秘密保有人只拥有——对一定范围内的人主张的——相对的权利。冒认问题,纯粹是专利法的解释问题。
  第二,冒认专利显然不同于是营业秘密。
  作为营业秘密的要件,不正竞争防止法规定了非公知性、秘密管理和有用性(不竞法2条4款)。
  尽管在公开之前,冒认专利曾经也是一件出色的营业秘密。可是,早期公开后该发明便为世人所知。因此,无法像营业秘密受到侵害时那样行使禁止请求权。{6}此外,处于公开状态也就意味着没有处于秘密管理的状态。所以,一般认为,发明一旦公开便与营业秘密无缘了。{7}对于冒认专利,无法想像通过不正竞争防止法来保护。
  2.问题的提起
  的确,冒认专利与营业秘密是完全不同的东西。可是,冒认专利在被宣告为无效之前是有效的专利。{8}它意味着该发明尚未进入公有领域。因此,将冒认专利简单理解为公开了的营业秘密是不恰当的。关于这一点,恐怕还要从为什么要保护营业秘密这一宗旨出发,作进一步深入的探讨。
  那么,将冒认专利作为与营业秘密类似的东西对待,是否与营业秘密要件背后的立法宗旨相矛盾呢?以下,在确认该立法宗旨的基础上,对该问题作一下探讨。
  2.冒认专利的公知性
  (1)非公知性要件的趣旨
  营业秘密受不正竞争防止法保护的第一要件,是非公知性。所谓公知性,是指“没有处于不特定的人(非依不正当的手段)公然能够知晓的状态”。{9}其理由如下:
  ①原则上,任何人都可以轻松得到的信息,谁都可以自由利用。利用这样的信息并不能带来竞争上的优势,从而不存在应当保护的财产价值。因此,对于公知的信息,没有必要通过认可禁止请求来保护该信息的保有人。
  ②即使某信息具有经济价值,而且处于秘密管理状态,如果不以非公知性为要件,则仅仅利用公知信息之人的行为也会被禁止。这样做,只会导致信息交易和生产活动的混乱。因此,禁止请求权所保护的信息必须是非公知的信息。
  (2)冒认专利与非公知性的关系
  如果按照以上的观点来理解非公知性要件的趣旨,接下来的问题便与此相关联。该如何理解冒认专利呢?
  ①首先,是否存在冒认行为,第三人一般难以判断。因此可以说,对于一般的第三人来说,在申请阶段与真正的权利人自己申请的情形具有相同的外观,而在冒认申请获得登记后,与不存在冒认的专利具有完全相同的外观。这样一来,由于该信息受到法律保护的事实{10}在外观上被明确地表示出来了,所以,即使认可禁止请求,第三人也不致遭受意想不到的不利益。
  ②不过,也不能完全否认除发明人外还会有知道冒认事实的人存在。这些人中具有特别利害关系的人——例如,打算实施或者正在实施该专利的人——,可以请求宣告专利无效。无效确定后,谁都可以利用该信息。所以,冒认事实一旦为发明人以外的人所知悉,那么该发明进入公有领域的可能性就很大。
  然而,关于这一点,也因对谁可以请求无效宣告这个问题之看法的不同而有所不同。
  (A)首先,认为无效审判请求人的适格应当限定于发明人及其承继人的主张,{11}非常有说服力。
  按该主张,一揽子规定了种种专利无效审判事由的专利法123条1款“过分地注重理论的整合,才将所有的无效事由规定在一起”。然而,123条1款所列出的无效事由具有“双重的构造”。其一是与公共利益相关的事由,另一部分纯粹是关于权利归属的事由。后者包括冒认、共同申请和同日申请三种无效理由。这些理由完全没有或者很少涉及公共利益,因此,应当准用民事诉讼法的原则——请求人适格、当事人主义、口头审理等等。{12}
  与本文相关的是,由于有关冒认的纠纷基本不涉及公共利益,因此只有真正的权利人才可以请求宣告专利无效。若以上述见解为前提,则
  (a)即使冒认事实为发明人及其承继人以外的人或者公众所知晓,只要具有无效审判请求人适格的发明人及其承继人不提出无效宣告请求,冒认专利就作为有效的专利对待。这样一来,冒认专利虽然是公开了的信息,但与任何人都可以自由利用的信息相比,具有完全不同的特征。
  (b)既然该发明是作为专利被公示的,就有别于公共领域的信息,所以第三人保护、信息流通的安全等就不会成为问题。{13}
  (c)即使公知,只要没有被宣告无效,就不处于谁都可以利用的状态,即使禁止恶意人的利用,也不会过度地阻碍竞争。
  从以上的分析可以看出,冒认专利不等同于仅仅处于公知状态的营业秘密。
  (B)假设不以上述无效宣告请求人限制说为前提,而是立足于发明人以外的人也可以请求宣告无效的立场,{14}又会怎样呢?在这种情形,就会产生这样的疑问:知道冒认事实的人岂不是可以自由利用该发明?
  可是,在发明人与冒认人发生纠纷的时刻,如果第三人还没有请求宣告专利无效,该第三人的利益就还没有现实化。{15}因此在此情形,没有理由牺牲掉发明人要求得到高于专利无效之保护的利益,来保护第三人将冒认事实居为奇货的利益。此外,即使冒认事实为发明人及其承继人以外的人所知,只要专利无效的宣告没有最终确定,该专利就没有失去效力,因此,一般人不会认为该发明属于公共领域。所以,即使立足于反对无效宣告请求人限制说的立场,至少在发明人及其承继人先于第三人的无效宣告请求提起要求确认自己是真正的权利人的确认之诉时,结论是一样的。
  像这样,根据以非公知性为要件的趣旨,可以认为,即使严格来讲冒认专利算不上处于非公知的状态,但毕竟不同于公有领域的信息。在这个意义上,仍然可以作为类似于营业秘密的信息来对待。
  3.冒认专利的秘密管理
  (1)秘密管理要件的趣旨
  营业秘密受不正竞争防止法保护的第二个要件,是该信息处于秘密管理状态。这是出于如下的考虑。
  侵害营业秘密的行为,是用不正当的手段获取他人的信息,以图获得竞争上的有利地位。之所以需要不正当的手段,正是因为该信息处于秘密管理状态。“在客观上没有处于秘密管理状态的信息,很可能让人以为是可以自由利用、披露的信息,因此,保护这种信息会损害信息交易的安全”。{16}因为,本来就没有公示手段的营业秘密再不进行秘密管理,他人就弄不清什么是可以利用的信息,什么是不能利用的信息了。
  (2)冒认专利与秘密管理的关系
  如果如此来理解秘密管理要件的趣旨,那么,又该怎样把握它与冒认专利的关系呢?
  ①如果以请求宣告冒认专利无效的只能是发明人这种见解为前提,两者的关系是这样的。
  首先,显然冒认专利没有处于秘密管理状态,谁都可以轻易地获得。可是,由于该信息具有专利的外观,因此,从一般第三人的角度来看,并非可以自由利用的信息这一点已经得到了充分地公示。所以即使给予真正的权利人以保护,也不会给第三人带来意想不到的损害。
  其次,冒认申请之所以能获得专利,本身就说明在申请日之前该发明人为了秘密管理该信息作出了努力。否则,就不可能满足新颖性的要件。
  ②如果以发明人以外的人也可以请求宣告专利无效的立场为前提的话,两者的关系又如何呢?
  如前文所述,在发明人与冒认人争执的时刻,只要由第三人提起的无效宣告请求没有确定,一般人自由实施的利益便没有现实化。而且,冒认事实对于第三人来说,不过是偶然的事实。因此,没有理由通过牺牲发明人的利益来换取对第三人拣便宜得来的、并且还没有现实化之利益的保护。此外,只要无效没有确定,就可以认为该信息仍然处于某人的管理之下。
  从以上的分析可以得出这样的结论:对于冒认专利,给予发明人不正竞争防止法上的保护,并不违背该法规定秘密管理要件的趣旨。
  4.小结
  从上文可以看出,尽管严格地讲,冒认专利没有满足营业秘密的要件——非公知性要件和秘密管理要件——,但是它并不单纯是被公开了的营业秘密。不正竞争防止法之所以规定这样的要件,说到底是为了使第三人不至蒙受意想不到的不利益。而在冒认专利的情形,发明人及其承继人以外的第三人没有值得保护的——至少是以牺牲发明人及其承继人为代价的——利益。所以,即使不能直接适用不正竞争防止法,从该法的宗旨出发给予类似的保护也是可能的。如果把以往单纯解释专利法的思路——不管是肯定说还是否定说——称为专利法进路的话,就可以把这种思路称为不正竞争防止法进路。
  下面,笔者将沿着这个作进路作进一步的探讨。
  (二)不正竞争防止法的类推适用
  1.类推适用的内容
  首先需要阐明的是,类推适用不正竞争防止法的具体内容。
  (1)请求禁令的可能性
  首先是类推适用不正竞争防止法3条——禁止请求权的可能性。依该条规定,发明人可以请求法院禁止冒认人实施该专利。
  在营业秘密受到侵害的情形,要禁止侵害人的使用、披露行为,需要侵害人认识到有某种不正当的行为介于其间(不竞法2条1款4号至9号),即存在恶意。{17}而在冒认专利的情形,由于该发明必须在申请阶段早期公开,因此,如果像营业秘密的情形那样要求实施发明的人认识到有不正当的行为,那么几乎所有的实施人都是善意的。然而,如前文所述,冒认专利不是单纯的被公开了的信息,与营业秘密类似,它是不属于公有领域的信息,因此,要禁止冒认人及第三人的实施行为,只需要他们认识到该发明不属于公有领域即可。而且在此情形,由于该信息具有专利的外观,所以,可以推定第三人为恶意。
  而在通常的营业秘密的情形,营业秘密的保有人不能对善意或者通过其他途径获得该信息的人主张权利。在冒认专利的情形,发明早已经在早期公开的时刻对社会公开了。因此,可以推定第三人是因早期公开而得知该发明的。这样的话,让自己发明的、以及通过别的途径获得该发明的第三人负担举证责任,是合理的。就是说,如果早期公开后的善意第三人不能推翻推定的话,将难逃禁令。
  (2)第三人的保护与专利名义
  不过,如果仅仅允许反证,还会遗留下问题:与冒认专利权人缔结实施许可契约的第三人的利益岂不是得不到保护?出现这个问题的原因在于专利登记的处理。
  首先,关于专利证书,冒认专利权人因确定判决而负担向专利厅返还的义务,不存在问题。可是,在专利登记簿上如果不采取措施的话,冒认人的名义还会留在那里。在这种状况下认可发明人的禁止请求权和损害赔偿请求权,会给上述第三人带来很大的危险。这种危险,可以通过涂销冒认人的名义,在一定程度上得以缓解。然而,只要不承认物权性的保护,专利权的名义人就不可能变更为发明人。
  可以采用诸如“根据〇〇确定判决,本专利为冒认专利,拥有专利申请权的是△△”这样的形式在专利登记簿上登记。这样就可以保护第三人免遭意想不到的损害。可是,由于现行的专利法(27条)并没有规定这种登记,所以在这个范围内,不可否认,类推适用不正竞争防止法也还有遗留问题。
  不过,依照27条的规定,追加的登记条款可以通过政令{18}来规定。修改政令显然比直接引入冒认专利的返还请求权要容易得多。本文通篇采取的都是解释论,只在此保留最低限度的立法论。
  (3)善意取得人的保护
  如上所述,要适用不正竞争防止法,需要冒认人以及实施人的“恶意”。因为自明显成为冒认的时刻起冒认人转为“恶意”,因此至少在该时刻以后,将专利权归属于冒认人是不合适的。这一点,对于善意取得发明的实施权的人来说也是同样的。
  不过,对于明知不属于公有领域,但不知道冒认事实并且通过交易有偿取得专利申请权或专利权实施许可的人来说,还需要另行保护。至少,发明人不能用禁止请求权和损害赔偿请求权对抗该冒认人或实施权人。{19}
  2.与返还请求权肯定说的比较
  那么,上述的通过不正竞争防止法来把握问题的想法,与前文所介绍的返还请求权肯定说有什么区别呢?在此,作一下确认,籍此进一步阐明本文见解的特征。
  (1)专利权的有无
  首先,最大的差异在于专利权的有无。按照不正竞争防止法的进路,移转专利权那样的救济是不可能的。不过,如上所述,在申请早期公开后,推定第三人为恶意。因此,如果第三人不能推翻该推定,其实施行为将被禁止。
  (2)主观要件
  要类推适用不正竞争防止法,在主观要件上需要冒认人、其承继人以及其他的实施人的“恶意”。所以,对于善意第三取得人、实施人,无法适用不正竞争防止法。
  而专利法进路采用的是物权性的保护,因此,承认与物上请求权相同的保护。所以,不会允许冒认人的善意抗辩。不过,至于对善意第三取得人的保护,有可能要考虑其他的要素。
  (3)第三人申请、披露等
  按照不正竞争防止法的进路,不承认排他的效力,第三人可以就同样内容的发明自由地使用、披露。不过,对于冒认申请公开后的使用和披露,推定存在“恶意”。
  而按照专利法的进路,冒认申请早期公开之前如果第三人就相同内容的发明提出专利申请或者将其

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