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【期刊名称】 《南京大学法律评论》
冒认专利效力考(上)
【副标题】 发明人主义的再诠释【作者】 解亘*
【分类】 专利法【期刊年份】 2003年
【期号】 20(秋季卷)【总期号】 总第20卷
【页码】 157
【摘要】 没有申请权的人将他人的发明申请为专利后,该专利的效力将会如何?在我国,除了在司法实践中将其筒单地归结为权利归属纠纷外,并没有给予更多的关注。然而,问题远非想象的那样简单。日本法的深厚积累,让我们感受到这个问题的深刻。
【全文】法宝引证码CLI.A.1172831    
  一、问题的提起
  (一)何谓冒认
  1.含义
  专利权自被授权之时起发生效力,但在授权之前也存在某种权利。专利法将之称为专利申请权。该权利,兼有对国家请求赋予专利权这种行政处分之权利的性质,和作为财产权的性质。这种权利在发明完成时就原始地归属于发明人。那么,当这样的专利申请权受到侵害时,专利法承认什么样的效果?这在没有专利申请权的人未经专利申请权人的同意擅自申请专利的情形,就成了一个问题。
  这种将他人的发明当作自己的来申请专利的行为,在日本法中称为“冒认”。尽管这样的纠纷在我国大量存在,{1}但是与这种现象相对应的概念,在我国专利法的条文和理论中却不存在,最多也只是归类为申请权或者专利权的归属问题。这种现象本身说明,冒认在我国根本就没有被当作一个问题。
  2.类型
  在专利法理论上,冒认申请是冒认专利的上位概念。在冒认申请问题中,包括冒认的样态、诉讼的时期、权利承继的有无以及冒认人的主观状态等多种要素。
  例如,就诉讼的时期来看,可以分为申请阶段的问题和冒认专利的问题。从冒认人的主观状态来看,可以分为善意的冒认和恶意的冒认。从权利承继的有无来看,可以分为发明人(以下称为“真正的权利人”)一方发生承继的情形和冒认人一方发生承继的情形。于是,会出现能否对抗善意第三人这样的复杂问题。而从冒认的样态来看,则更是存在多种形态。比如,可能是直接冒认,也可能是真正的权利人申请后冒认人擅自变更申请人名义,还可能是双方共同申请后,一方擅自将申请人变更为自己一人等等,不胜枚举。
  这些要素再组合到一起,不难想象,可以衍生出更多的类型。{2}
  3.问题的限定
  其中,问题最为鲜明、议论最多、最激烈的,便是专利注册后的问题,即冒认专利的处置。因此,本文仅以冒认专利作为探讨的对象。
  此外,为了使问题简单化,本文基本上不考虑权利承继的情形。并且,对于冒认的样态,也限定为直接冒认的情形。
  (二)问题之所在
  1.我国的现状
  然而,以上的问题在我国根本就没有成为问题。
  我国专利法不仅没有将冒认作为专利无效的理由(细则64条。以下若不作特别指定,专利法只引用条文,细则指专利法实施细则),甚至也没有将它作为驳回的理由(细则53条)。受理申请后的初步审查也不包括对申请权的审查。有人认为,无效理由中包括专利权人本无申请权的情形。{3}不知这种理解的依据何在?
  实务界的做法是:将权利归属的纠纷作为专利民事纠纷的两种类型——专利申请权纠纷案件和专利权纠纷案件。{4}对于前者,具体的处理方法是:专利纠纷解决后,专利局只需在专利申请文件中对发明人或申请人、设计人作出变更。而对于后者,专利权纠纷解决后,专利局将根据法院等机关的生效法律文书,按照专利法实施细则第88条、89条的规定,在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。{5}也就是说,法院允许真正的权利人追回专利权。
  为什么会采取这样简洁的立场呢?最朴素的解释也许是这样的:专利权只能授予真正为创新做出贡献的人及其承继人。这种朴素的思想在学理上被称为发明人主义,{6}是专利法的基本原理之一。{7}就笔者所掌握的文献来看,发明人主义的概念,在我国好像没有被明确提出来过。也许是认为理所当然,不值得关注?{8}笔者以为,正是这种漠然,遮挡了我们的视线,是我们无法从冒认这一看似单纯的现象中发现问题。
  2.问题点
  那么,冒认中到底有什么问题值得重新审视呢?
  事实上,事情远非如我国实务界想像得那样简单。无论从实质的利益衡量来看,还是使结论得以正当化的法律构成来看,现行的做法都存在着疑问。
  (1)利益衡量的问题点
  首先,也许发明人及其承继人根本没有打算申请专利,却因为冒认人的冒认行为获得意外的利益——专利权。这样合理吗?
  其次,专利的申请除了需要费用外,还需要相当的技巧。也许,真正的权利人自己去申请未必就能取得权利。
  第三,如果冒认人已经将专利权或者专利申请权转让给了善意第三人,那么发明人还能否追回权利呢?恐怕不能一概而论。
  第四,也许发明人并不愿意取得专利权,而只想使冒认专利无效呢?这种假设看起来似乎很荒谬,但也不是没有可能。因为维持专利是需要成本的,而且有许多发明人并不想获得专利,只是不希望他人就相同的发明申请并获得了专利,从而限制到自己的实施。这时,发明人所采取的策略,是申请专利,并在早期公开之后不再提出实质审查的请求,使发明彻底进入公有领域。
  第五,这个问题与发明人主义有着密切的联系。按照专利法的基本理念,专利权应当授予真正为创新做出贡献的人或者其承继人。不过,专利法同时也要求该人是首先将发明创造公开的人。然而在冒认的情形,尽管发明人完成了发明创造,但将之公开以换取一定期间之垄断地位的,却是没有权限的冒认人,两者并不是同一人。认为冒认专利权应当归属于发明人及其承继人的判断,是否过于轻率了呢?
  第六,在冒认申请之后早期公开之前,其他的发明人就相同的发明提出专利申请的,该发明人的申请是否会被驳回?如果从专利法的基本理念出发的话,尽管在后的申请人不是最初公开该发明的,但至少他的公开也早于真正的权利人主张权利之时——假设真正的权利人果真会去申请,他的申请日也不会早于其主张权利之时。
  最后,在真正的发明人主张权利之前,该发明有可能已经不能满足专利的实质要件——新颖性和创造性。如上文所述,假设真正的权利人果真会去申请,他的申请日也不会早于其主张权利之时。那么,在此情形若承认其返还请求权,不就等于授予一个不满足专利要件的发明以专利权么?
  因此,一律认可真正的权利人之专利权返还请求权,恐怕过于轻率了。
  (2)法律构成的不存在
  除了上述实质上的利益衡量外,还有法律构成的问题。由于冒认在我国根本就不成为问题,所以没有人关注返还请求权的法律构成。通说承认真正的权利人有返还请求权,却没有给出一个明确的法律构成。也许是认为理所当然,不值得再去探索应当采取什么样的法律构成。然而,没有法律构成支撑的观点,难以为批判者提供反驳(证伪)的机会,因而不是一个好的理论。{9}
  在我国,不仅完全看不到对冒认问题以及发明人主义涵义的探讨,甚至连相应的专门术语都不存在。这个现象本身就意味深长。完全不成为问题的反面,很可能就是干脆没有意识到问题的存在。过分的简单化往往会掩盖问题的深刻性,阻碍我们对发明人主义的进一步理解。
  3.本文的目标
  由此不难料想本文的目标,即试图从利益衡量和法律构成两个方面详细探讨冒认专利的效力问题。
  本文还有一个目标。前文已经提到,冒认申请问题其实与所谓的发明人主义有着密切的联系。本文将会说明:其实对发明人主义的内涵,存在多种理解。通过对冒认专利效力的研究,赋予发明人主义以新的内涵,也是本文通篇最终想要实现的目标之一。可是,没有对此概念的基本认识,就无法很好地展开本文。在此,我想我们至少可以达成如下的共识:如果一项专利制度允许赋予发明人及其承继人以外的人以专利权,那么,它一定违背了发明人主义。
  (三)本文的构成
  关于这个问题,现行的德国专利法(5条)和法国知识财产法(L611之8(1))都有明确的规定,肯定真正的权利人拥有返还请求权。而在日本,关于这一点的立法始终空缺。这就为学说和判例的自由发展留下了足够的空间。
  本文将着重介绍日本法的发展历程。在介绍日本立法的沿革之后,将花费较多的笔墨详细介绍日本判例的立场以及学说界的研究状况。并对日本法作出自己的分析判断。
  最后,本文将阐述,就冒认问题所进行的日本法研究在我国究竟什么样的意义。
  二、日本立法的沿革和以往判例的立场
  日本法在冒认问题上走过一段曲折的路程。这段历程本身恰好是对发明人主义内涵的理解的一个动态再现。在介绍其演变过程之前,首先让我们先确认一下现行专利法中涉及冒认的规定。
  (一)现行法的规定
  首先,基于发明人主义的要求,现行专利法规定,冒认是专利申请被驳回的理由之一(49条6项)。即使因审查失误授予了专利权,也可以通过类似于我国的复审制度宣告其无效(123条1款6项)。换句话说,管认同时也是专利无效的理由之一。
  其次,由于不承认冒认申请作为在先申请的效力(39条6项),因此,其后若真正的权利人提出申请,不会被当作冒认申请的在后申请而遭驳回。
  从以上的规定看,专利法否定冒认申请的效力,促使真正的权利人重新申请,以此来给予救济。可是,在冒认申请后第三人就相同的发明先于真正的权利人提出申请的情形,真正的权利人便不能取得专利权。此外,因违背发明人的意愿公开发明而导致新颖性丧失的例外(30条2款),也只有6个月的宽限期。所以,即便在冒认申请之后不存在第三人的相同申请,真正的权利人的专利申请也不能晚于上述宽限期届满之日。再者,如果因为第三人的行为导致发明成为公知技术,真正的权利人也将得不到救济。因此,按现行法,真正的权利人通过申请取得专利权的可能性不大。
  这样一来,真正的权利人要想取得专利权,就只能从冒认专利权人那里追回专利权了。然而,专利法对此并未作规定。
  (二)立法的沿革
  最初的专利制度始于明治18(1885)年的专卖特许条例。该条例采用了发明在先主义。按照条例4条、14条的规定,如果是“他人已经作出的发明”,则构成专利无效的理由。不过,这里的无效不是通常意义上的无效。在此情形,在先发明人有可能取得专利权。也就是说,允许从冒认人处取回专利权。
  然而,这种形态的救济制度只维持了3年,便寿终正寝了。明治21(1888)年制定的专利条例,却以冒认公开导致新颖性的丧失为理由,不再允许发明人取回专利权。从保护受到冒认的发明人的观点来看,该条例后退了一大步。这种立场为明治32年(1899年)的专利法所沿袭。
  明确意识到应当保护受到冒认的发明人的立法,始于明治42(1909)年。尽管该法仍然以发明在先主义为原则,但首次引入了申请在先主义的要素。即,当发明的先后不明时,赋予最先申请的人以专利权。对于冒认,该法一方面将冒认作为无效理由,同时又规定因冒认无效的专利不因冒认申请而丧失新颖性,即拟制为新颖性未丧失。这样,发明人便可以重新申请并最终获得专利了。
  大正10(1921)年的专利法则完全采用了申请在先主义。该法在许多重要的制度上学习了德国法的做法,从而奠定了日本现代专利法的基础。此后,大的修改便要等到战后的昭和34(1959)年。至于对受到冒认的发明人的保护,该法设计了相当精致的申请日追溯制度(10、11条)。具体地说,在因为受到冒认致使发明人或其承继人不能获得专利权的情形,以及在宣告专利无效的复审或判决得到确定的情形,真正的权利人的申请视为于冒认人申请之时提出的。这样一来,发明人及其承继人可以就相同发明重新申请,最终获得专利权了。
  可是,这种申请日追溯制度,在昭和34年修改(次年施行)时被废止了。废止的理由如下:发明人已经受到6个月的新颖性丧失例外期间的保护(现行法30条2款);在冒认人申请与发明人申请之间就相同的发明提出专利申请的第三人,也需要保护。{10}
  从以上的介绍可以看出,在保护受到冒认的发明人这一点上,日本法的立场逐渐在后退。
  (三)以往判例的立场
  涉及冒认的判例为数不多,在2001年6月的最高法院判决出现之前,全部都是下级法院的判例,而且没有一个是从正面判断真正的权利人是否拥有专利权返还请求权的。不过,从判决理由可以推断,以往判例的态度比较消极。{11}下面,让我们来看一下引发学术争论的第一个判例——东京地判昭和38(1963)年6月5日下民集14卷6号1074页。
  1.东京地方法院1963年6月5日判决
  这是有关冒认申请实用新型的事件,适用的是1959年修改以前的旧实用新型法。首先,先确认一下事件和判决的概要。
  曾经担任原告X公司董事的被告Yd于在任期间未经董事会的批准就将X公司所有的实用新型A、B、C (都处于申请阶段)的实用新型申请权转让给了被告Y2。于是, Y2就向专利厅提出了变更上述各项实用新型的申请人名义的请求,结果自己成了申请名义人。其后,A、B两个方案被公开,而C方案则被注册,Y2成为权利人。对此,X公司请求将A、B两个方案的申请名义人变更为X公司,并请求返还

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【注释】                                                                                                     
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