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【期刊名称】 《现代法学》
自己注册商标侵权抗辩研究
【英文标题】 Research on Defensing Trademark Infringement by the Defendant’s Registered Trademark
【作者】 王太平
【作者单位】 广东外语外贸大学{云山杰出学者}广东外语外贸大学法学院{教授}华南国际知识产权研究院{研究员,国际知识产权法治研究创新团队负责人,法学博士}
【分类】 商标法
【中文关键词】 注册商标冲突;商标侵权抗辩;注册取得商标权机制;附加区别标志
【英文关键词】 conflicts between registered trademarks; defense to trademark infringement; the registered-based mechanism; attaching distinctive signs
【文章编码】 1001-2397(2020)01-0059-13
【文献标识码】 A DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2020.01.05
【期刊年份】 2020年【期号】 1
【页码】 59
【摘要】

商标使用的动态性、商标注册审查制度的必然漏洞、信赖保护原则和禁止重复诉讼原则是自己注册商标侵权抗辩的正当性理由,欧盟和日本相关立法佐证了自己注册商标侵权抗辩的合理性和可行性。自己注册商标侵权抗辩制度之目的是维持注册取得商标权和商标集中授权制度的稳定性并避免注册商标成为商标侵权的工具。自己注册商标侵权抗辩的构成条件包括注册商标与他人的注册商标存在冲突、用以进行侵权抗辩的注册商标有效且属于善意注册或虽非善意但已超过商标法规定的无效宣告期限、注册商标在被控侵权之前已实际使用并有一定影响、注册商标善意使用且使用方式符合商业习惯。注册商标侵权抗辩包括对损害赔偿责任和停止侵害责任的抗辩,在后商标的注册时间及冲突商标的使用状况将影响注册商标侵权抗辩的成立。对于无法被宣告无效或撤销且正常使用的注册商标可以通过附加区别标志来减轻消费者混淆的可能性。

【英文摘要】

The dynamic nature of the trademark, the inevitable loopholes of the trademark review system, the principle of trust protection and the ban of repeated actions are the justifications ofdefensing trademark infringement by the defendant’s registered trademark. The related legislations in Europe and Japan evidence the rationality and feasibility of defense to trademark infringement by defendant’s own registered trademark. The purpose of the system of defense to the trademark infringement by defendant’s own registered trademark is to maintain the registered-based system and the system of centralized review of registered trademark and avoid the registered trademark becoming the tool of trademark infringement. The requirements of the defense to trademark infringement by defendant’s own registered trademark include two or more registered trademark conflicting with each other, the registered trademark used to defend trademark infringement being valid and being registered in good faith or having been exceeded the time limit for invalidation stipulated by the trademark law, the registered trademark having been used and acquired trademark sense before being accused of trademark infringement, the use of the registered trademark in good faith and in accordance with the normal commercial habits. The defenses to trademark infringement by defendant’s own registered trademark include defense to damage compensation liability and injunction, and the registration time of the junior registered trademark and the use status of the conflicted registered trademarks will affect the defense to trademark infringement by defendant’s own registered trademark. When both of the conflicted registered trademarks cannot be declared invalid or undo and have been used by their holders, we can reduce the likelihood of confusion by attaching the distinctive signs to both the conflicted registered trademarks.

【全文】法宝引证码CLI.A.1284922    
  

一、问题的提出

2008年2月18日,最高人民法院颁布了《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(以下简称《商标冲突规定》),其第1条第2款确定了两个注册商标之间权利冲突的处理方案,即注册商标之间的权利冲突原则上应向有关行政主管机关申请解决,除非被控侵权行为属于超出注册商标专用权范围使用注册商标的情况。这也是之前我国法院处理注册商标之间权利冲突的一般做法,[1]这种做法的主要理由是“现行商标法设置了较为完善的法律救济程序,且该制度的目的是维护现行的商标全国集中授权制度”[2]。2009年4月29日,最高人民法院颁布了《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《驰名商标解释》),其第11条规定了注册商标与驰名商标之间权利冲突的处理方案,即被告使用的注册商标违反商标法的规定,复制、摹仿或者翻译原告的驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标,但有以下两种例外情形:一是已经超过商标法规定的请求撤销期限的;二是被告提出注册申请时,原告商标并不驰名。与《商标冲突规定》相比,《驰名商标解释》对注册商标之间权利冲突的处理发生了一定的变化,即不再要求当事人向有关行政主管机关申请解决,而是可以直接判决禁止被告使用其注册商标。不可否认的是,《驰名商标解释》规定的注册商标之间权利冲突和《商标冲突规定》规定的注册商标之间的权利冲突有所不同,即前者规定的是普通注册商标与跨越商品类别的驰名注册商标之间的权利冲突,而后者规定的是相同类似商品或服务上的普通注册商标之间的权利冲突。《驰名商标解释》处理注册商标之间权利冲突的变化在一定程度上是驰名商标强保护的要求,《驰名商标解释》制定者的说明可加以证明:“对于构成侵犯他人在先驰名商标的在后注册商标,人民法院给予驰名商标所有人禁止在后注册商标使用的民事救济,既符合商标法第十三条关于禁止使用的规定精神,符合驰名商标保护的实际,也有利于加强驰名商标保护。”[3]

近年来,随着严格知识产权政策的推行,与其他注册商标具有权利冲突注册商标的使用直接被判侵权的案件越来越普遍,不仅注册商标与驰名注册商标之间冲突时注册商标的使用直接被判侵权,[4]甚至注册商标与注册商标之间冲突时,其中一个注册商标的使用也直接被判侵权。[5]在注册商标之间发生冲突时,的确可能存在相互冲突的注册商标中,一个注册商标的使用“侵犯”另一注册商标或者“借用”另一注册商标声誉的情况。法院直接判决某一注册商标的使用构成侵权不仅可以加快纠纷的处理,而且有助于制止恶意利用注册商标之间的权利冲突达致侵犯他人合法商标权益的行为。然而,注册商标之间权利冲突的处理,要比可能存在无效专利的专利权之间的冲突复杂得多。商标使用的动态性、商标注册审查制度的固有缺陷等因素导致注册商标之间权利冲突的现象不可避免。直接在商标侵权案件中判决相互冲突的注册商标一方的使用构成侵权,对该注册商标所有人极其不公平,尤其是该注册商标的使用符合商业惯例且注册时无明显恶意时更是如此。而且该做法也容易带来对我国久已形成的商标全国集中授权制度之破坏。另外,商标使用的动态性意味着市场本身有一定的净化能力,随着时间的经过注册商标之间的冲突可能消除。因此,在注册商标之间出现权利冲突时,应该有条件地允许被控侵权的注册商标使用人以其注册商标抗辩侵权,而不是一味地直接判决侵权。

二、自己注册商标侵权抗辩的正当性理由与域外立法

实际上,无论是商标的动态发展还是商标注册审查制度之漏洞,均可能导致注册商标之间的权利冲突。相互冲突的注册商标在客观上难以避免,不能单纯因存在商标冲突就不允许在后注册商标的存在和使用。更何况,长期的商标使用能够减轻甚至消除注册商标之间的该种冲突。另外,当事人因信赖商标局的授权而使用注册商标所产生的信赖利益不应被无端剥夺,不允许经过异议复审甚至诉讼程序的注册商标抗辩侵权指控事实上是在重新审查注册商标的效力,有违禁止重复诉讼之嫌。而这些事由均构成了自己注册商标侵权抗辩的正当性理由。相关域外立法不仅佐证了自己注册商标侵权抗辩的合理性,也表明了其可行性。

(一)自己注册商标侵权抗辩的客观基础:商标使用的动态性

语言符号不是固定不变的,“总是处在变化的状态中”[6]。符号发展变化的根本原因是符号的任意性,“语言符号的任意性在理论上又使得人们在声音材料和观念之间有建立任何关系的自由。结果是,结合在符号中的这两个要素(即能指与所指)以绝无仅有的程度各自保持着自己的生命,而语言也就变化着,或者发展着”[7]。语言符号的发展变化是通过言语进行的,“语言中凡属历时的,都只是由于言语。一切变化都在言语中萌芽”[8]。商标是商品的“语言”,是一种符号,是商标标志(能指)与商标标志所蕴含的商品信息(所指)的统一体。和语言符号一样,商标符号同样也不是固定不变的,它不仅有形成过程,形成之后也仍然不断地发展变化着。当然,商标的形成和发展变化不是通过言语而是通过商标使用进行的,或者说商标的言语就是商标使用,具体过程大体如下:首先,商标标志被厂商贴附在商品上并将贴附有商标的商品提供给消费者;其次,消费者在购买和消费这种贴附有商标标志的商品时,由于商标标志是该商品最显眼的特征之一,因此消费者在购买和消费贴附有商标标志的商品时,对该商品的认识和体验就会逐步浓缩到商标标志上,于是商标标志在消费者眼中渐渐地就成了贴附有该商标标志商品的代表,商标标志就包含了贴附有该商标标志商品的有关信息。也就是说,通过使用商标标志与其所代表的商品信息结合在了一起,就购买和消费贴有该商标标志商品的消费者来说,商标就形成了。在商标形成之后,商标也并不是固定不变的,而是会随着商品质量、服务等的变化而不断变化,这种变化仍然是通过商标使用进行的,即当商品质量、服务等发生变化时,消费者通过再一次购买和消费贴有该商标的商品,会形成和以往购买和消费贴有该商标商品不同的认识和体验,从而导致消费者对贴有该商标的商品产生新认识,其结果就是在消费者看来商标所代表的商品信息发生了变化,也即商标发生了变化。

商标使用的动态性意味着商标之间冲突的状况不是一成不变的,商标使用可能导致商标显著性增强,从而导致原本不存在冲突的商标之间产生冲突。反过来,随着两个相互冲突商标各自显著性增强,消费者原本不能区分的两个冲突商标也可能变得能够区分,从而不再冲突。比如在著名的“黑人牙膏”与“白人牙膏”商标纠纷中,尽管在我国发生的异议案件以及在新加坡、泰国、马来西亚等国家和地区的注册情况足以证明“黑人牙膏”和“白人牙膏”之间的冲突,但因长期的共存使用,我国台湾地区“最高行政法院”就认定:“二者商标在市场上已长期并存各自使用多年,已各自建立信誉,难谓一般消费者对二商标所表彰商品之性质及生产主体,有致混淆误认之虞。”[9] “白人牙膏”在我国台湾地区获准注册表明了下文所述的商标注册审查制度的必然漏洞,而“白人牙膏”和“黑人牙膏”长期共存后评定的结果,则表明商标的动态性导致时间的经过消除了原本相似商标之间的冲突。

(二)自己注册商标侵权抗辩的制度原因:商标注册审查制度的必然漏洞

根据我国《商标法》30聊五分钱的天吗条的规定,商标法采用商标局主动审查注册商标冲突,并驳回与在先注册商标冲突注册申请的审查制度,即当申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似时,由商标局驳回申请,不予公告。尽管如此,我国商标注册审查制度也不可能完全避免冲突商标的存在,这不仅是因为商标保护边界的模糊性和注册审查制度本身的有限性使然,也是因为完全避免冲突商标存在的注册审查制度必然是不经济的。

注册审查制度不可能完全避免冲突商标的存在是由商标边界的模糊性决定的。商标是知识产权客体的一种,本质上是一种知识,[10]不像物质财产一样看得见、摸得着。美国著名知识产权学者兰德斯和波斯纳曾指出:“一个思想或者其他知识产品不可能像一片土地那样被人看到,或者可能在地图上得到精确描绘。”[11]因此商标和商标权的保护边界均是模糊的。根据商标法的规定,不仅商标相同和商品相同构成侵权,商标近似和商品类似时如果存在消费者混淆的可能性也构成侵权。也就是说,商标禁用权扩大到近似商标和类似商品上,其侵权的判断标准是混淆可能性。显然,商标近似、商品类似和混淆可能性均不像物理世界的土地一样可以被精确测量和描绘,其具有模糊性,因此完全避免冲突商标的存在不可能。不仅如此,即便在申请注册时商标局已经完全避免了冲突商标的存在,由于商标使用的动态性,原本并不冲突的商标可能会随着其显著性的增强而变成互相冲突的商标。[12]同时,完全避免冲突商标存在的注册审查也是不经济的。美国著名知识产权学者马克·莱姆利曾提出过专利局应该理性无知(rationalignorance),其根本原因是完全准确地审查专利申请要求社会投入更多的时间和金钱。事实上,绝大多数专利从来不会涉讼或者被许可。由于如此少的专利被用来针对竞争对手,对社会来说仅仅在那些少数情形下详细审查专利的有效性成本是更低的,而不需要在审查时完全准确地审查每一项专利。用经济学的语言来说就是,专利局对真正的事实是“理性无知”,因为他们发现这些事实的代价太大了。[13]当然,由于商标保护的动态性,商标局在审查商标时要比审查专利时尽更大的可能来避免冲突商标的存在,但商标局在审查商标时仍然需要一定程度所谓的“理性无知”,商标局应该衡量花费更多的时间和成本来更高质量地审查商标与商标质量提高所带来的收益是否匹配,当花费更多的时间和成本与避免冲突商标存在所带来的收益相当时,从经济学角度来看商标局的审查质量才是最优的。显然,最优的商标审查质量并不能完全杜绝冲突商标的存在。

(三)自己注册商标侵权抗辩的法理基础:信赖保护原则

信赖是社会生活的基础,信赖保护原则不仅已经成为“私法制度体系中重要的法律原则”[14],而且“在许多国家和地区的行政法中已得到确认”[15]。商标法亦有适用信赖保护原则之余地。事实上,我国法院已经在商标案件中实际适用该原则。例如,在“安徽华源医药股份有限公司诉商标局”等案件中,尽管法院认定商标局作出的《新增服务商标的通知》第4项有关过渡期的规定违反了商标法的相关规定,商标局作出的《同日申请协商通知书》亦缺乏法律依据,属于违法行政行为;但法院认为,由于《新增服务商标的通知》发布之后商标行政主管机关根据该文件已经受理了7000余件商标的注册申请,其中1000余件商标的注册申请已经处理完毕,如果《同日申请协商通知书》被撤销,势必形成连锁反应,破坏基于《新增服务商标的通知》所形成的社会秩序,为数众多的商标申请人的信赖利益亦将受到损害,进而影响社会秩序的稳定。因此,法院最终判决不予撤销商标局作出的《同日申请协商通知书》。[16]

基于信赖保护原则,注册商标的有效性不应该被轻易否定,商标注册人可以其注册商标在商标侵权案件中进行抗辩。首先,无论是基于商标局作为专业的注册审查机构还是作为具有公信力的行政机关,除非能证明当事人有明显的主观过错,注册商标所有人均有理由信赖商标局的审查结果。这是因为,一方面,商标局是专业的商标注册审查机构,具有专业的审查能力,既然作为专业审查机构的商标局都未能避免冲突商标的存在,那么凭什么要求普通的注册商标所有人避免冲突商标的存在呢?基于商标局的专业审查能力,商标注册人完全有理由信赖商标局的审查结果。另一方面,商标局不仅是专业商标注册审查机构,同时也是专门负责商标注册审查的国家行政机关,具有商标审查的法定职责和公信力,基于此商标注册人亦完全可以信赖其审查结果。其次,商标注册人基于对商标局审查结果的信赖而使用注册商标所获得的利益也应该受到保护。因为,既然商标注册人有理由信赖商标局的审查结果,其基于该信赖使用注册商标所形成的利益也应该受到保护。否则,不仅对商标注册人不公平,甚至还可能危及整个商标注册制度的公信力。简而言之,信赖保护原则决定了商标注册人在商标侵权案件中完全可以以其自己的注册商标进行侵权抗辩。

(四)自己注册商标侵权抗辩的程序法理由:禁止重复诉讼原理

2015年1月30日,最高人民法院颁布《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》,该解释247条首次明确将重复诉讼作为规制对象,并明确规定禁止重复诉讼的条件,这表明禁止重复诉讼原理正式在我国民事诉讼法中确立。法律禁止重复诉讼的主要理由或者目的在于“防止裁判的矛盾、实现诉讼经济效率的价值、减少当事人的讼累”[17]。事实上,禁止重复诉讼的原理在商标法中出现得更早。我国1982年《商标法》28条即规定:“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标,不得再以相同的事实和理由申请裁定。”此后,尽管商标注册程序几经调整,但禁止重复评审之规则仍被遵守和执行。

商标注册程序中禁止重复评审意味着,经历过商标注册全部程序(包括诉讼程序)的注册商标无法再以相同的理由被宣告无效。因此,在商标侵权案件中,不允许这种注册商标的所有人用自己的注册商标进行侵权抗辩,而直接判决该注册商标的使用构成侵权,显然不仅意味着法院在案件中审理了该注册商标的效力,而且还做出了否定这种注册商标效力的判决,从而有违禁止重复诉讼原理。当然,对于并未经历商标注册全部程序的注册商标,即便在商标侵权案件中审查注册商标的效力,也不构成重复评审。不过,对于那些已经超过5年的注册商标,由于商标权效力已确定而“不可争辩”[18],此时,即便在商标侵权案件中审查注册商标的效力不构成重复评审,但该做法本质上与禁止重复诉讼的原理相违背。因此,禁止重复诉讼原理是自己注册商标侵权抗辩的程序法理由。

(五)自己注册商标侵权抗辩的域外立法

2017年《欧盟商标条例》第16条新规定了在后注册商标所有人在侵权诉讼中作为重要抗辩的干预权(intervening right)规则。根据该条规定,在侵权诉讼中,欧盟商标的所有人无权禁止在后欧盟注册商标或者欧盟国内商标的使用,只要在后欧盟注册商标或者欧盟国内商标不会根据《欧盟商标条例》第60条第1、3、4款或第61条第1、2款或第64条第2款或者《欧盟商标指令》第8条或第9条第1、2款或第46条第3款而被宣布无效。同样地,在欧盟商标的所有人无权根据《欧盟商标条例》第16条第1款和第2款,禁止在后注册商标使用的情况下,在后注册商标的所有人同样无权在商标侵权诉讼中禁止在先欧盟商标的使用。很显然,2017年《欧盟商标条例》新增的干预权制度考虑到了商标保护的动态性。即只要在后商标在取得时并不与在先商标冲突而系合法取得,就应允许在后商标的存在与发展。此后即便因商标的发展演变导致两个商标互相冲突,在先商标也不能阻止在后商标的使用,可以说这是“在先权利优于在后权利”一般规则的重要制度例外。干预权规定保障了合法取得在后权利人的地位,使其有权保持这种以合法方式取得的在后商标,而无须顾及其与在先商标发生冲突的事实。[19]《欧盟商标条例》序言第22条认为,这种规定的目的是“为了确保法律确定性并维护合法获得的商标权利”。在欧盟,可能产生干预权的情形大体包括以下情况:在先商标的显著性不足以反对在后商标的注册;在先商标所有人默许在后商标的注册和使用;在先商标所有人未真正使用其注册商标从而导致无权反对在后商标的注册和使用;等等。[20]在法律后果上,干预权的存在导致在先商标与在后注册商标的共存。因为根据《欧盟商标条例》第13条第3款和《欧盟商标指令》第18条第3款的规定,一旦干预权阻止在先商标的所有人禁止在后商标的使用,那么在后商标的所有人同样无权在侵权诉讼中禁止在先商标的使用。因此,“商标所有人的目光相遇在同一水平线上:没有一种权利凌驾于另一种权利之上”[21]。显然,干预权行使的结果是注册商标所有人可以在商标侵权诉讼中,以自己的注册商标成功抗辩商标侵权。

在日本,尽管商标法并未明确创设类似于欧盟商标法的干预权制度,但干预权的法理同样在其商标法上有所体现。日本著名知识产权法学学者田村善之认为,商标法一般不认可可能会存在混淆可能性商标的注册,但是商标一旦被注册,为了保护注册商标所承载的信誉,即便注册后出现了混淆可能性的情况,也无需追究相关当事人的法律责任。[22]日本商标协会前主席小野昌延更明确地指出:“商标所有人可以不受他人行使禁止权干涉,继续使用落入他人商标近似范围内的自己注册商标,直到其商标注册正式失效。且只要商标所有人在其使用权范围内使用该注册商标,他就不会被要求停止使用该商标,除非商标的使用与他人的权利相冲突或者被视为滥用。”[23]事实上,根据1993年修订的《日本不正当竞争防止法》第6条的规定,商标权的任何行使均不视为违反《不正当竞争防止法》,注册商标可以对抗不正当竞争的侵权主张。小野昌延认为:“这项立法部分基于这样的思想,即任何商标权都应该受到尊重,因为它是由国家通过适当的审查程序授予的。这项立法同样也基于这样的现实,即商标是在不知道驰名商标存在的情况下注册的,只有在根据《商标法》规定注册商标被宣告无效之后才可以适用《不正当竞争防止法》。”[24]由此可见在日本,自己的注册商标同样可以作为商标侵权的抗辩事由。

三、自己注册商标侵权抗辩的制度目的与构成条件

自己注册商标侵权抗辩制度的目的不仅在于维护商标注册的效力和稳定性,维持注册取得商标权机制和全国集中的商标审查制度,而且还在于防止对商标注册制度之滥用。为实现这样的制度目标,自己注册商标侵权抗辩之行使必须具备法定条件,以合理界定该制度的适用范围。

(一)自己注册商标侵权抗辩的制度目的

自己注册商标侵权抗辩制度是注册取得商标权和商标全国集中授权制度的必然产物,因此其目的主要是维持后两项制度的稳定并避免注册商标成为商标侵权的工具。具体阐释如下:

1.注册取得商标权和商标全国集中授权制度之维持。自1982年《商标法》建立现代商标制度以来,我国商标法一直坚持注册取得商标权制度,尽管商标注册申请量激增和商标审查工作负担沉重成了我国商标法运行面临的问题,《商标法》的几次修改也的确逐步强化了使用在商标权取得、维持和保护中的作用,比如未注册驰名商标保护的注册豁免、在先使用未注册商标地位的确立、未使用注册商标侵权损害赔偿之抗辩等,但注册取得商标权机制在商标法上的地位并未从根本上发生动摇。这固然是受我国商标法历史传统影响的结果,也与注册取得商标权独有的制度优势紧密相关。使用取得商标权和注册取得商标权制度各有其利弊。前者最主要的缺陷涉及权利的稳定性,因为即使保护第一个使用者的出发点是好的,但当多个当事人均主张自己是第一个使用


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