查找:                      转第 显示法宝之窗 隐藏相关资料 下载下载 收藏收藏 打印打印 转发转发 小字 小字 大字 大字
【期刊名称】 《科技与法律》
日本《专利法》第104条之3对我国的启示
【作者】 易玲【作者单位】 湖南工业大学
【分类】 国际知识产权法
【中文关键词】 无效复审;诉讼中止;专利侵权;专利确权
【文章编码】 1003-9945(2013)03-0045-09【文献标识码】 A
【期刊年份】 2013年【期号】 3
【页码】 45
【摘要】

知识产权确权问题取决于行政权与司法权的分配与制衡,而我国的这两大权力配置不合理,其突出体现在,专利侵权诉讼与无效审理程序并存时,由于法官的自由裁量权过弱产生中止诉讼等问题。而日本《专利法》第104条之3意义重大,这一条款虽然没有明确法院直接宣告专利权无效的权力,但是实质上已变相地赋予法院在无效抗辩中间接的裁判权,对中国起着较大的示范作用。结合国情和现实背景,中国应借鉴日本的有益做法,对专利侵权诉讼中止问题重新梳理,合理配置行政权与司法权,适当扩大法官自由裁量权的边界,建立专利无效宣告程序与诉讼的协调机制。

【全文】法宝引证码CLI.A.1175907    
  
  专利确权机制一直是一个在公正与效率价值中寻求平衡的两难问题,它在很大程度上取决于行政权与司法权的分配与制衡,而我国的这两大权力配置不合理,最突出的体现在专利侵权诉讼与无效审理程序并存时,法官的自由裁量权过弱,一般要中止侵权诉讼,走无效审理程序,这样的制度设计所带来的诉讼拖延、循环诉讼、专利权滥用等问题,严重桎梏中国知识产权的前行之路。与此同时,很长一段时间日本的做法与中国相似,对于专利效力问题的判断由特许厅专门行使,法院必须予以尊重,但其弊端日渐凸显。Kilby案引发了产业界与司法界对这一问题的讨论,并导致2004年日本专利法的修改,新设《专利法》104条之3的规定意义重大,这一条款虽然没有明确法院直接宣告专利权无效的权力,但是实质上变相地赋予了法院在无效抗辩中间接的裁判权,一定程度上提高了诉讼效率,尽管在如何维持诉讼与审决一致性上及诉讼拖延问题上也存在不足,但总的来说操作及适用范围比中国要灵活、宽泛许多,值得借鉴的地方也不少。专利确权机制包括多个方面,除了专利权无效与中止诉讼问题,还涉及到知识产权审判组织制度的改革和对无效宣告请求程序性质的定位等,但专利侵权诉讼中止问题则是其中一座桥梁,对它处理是否妥当直接关系到一个企业的命运与整个社会的创新与发展。本文仅就无效审判与侵权诉讼关系的处理问题进行比较研究,以借鉴日本的有益做法,对专利侵权诉讼中止问题重新梳理,提出适当扩大法官自由裁量权范围,建立专利无效宣告程序与诉讼的协调机制等一些建议与想法,期望探索一种符合中国国情的专利确权模式,以此来提高我国知识产权诉讼审判的质量与效率,早日实现国家知识产权战略目标。
  一、日本《专利法》104条之3的由来和具体内涵
  (一)新设《专利法》104条之3以前
  1.判例所确立的“无效判断否定说”
  在对待专利无效宣告问题上,自明治37年(即1904年)9月15日,日本最高院以判例的形式确立了“无效判断否定说”以后,{1}日本实务界坚守严格的职权主义模式,采用“单轨制”模式处理专利有效性问题:如果特许厅没有做出无效审查决定,不容许被告在侵权诉讼中以专利权无效为由作为侵权行为的抗辩事由。即使专利上存在着无效事由,但一旦该专利获得了登记,只要使该登记无效的审决没有确立,其效力就不丧失,此时普通裁判所不能对专利的合理与否以及其效力有无进行判断,侵害专利权的被告必须凭借审决使专利无效。{2}P152此种做法使得法院不得不中止案件审理,等待特许厅的审查决定,从而造成诉讼拖延等司法资源的极大浪费。
  由此,可以推断出“无效判断否定说”的基本思路是,即使专利是无效的,但如果没有特许厅做出的无效审决,在侵权诉讼中就应当推定该专利有效,并根据其专利范围判断被控侵权人是否侵权,被控侵权人不能以任何无效的理由对该专利提出抗辩。按照当时的日本最高法院—大审院的解释,即使专利权存在无效理由,但只要没有通过无效审理程序认定其无效,专利权就不应当丧失其效力,法院也不能对专利权的合理性及其效力进行判断,要想使专利权彻底无效,被告只有发动无效审理程序。[1]因为“在日本,法院对于现在专利厅的审定,只注重判断其所认定的事实是否合法,而对其技术上判断的可否则几乎不予否定。事实上,对于专门行政厅所做的判断得到了尊重”。{3}
  “无效判断否定说”的法理依据主要基于司法权与行政权的权限分配以及对于行政权必要的尊重。
  首先,专利权是一项技术性较强的权利,对专业性问题的判断,行政机关作为国家职能机关,相比立法、司法机关会更加擅长,因为它能紧跟市场的发展动向并能迅速予以应对,对于“只具备法律训练和司法实践的法官来说,会让他们无从下手”。{4}正如美国法官尼利(Neely)在一个案件的判决中所说:“必须记住,法院的五个法官每年要大约审理1,262个案件。我们不是会计师,也不是电力工程师、金融家、银行家、股票交易员或是系统管理分析家。期望法官去明智审理有关公共行政运作详情(Intricacies)的五千页(行政)案卷真是荒唐透顶”。[2]因此,专利是否有效的问题交给专门的行政机关来审决具有相当的合理性。
  其次,行政行为具有公定力、确定力、拘束力和执行力,具体行政行为一经成立,不论是否合法,即具有被推定为合法而要求所有机关、组织或个人表示尊重的一种法律效力。{5}所以,经特许厅审查过后的专利权,一旦基于授权而产生效力,只要特许厅不做出认定专利无效的审决,那么专利有效事实便成为一个基础性前提,任何其它机关都要给予充分的尊重。
  2.判例所确立的“权利滥用说”
  对这一问题,日本学界进行了深入探讨,产生了诸如“技术范围无法确定学说”、“自由技术抗辩学说”、“当然无效学说”以及“权利滥用学说”等各种学说,试图用以指导实践,改变当前诉讼局面。但是,直到2000年4月,日本最高裁判所做出“Kilby第275号专利上告审判决”,[3]对于此问题的解决才有了转机。该案明确否定了“无效判断否定说”,而采用了“权利滥用说”。{6}在此案中,法院明确指出:在明显存在专利权无效理由,而且当事人已经提出了无效审判请求的情况下,允许专利权人以该专利权为基础提出停止侵害和赔偿损失的请求是不妥当的。在这种情况下专利权人对第三人行使专利权的话,属于专利权滥用。[4]裁判所可以运用权利滥用学说,宣告专利权在诉讼当事人之间相对无效,从而可不必等待特许厅的审查决定生效即可迅速做出不构成侵权的判决。{7}很显然,虽然没有明确赋予法院判断专利有效性问题的自由裁量权,但却变相赋予法院一定的判断权,但这种受限的权力在司法实践中产生了很多问题,如对于“明显性要件”如何认定?所谓“明显”须达到何种程度?判断是否构成“明显”的标准是什么?日本最高院并未说明。
  日本司法实践由“权利滥用说”替代“无效判断否定说”,从宏观上看,是从过去的司法权对行政权“完全尊重”过渡到“有限尊重”;就微观而言,是审理专利侵权诉讼的法院对专利权效力的判断由“完全不能”到“部分能”的转变,也即,由过去的单一的行政确权向现在的司法确权与行政确权“双轨制”模式的过渡。采用“权利滥用说”主要基于以下几个理由:
  第一,从公平角度出发,“无效判断否定说”有悖于其价值理念。如果该专利明显存在无效理由,却无法立即对专利权人滥用法律赋予的停止使用及损害赔偿请求权给予纠正,从本质上说是给予专利权人不当利益,而让专利实施者承担了不必要的负担,这样会导致权利的严重失衡,不利于对相关权利人的保护。
  第二,与诉讼经济相冲突。在侵权诉讼中,假如专利明显存在无效理由,但被控侵权人不能以此为由抗辩,而必须向特许厅申请专利无效,或者说如果专利原本就是有效的,但专利权人因为对方提起专利无效确认程序,而被迫卷入无效审理程序中,无论对哪一方来说都是不经济的。因为正常情况下,对于一个理性的经济人而言,大都只期望解决纠纷,而并不希望解决专利有无对世性效力的问题。
  第三,从诉讼效率上看,法院如果能够在侵权诉讼中一次性解决专利效力问题以及以此为基础的侵权纠纷,比完全交给特许厅审理后再做判断要节省时间,对遏制诉讼的拖延也将起到良好作用。
  第四,“权利滥用说”使审理专利侵权诉讼的法院可以在必要的限度内进行事实判断,这样得到的结论相对较为全面、妥当。因为一方面承认在无效审决确立之前专利权的对世性效力,另一方面如果出现问题,又通过权利滥用这一法理来更正,就可以更大程度地保护权利人的权益。
  (二)新设《专利法》104条之3以后
  受上述观点的影响,平成16年(即2004年)《专利法》修改中增加了104条之3:“认为该专利根据专利无效审判应该会被无效时,专利权人或专用实施权人不得针对相对方行使该权利。如果认定前款规定的攻击或防御方法是以不当拖延审理的目的提出的,则法院可以依申请或职权做出驳回的决定”。{8}这条对限制专利权人的权利行使予以了规定,对此应当这样理解:在专利侵权诉讼中,被控侵权人以专利无效的理由提起抗辩,如果法院认为该无效理由是在无效宣告请求中提出,特许厅也会判定其为无效,那么法院就会认可专利无效的事实,对于以专利权为基础的停止使用和损害赔偿请求将不予支持,以此间接限制专利权人权利的行使。因为侵权诉讼只解决是否构成侵权以及侵权责任问题,而是否侵权直接与停止使用请求权和损害赔偿请求权紧密相连。专利的效力性问题只能通过特许厅的无效审决确定,法院的裁判效力限于诉讼当事人双方、具有相对性,当然也包括对例外情况的判断。从而进一步明确了专利无效判决制度,增加了“当然无效”之抗辩,即如果法院认为该专利根据专利无效审判应该会被无效时,可以先行判决专利无效,并且将Kilby案判决中所设定的无效理由应为“明显性”要件删除,这也意味着法院在民事诉讼中审查专利权效力有了正式的法律依据。
  另外,日本的立法机关还新设了《专利法》168条第5项、第6项作为补充,主要考虑到如果被控侵权人同时在特许厅提出无效请求,那么原告的专利是否无效、与被告是否构成专利侵权之间又产生了必然联系,为了防止法院的侵权诉讼判决与特许厅的无效审查决定发生冲突而损害法的稳定性,专利法特别规定了专利无效审判与侵权诉讼的协调通知机制,并明确了如果在侵权诉讼中不认为是无效,而无效审判中被确立为无效专利,则可以成为再审事由,反之亦然,但日本的立法机关并没有规定具体对策。如此一来,法院虽然没有直接宣告专利权无效,但是从实质上却确认了法院审查专利权有效性的权力。
  二、日本《专利法》104条之3的适用要件及其评析
  (一)《专利法》104条之3的适用要件
  1.取消了“明显性”要件
  日本《专利法》104条之3用“认为该专利根据专利无效审判应该会被无效时”取代了判例确立的“明显存在无效理由”。对于这一问题,日本理论界与实务界争议较大,一部分人认为基于专利的特殊属性、诉讼的效率以及产业结构的要求,专利侵权、专利无效诉讼最好是在一个案件当中,由法院同时解决两个问题,持这种观点的人,要求彻底去除“明显无效”的条件,赋予审理专利侵权的法院同时判决专利是否有效的权利;而另一部分反对者认为,专利侵权与专利无效是两种不同性质的程序,解决的实际问题也不同,侵权诉讼与无效审理应该交由不同的机关来判断。知识产权诉讼研讨会的讨论结果是废除“明显无效”要件,实施一系列改革,其具体体现在专利侵权诉讼中,日本法院可以根据《专利法》123条有关专利无效的理由,宣布“专利权当然无效,故专利权人起诉他人侵权,属于滥用专利权”,这从本质上使审理侵权纠纷的法院在事实上可以认定专利是否有效。
  但是,立法上删除“明显存在无效理由”并不等于法院完全不考虑“明显性”要件,最初最高院确认的“明显性”要件,主要考虑的是法院没有无效判断权,在侵权诉讼与无效审判两种方式并存的情况下,如果无效审判被提起,两种判断发生冲突可能会极大地损害法的稳定性,为了避免这种情况的发生,“明显性”要件尤显重要,在“明显存在无效理由”下,法院可以行使自由裁量权确定专利的效力。现行法律删除“明显性”要件而以“认为该专利根据专利无效审判应该会被无效时”(当然无效)这样的法律语句来代替,其意思就是专利权自始被视为无效、不存在,与“明显性”表达同义,目的仍然是尽可能地保证侵权判断与无效判断的一致性。从消除判断冲突的意义上说,两者有异曲同工之妙。因此,尽管没有了“明显性”要件,但依照现行立法的“当然无效”依然保留了最初的立法趣旨。
  2.“权利不行使”抗辩替代了“权利滥用”抗辩
  日本在2004年的《专利法》修改中,就104条增加了第3款的规定“在专利权或独占实施权的侵权诉讼中,该专利应该依专利无效审判被认定无效的,专利权人或独占实施权人不能向对方行使权利。”在此之前,根据日本《专利法》100条的规定赋予专利权人或独占实施权人停止侵害请求权,这项法定的权利在无效审决确立前,任何人都不能否认其效力,为了禁止专利权人或者独占实施权人滥用法律赋予的权利,最高院的判例中增加了“明显存在无效理由”,否则为“权利滥用”。现行《专利法》104条之3,通过立法的明文规定“……专利权人或独占实施权人不能向对方行使权利”来限制专利权人权利的行使,就没有必要采用“权利滥用”的抗辩。
  3.立法中删除了判例所确立的“权利滥用说”中的例外情况
  最高院判例所确立的“权利滥用说”中的例外情况是指如果出现以下几种情况有可能使专利由无效变为有效。如当专利请求的范围由A、B、C三个要件构成时,A是由Al和A2的上位概念,如果A2·B·C这是一种公知技术,将专利请求的范围由A·B·C缩小到A1·B·C,无效理由就消除了,那么这项专利就被认定为有效;如果被告以A2·B·C为由抗辩,由于A2·B·C是公知技术,则可以判决被控侵权人不构成侵权,相反,一旦被告产品类似于A1·B·C结构时,就被认为是侵权,于是判例中加上了例外情况作为“权利滥用说”的补充,其实质是以公知技术直接判断侵权与否,避开专利无效理由。在新修改的《专利法》中删除例外情况,[5]因为它完全可以被“专利权存在无效理由”这个要件所包含,如果专利权人请求范围缩小为类似于A1·B·C结构时,被控侵权人可属于不符合“当然无效”的情况,不需要作为“权利滥用”的例外情况单独列举出来,当专利权人的专利范围类似于A2·B·C结构时,因为是公知技术,也不需要作为例外情况处理。
  (二)评价
  就世界各国专利权效力纠纷案件的审理模式看,如果按审理机关划分,一般分为两种,一是由法院按照司法程序进行审理,另一种则是由法律授权的行政机关进行审理,并按照法定的程序为当事人提供司法救济;如果按照与专利侵权纠纷的关系划分,则一种是作为专利侵权纠纷的抗辩提出专利权无效并由审理专利侵权纠纷的法院进行审理,另一种是作为专利侵权纠纷的反诉提出专利权无效,而反诉审理的法院或行政机关与审理侵权纠纷的法院是多个。
  在审理机关上,日本属于第一种模式,法院按照司法程序进行审理。从前述的相关规定可以总结出“无论专利的无效理由是否明显,审理侵权诉讼的法院都可以对专利是否有效进行判断”,这表明专利有效权的判断由司法程序进行;在与侵权诉讼的关系上则属于第二种模式,[9]即在侵权诉讼中可以反诉专利权无效,而对专利权效力问题的审理可以是审理侵权诉讼的法院或专门行政机关。毋庸置疑,这些新的立法规定,在诉讼效率的提高及裁判所与特许厅关系协调上起到很好的积极导向作用。
  第一,提高了诉讼效率。在2004年的专利法修改中,第104条增加了第3款,其本质是法院在专利侵权诉讼中可以对专权利的效力性做判断。但是,在专利无效审查做出决定之前,专利权仍然是具有对世性的效力,而审理侵权诉讼的法院对于专利权效力的判断具有相对性,只在该诉讼当事人之间有效力。同时为了防止当事人滥用上述专利权无效的抗辩,该条款还规定,如果法院认为当事人列举的无效理由是出于拖延诉讼等不正当的目的,可以驳回其抗辩,这样的规定完全出于提高诉讼效率的考虑。
  第二,协调了裁判所与特许厅之间的关系。修改之前的168条总共有4款,其主要内容是侵权诉讼中诉讼中止的问题处理,修改后增加了两款,第5款是当特许厅接收到侵权诉讼中的反诉专利权无效的审判请求时,而法院欲根据104条第3款的规定限制专利权人停止侵害和损害赔偿请求权行使时,必须向特许厅的长官进行沟通。这就尽可能避免了侵权诉讼与专利权无效审判同时存在的情况下,双方判断不一致的尴尬。第6款规定,对于接到上述法院通知的特许厅长官,还可以要求法院提交有关诉讼
我不休息我还能学

  ······

法宝用户,请登录后查看全部内容。
还不是用户?点击单篇购买;单位用户可在线填写“申请试用表”申请试用或直接致电400-810-8266成为法宝付费用户。
【注释】                                                                                                     
【参考文献】

{1}[日]中山信弘.特许法[M].东京:弘文堂,2010: 315.

{2}[日]田村善之.日本现代知识产权法理论[M].李扬等,译.白巴根,铃木敬夫,校.北京:法律出版社,2010.

{3}[日]富田彻男.市场竞争中的知识产权[M].廖正衡等,译.北京:商务印书馆,2000: 62.

{4}张树义.纠纷的行政解决机制研究—以行政裁决为中心[M].北京:中国政法大学出版社,2006: 31.

{5}姜明安.行政法与行政诉讼法[M].北京:北京大学出版社,1999: 155-157.

{6}[日]竹田稔知识产权侵害要论—特许、意匠、商标权[M].东京:发明协会,2007: 58.

{7}梅术文,曹新明.日本知识产权法院的设置及其启示[J].电子知识产权,2005, (12): 40-43.

{8}杜颖,译.易继明,校日本专利法[M].北京:经济科学出版社,2009: 37.

{9}崔国振.专利无效宣告制度的价值及其优化研究[C].国家知识产权局.专利法研究(2009).北京:人民出版社,2010:236-239.

{10}周甲禄,廖君.专利无效审查与侵权审理巫待合二为一[N].经济参考报,2010-02-09(8).

{11}程永顺.专利行政诉讼实务[M].北京:法律出版社,2003.

{12}程永顺.中国专利诉讼[M].北京:知识产权出版社,2005:307.

©北大法宝:(www.pkulaw.cn)专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料,正式引用法规条文时请与标准文本核对
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯:如何快速找到您需要的检索结果?    法宝V5有何新特色?
扫码阅读
本篇【法宝引证码CLI.A.1175907      关注法宝动态:  

法宝联想
【共引文献】
【相似文献】
【作者其他文献】
【引用法规】

热门视频更多