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【期刊名称】 《现代法学》
扩大型再颁专利的制度逻辑及启示
【英文标题】 The Rationale and Enlightenment of Broadening Reissued Patent
【作者】 李雨峰陈聪
【作者单位】 西南政法大学{教授,法学博士}西南政法大学知识产权专业{博士生}
【分类】 专利法
【中文关键词】 捐献原则;原初专利的瑕疵;扩大型再颁专利;权利要求
【英文关键词】 dedication rule; defect of original patent; broadening reissued patent; claims of patent
【文章编码】 1001-2397(2019)02-0091-13
【文献标识码】 A DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2019.02.07
【期刊年份】 2019年【期号】 2
【页码】 91
【摘要】

我国专利制度中的捐献原则排除了对在说明书中描述但没有记载在权利要求书中的技术方案的保护。这一原则的优点是维护了专利的公示性,让法官适用法律比较明确,但不足是对专利权人过于严苛。为克服这一原则的弊端,美国在司法实践中形成了扩大型再颁专利制度,并在立法中予以承认。扩大型再颁专利可以克服原初专利的瑕疵和捐献原则的僵硬,达致专利的公示性与排他利益之间的动态平衡。我国专利法没有为专利权人设置增加权利要求的救济措施,对那些因疏忽而无法把某些技术方案纳入保护范围的专利权人有失公平,因此建议我国专利法吸收扩大型再颁专利制度。

【英文摘要】

The dedication rule in China’s Patent Law excludes protection for subject matters disclosed in the specification but unclaimed in the patent claims. The merits of this rule are ensuring the public notice function of patents and enhancing the certainty of judicial interpretation, but it could be over restrictive for patentees. In order to overcome the shortcomings of this rule, U.S.federal courts, through case law, formed the rule of broadening reissued patent, which was now codified in the Patent Act. The rule of broadening reissued patent can remedy the defects of original patents and alleviate the inflexibility of dedication rule, thus striking a balance between public notice and exclusive rights. China’s Patent Law lacks any remedy for patentees who fail to claim disclosed subject matters due to negligence. Thus, we suggest China’s Patent Law imports the rule of broadening reissued patent.

【全文】法宝引证码CLI.A.1255302    
  
  我国最高人民法院在2009年12月颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条规定了捐献原则。按此,仅在说明书或者附图中描述而未记载在权利要求书中的技术方案,不受专利权的保护。北京市高级人民法院2013年颁布、2017年修订的《专利侵权判定指南》第58条把这种情况视为是专利权人对相关技术方案的放弃。这一原则充分体现了我国专利法关于专利权保护范围以权利要求书的内容为准的精神。但值得注意的是,在确定专利权的保护范围时,说明书和附图并不是可有可无的,它发挥着说明、限定作用{1}。从这个角度看,仅在说明书中描述而未记载在权利要求书中的技术方案未必就是专利权人想要放弃的方案,如那些专利权人因为疏忽而没有写入权利要求书的技术方案{2}。如果对这些技术方案不加限制地适用捐献原则,就很可能与发明人的初衷相悖,进而影响专利权的保护范围。捐献原则源于美国,也正是意识到捐献原则的这一弊端,美国法院在实践中探索出了一种矫正捐献原则的制度,即扩大型再颁专利(broadening reissued patent)[1],该制度最终被美国专利成文法吸收。由于我国专利捐献原则借鉴了美国的做法,因此梳理扩大型再颁专利制度的历史、法律构造与功能,探讨扩大型再颁专利的制度逻辑,对我国专利捐献原则的完善具有重要的参考意义。
  一、美国扩大型再颁专利的演进
  再颁专利[2],就其本意来说是通过再颁程序之后产生的新专利。它是专利获得授权之后,专利权人就同一发明提起的一种更正原初专利(original patent)后的专利。国家专利审查机构经过审查认为再颁申请符合授权条件的,向申请人颁发新的专利,专利权人放弃原初专利。专利权是国家专利审查机构与专利申请人(或者代理机构)之间互动的结果,无论从专利申请的撰写还是从审查人员的能力等方面看,授权后的专利都有可能存在缺陷。为此,对这种存在缺陷的专利进行更正是必要的[3]。
  再颁专利是美国专利实践的产物,它是在美国专利商标局内部进行的一种行政程序,由专利权人提出,用于更正已授权专利的某些瑕疵。最早的再颁专利可以追溯到1813年7月8日,它始于美国威廉·桑顿(William Thornton)的倡议,目的是“捍卫发明人尽管在其专利中有错,但仍应从其发明中获得利益的宪法权利”{3}。美国早期较为著名的再颁专利案件是“格兰特”案[4]。在该案中,原告获得了一个关于切割帽坯(hat body)的卷切机的专利,该专利自1821年8月11日生效,保护期为14年。之后,原告向美国专利商标局申请,因说明书中的缺陷,放弃原有的专利,并请求颁发一个新专利。1825年5月,美国专利商标局经过审查认为,专利权人的原初专利的瑕疵是专利权人的非欺诈错误造成的,应当予以纠正,据此向专利权人颁发了新的专利,同时宣布原初专利无效,保护期自原初专利获得授权时计算。依据新颁发的专利,原告向美国纽约南区巡回法院起诉,状告对方侵权,要求赔偿损失。后该案被美国最高法院调卷审理。在诉讼中,被告除了辩称原告的再颁专利没有准确、清楚地描述改进的专利,没有在说明书中描述卷切机的尺寸大小长度比例,没有在说明书中写明卷切机的实施例之外,还说明了主要的理由是,美国专利商标局无权接受原告的申请,在原初专利的保护期没有届满时,美国专利商标局无权对同一发明进行授权。也就是说,美国专利商标局的再颁行为没有成文法的基础。马歇尔(Marshall)主审大法官表达了最高法院的意见,他指出:“任何开明政府的旨趣和政策都是促进技术的进步。宪法的制定者们意识到了这一点,并将‘通过授予作者和发明人对其作品和发明一定时间内的独占权,以促进科学和技术的进步’这一权力授予了国会。第一届议会在第二次会议期间通过了授予发明人以专利权的法律。专利法明确授予申请人、继承人、信托机构和受让人在14年内的独占权。此间,专利权人享有制造、使用、许可他人使用该发明的专有权利。我们认为应当按照目的去解释法律,我们不能超越成文法的立法目的,也不能支持具有欺诈或者恶意的行为。如果承认政府部门犯错后应当予以纠正,我们就应当承认,一个旨在确保专利权人获得利益的纠正错误的专利也应当被颁布。如果错误是由无辜的发明人自己所造成的,为什么不按照同样的目的采取同样的行为?”美国最高法院的这一判决对成文法产生了影响。为了回应本案中所讨论的再颁专利的成文法基础,该制度被1832年的《专利法》所吸收。它规定,无欺诈或者无欺骗之目的,因疏忽(inadvertence)、偶然(accident)、错误(mistake)的原因未能清楚准确地描述发明而导致该专利无效或者不能实施时,应适用再颁程序。在1836年7月4日实施的《美国专利法》中,其专设第13条规定了再颁专利。第13条规定:“当已授权或者即将授权的专利,因附图或者说明书存在缺陷或者不充分,或因专利权人在说明书中的权利要求比他已有或者应有的权利要求多的内容(就像他的发明是新的那样);或者无欺骗、欺诈之目的,因疏忽、偶然、错误导致瑕疵,专利商标局局长依法根据专利权人的弃权申请,在要求专利人另付15美元规费后,对上述发明人就同一发明在原初专利未届满的期限内,向专利权人颁发与其纠正后的附图或者说明书一致的专利。在专利权人死亡,或者原初专利转让后,该权利可授予其遗产执行人、管理人或者受让人。该再颁的专利,与纠正后的附图和说明书一起,在之后发生的诉讼中,具有同样的法律效力……”相比1832年的《专利法》,1836年关于再颁的情形增加了一种类型,即“专利权人非因欺诈在说明书中的权利要求比他本该要求的内容多”的情形。
  获得美国最高法院认可之后,特别是被纳入《美国专利法》之后,再颁专利事件日益增多。越来越多的专利权人向美国专利商标局申请再颁专利。有人曾经统计,在1859年左右,美国再颁专利数量创下了历史之最{3}1007。再颁专利主要用于纠正原初专利权利要求的不充分。尽管再颁专利的类型不限于扩大型再颁专利,但多数再颁专利的目的是为了扩大原初专利的保护范围。其主要类型包括:将法律规定的新客体纳入原专利保护范围,如将产品制造方法纳入关于产品的专利中;增加权利要求的内容;采用上位概念描述权利要求,增加权利要求中的等同物{3}1002-1003。
  早期的再颁专利主要是作为保护专利权的一种防御措施,以应对专利受到威胁或者因说明书发生错误或者疏忽而丧失专利的情形。但到了19世纪50年代,再颁专利变成了进攻武器,专利权人利用其扩大专利的垄断范围。越来越多的人意识到再颁专利的潜在价值,越来越多的毫无价值的专利,特别是那些在说明书中描述但没有记载在权利要求书中的内容,可通过再颁程序进入权利范围。“他们购买陈旧、毫无价值的专利,通过再颁程序扩大其权利范围,从被控侵权人那里榨取了巨额利润。”{3}1004其结果是,专利的公知性受到破坏,人们无法把握专利的范围,渐渐地“公众从不相信再颁专利,到开始不相信专利制度”。于是,美国的立法和司法部门开始着手解决再颁专利的滥用问题。
  1870年,美国国会接受了对再颁专利制度进行改革的观点,其通过的《美国专利法》第53条几乎逐字逐句重述了1836年《专利法》第13条的内容,但增加了如下内容:“再颁专利不能在说明书中增加新内容(new matter)。”这一精神在十年后得到了最高法院的支持。在1881年的“米勒”案[5]中,美国最高法院对扩大型再颁专利制度进行了限制。该案中,原告获得了一个机械组合专利,其涉及一个双穹顶发热灯的发明,一个穹顶置于另外一个穹顶之上,上有打孔盖子,灯芯管和气管通过盖子上下移动。其权利要求是,该组合专利特别包括双穹顶,它可以让外部的空气燃烧更为充分,无需烟道,也无爆炸危险。事实证明,该发明是失败的。从效果上看,真正的发明是带有改进烟道的单穹顶发热灯。被告批量生产了大量这种带有改进烟道的单穹顶发热灯。原告的原初专利于1860年10月16日获得了14年加续展7年的保护期。该专利曾于1873年5月和1876年7月两次被放弃和再颁。该案由美国康涅狄格州巡回法院审理,后上诉到最高法院。布雷得利(Bradley)大法官代表法院发表了意见。最高法院认为,原告在原初专利授权后的第十五年才发现带烟道的单穹顶发热灯是真正的改进,并要求再颁专利。这种再颁是无效的。具体而言,最高法院提出了如下几条意见:第一,再颁专利中的发明和原初专利的发明不是同一个事物。再颁专利中的发明是单穹顶带烟道发热器,而原初专利中的发明是双穹顶不带烟道发热器,因不是同一发明,不能适用再颁程序。第二,再颁专利说明书的疏忽或者错误是一种伪装,即使不是伪装,其在专利证书中的错误也是非常明显的。其唯一的错误是,再颁后的权利要求没有它可能的范围宽。即使允许纠正此错误,也应当是在专利证书颁发后及时进行,而不应当在十五年之后。不必要的耽误影响了专利权人修改或者申请再颁专利的权利。第三,对一个具体的设备或者设备组合的权利要求(实施例),以及专利权人对与专利权利要求相近的其他设备及其组合的权利要求的忽略,从法律上讲,都捐献给了公众。这是一种宣言,专利权人没有主张的要么不是他的发明,要么就捐献给了公众。第四,从1832年实施再颁专利制度以来,根据专利法放弃原初专利以纠正其错误和瑕疵而颁发新专利的权力被误读和滥用了。再颁扩大权利要求的专利是例外而不是一种原则,只有当已经发生的实际瑕疵不是因为判断的原因,而是因为真正诚信的错误(real bona fide mistake)所致时,才能对这种瑕疵进行纠正。之后,扩大型再颁专利日益受到严格约束。
  在理论上,也有学者对此抱以批评的态度,认为美国专利商标局之前在专利审查历史中一直采纳的是历史进路,而再颁专利违背了这一进路。按此进路,专利申请人与专利审查人员之间是一种博弈关系,申请人对其技术方案提出较宽的保护请求,审查人员根据检索情况对其专利进行限制,专利权人对此限制进行认可。其间,形成了专利权人与美国专利商标局的一份明示的契约,美国专利商标局对专利权人的权利进行了限制,作为对价,专利权人获得了专利权[6]。如果事后他要求再颁专利,明显是对契约的违反,是对普通法历史上禁反言原则的背离。而美国的法院抛弃了这一进路,广义解释1952年《美国专利法》第251条的规定,是对历史的背叛{4}。在实践中,也有法院认为,“《美国专利法》第251条并不是用来矫正申请人或其律师所犯错误的万灵药”[7]。
  尽管在适用上受到限制和约束,在理论上存在反对的声音,扩大型再颁专利仍有其存在的空间,毕竟人类的认识能力有限,专利申请撰写错误在所难免。在1892年的“托里夫”案[8]中,美国最高法院指出,“认定不能通过再颁专利扩大权利要求范围,不仅无视成文法的明显意图,也会在很多种情况下给专利权人带来困境。专利说明书和权利要求书是最难准确描述的法律文件,当发明相当复杂时,更是如此。让我们看看这种情况:极有价值的发明经常由毫无经验的人来撰写说明书和权利要求书,这些人往往不能准确地描述专利权人的发明,他们要么主张专利权人实际发明的内容,要么遗漏了专利权人实际发明中的重要内容。在这种情况下,如果不允许专利权人通过再颁程序来保护其实际的发明是不公平的,但前提是专利中明显存在错误,他尽了勤勉义务也未发现该错误,而且也没有第三人同时获得了他没有主张的(那部分内容)制造和销售的权利。专利法的目的是确保专利权人对其实际发明内容的垄断,这一目的不应因坚持过于僵硬的成文法表述,也不应因适用人为的解释规则而抹杀”。
  1952年的《美国专利法》对再颁专利制度进行了修订与完善。第251条是关于再颁专利的专门规定,该条第1款规定,专利权人非因欺诈发生错误,致使其说明书或者权利要求书中存在瑕疵,或其主张保护范围超过或者未达其应请求的权利范围,致其专利全部或者部分无法实施或者无效,在其缴回原专利证书并交纳法定费用后,局长应以新修正后的申请,就原专利记载的发明重新颁发专利,新专利的有效期限为原专利保护期的未届满部分。再颁的专利申请中不得增加新内容。这是一个原则性规定。按照《美国专利法》第251条第1款,不允许在再颁专利中扩大权利要求内容。作为例外,第251条第4款规定,扩大权利要求内容的再颁专利,其申请必须在原初专利核发后的2年内提出。由此,形成了美国再颁专利制度的基本框架,美国专利法关于扩大型再颁专利制度的规定也最终定型。六十年后,美国2011年通过的《美国发明法》(America Invent Act)第20条对再颁专利制度进行了又一次修改,放宽了对再颁专利的要求,不再要求专利权人主观上的“非欺诈”。
  二、扩大型再颁专利的法律构造
  一项原初专利,若要进入再颁程序,扩大其权利范围,必须满足法定的构成要件。在美国法上,尽管成文法没有明确扩大型再颁专利必须满足的条件,但司法判例积累了一些经验。
  (一)扩大型再颁专利的法律构成装完逼就跑
  1.扩大型再颁专利与原初专利必须针对的是同一发明
  再颁专利的目的是在原初专利授权之后,对原初专利中的瑕疵进行纠正,这种纠正不是针对发明本身,而是针对发明完成之后,在申请专利的过程中,因为专利权人的错误、疏忽而导致的对该专利范围界定的不准确。如果再颁专利针对的不是同一发明,而是与原初发明不同的另一发明,哪怕是原初发明的改进,也不符合再颁专利的初衷。此时,专利权人完全可以通过重新申请获得新的专利权。这一思想在美国最高法院判决的“米勒”案中阐述的非常清楚[9]。
  然而,对何谓“同一发明”,在解释上存有不同的认识。一种观点是,“同一发明”指的是在原初专利中描述的发明{3}1008;另外一种观点是,“同一发明”指的是“实际应是的那一发明”{3}1008。按照前者,扩大型再颁专利制度就没有存在的空间。毫不意外,美国法院采纳了第二种立场,它要求必须是在原初专利中有所体现而在再颁专利中所增加的内容[10]。法院指出,尊重美国专利商标局之前的做法,“专利权人可以合法地获得一个其放弃的专利中更多内容的再颁专利,除非这个专利超过了其开发出来的实际的发明内容”。
  2.原初专利存在可纠正的瑕疵
  在美国专利法上,再颁专利以不扩大其权利要求范围为原则,扩大其权利要求范围为例外{3}1016。事实上,为维护专利的公示性和稳定性,以及为了给其他竞争对手形成稳定预期,授权后的专利不能修改是常态。试想,一项专利获得授权公示之后,任何第三人都可以在公开场合获得该专利的技术信息,有的技术人员可能在该技术边缘进行改进,有的产业人员开始在专利技术外缘进行投资。如果事后某天该专利的保护范围发生了变化,该第三人的努力和投资将会付之东流。因此,授权之后的专利保持稳定是常态,它维护的是第三人的信赖利益{5}。但是,专利的目的是为了在产业中实施推广,维护正当的竞争秩序。如果一个专利的说明书或者权利要求书存在瑕疵,致使其无效或者不能实施,就与专利法促进人类社会进步的目的相悖,此时就应当对该瑕疵进行纠正。当然,该专利中的瑕疵不是因发明本身存在技术问题而导致的瑕疵,而是因为专利权人的疏忽、偶然、错误造成的。
  由于扩大型再颁专利会使第三人处于不稳定的预期之中。因此,美国最高法院对其施加了更为严格的限制,“仅当发生了实际的错误(不仅仅是判断的错误),而且是真实的专利权人不小心犯下的错误”,才考虑是否颁发扩大型专利。事实上,这种错误是可纠正的瑕疵(correctable error)。是否属于可纠正的瑕疵,需要针对个案进行考量。如果仅仅是保护范围太小,专利权人拿到专利证书一眼就可以看出,此时他就应当尽快去申请更改。如果经过多年后再去申请再颁专利,就不是真实的可纠正的瑕疵。美国最高法院在一则判例中指出,如果原初专利是确定的,原初专利的瑕疵不是因为真正的原因造成的,再颁的目的只是为了扩大权利要求,这种瑕疵就不是可纠正的瑕疵[11]。此外,按照禁反言原则,专利权人之前明确放弃的内容事后希望重新获得保护的,这样的瑕疵也不是可纠正的瑕疵。在“华特金森”案[12]中,华特金森对一种防止木材真菌的方法申请专利。在与审查员的交流中,他认可了双向限制要求,放弃了没有选择的权利要求(non-elected claims)[13]。在获得授权之后,他提出了一个再颁专利申请,希望将之前没有选择的权利要求纳入保护范围。法院认为,他这种瑕疵是不可纠正的瑕疵,是之前明确放弃的内容,按照禁反言原则,他应当受到之前决定的约束。值得注意的是,对何为可纠正的瑕疵,有时专利局和法院的认识并不一致。在一则关于使用手性催化剂对应性选择植入碳烯方法的申请中,申请人多伊尔获得的专利包括五十三项权利要求,其中包括通过植入带有二价碳原子的碳烯分子产生手性复合体的方法[14]。同时,他的专利也包括限制、后来放弃了的十项权利要求,其中包括使用手性催化剂指向其他导体的物质[15]。获得授权后的两年间,多伊尔提出了包括已获授权的五十三项权利要求和放弃的十项权利要求的再颁专利申请。美国专利局认为,多伊尔在原初专利中放弃的十项请求不属于再颁专利的范围,这十项请求属于独立的应当分案的申请。而美国联邦巡回上诉法院认为,多伊尔本该就这十项申请提出一个连接性上位权利要求(linking genus claims,即包含了这十项权利要求的一项总权利要求),但因为疏忽没有提出,所以他因错误导致的瑕疵应当通过再颁程序予以纠正。显然,从技巧上,法院绕过了多伊尔应受禁反言原则之限制的约束。这也反证,申请过程中放弃的内容不属于原初专利的瑕疵,不适用于再颁专利。
  3.扩大型再颁专利必须在原初专利颁发后的短期内提出
  扩大型再颁专利因为扩大了专利权人的保护范围,有可能对其他竞争对手造成不公平的影响,如在原初专利公布后,其他人就此做好了投资准备。如果不扩大权利范围,该行为是合法的;但扩大了权利保护范围,就可能涉嫌侵权。如此,该投资人的投资就无法收回成本。为了解决这一难题,法律应当把扩大型再颁专利的时限限制在原初专利颁发后的短期内。这一“短期”的要求,反映了法律对公众利益的关照,是对权利人懈怠行为的约束{6}。这一“短期”应该规定为几年或许存在偶然的因素,如《美国专利法》规定的是2年,《加拿大专利法》第47条规定的是4年。有学者指出,确定一个具体的期间是困难的,因为此期间主要是为专利权人能够预见到自己专利中的瑕疵而设的{7}。因此,在确定此期间时,应当由发明人提供错误的多种

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【注释】                                                                                                     
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