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【期刊名称】 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》
美国专利法不正当行为原则的最新发展
【作者】 刘珍兰【作者单位】 华中科技大学管理学院{博士生}
【分类】 专利法
【中文关键词】 关键词:不正当行为;专利质量;信息不足;信息披露
【期刊年份】 2011年【期号】 5
【页码】 106
【摘要】

美国法院对不正当行为原则的扩张适用,导致该原则下的披露义务呈现扩大之势;法院对欺骗意图认定标准的降低,以及该原则已不局限于建立一种道德标准,更将其作为一种提高专利质量的机制,是近年来美国不正当行为原则发展的最为显著的趋势。然而,该原则的不断扩大适用以及认定标准不一将导致诸多弊端,也因此成为近年美国专利法研究和寻求改革的热点问题之一。

【全文】法宝引证码CLI.A.1245450    
  美国专利法中的不正当行为原则部分起源于普通法上的欺诈。早在20世纪初,美国最高法院就拒绝执行通过欺诈而获得的专利。不正当行为经过发展成为美国现在通行的专利侵权的一种抗辩[1],即被指控专利侵权的人可以通过证明被诉专利因存在不正当行为而不可执行,从而免于遭受专利侵权的判决。该原则的基本内容是:对于任何专利申请人而言,在专利审查期间,若其故意误导或欺骗专利审查员,未向美国专利商标局披露重要信息,或向美国专利商标局提交了严重失实的信息,则其行为构成不正当行为,将导致其专利不可执行。
   一、不正当行为的界定
  (一)法律依据
  不正当行为原则体现在37C. F. R.§1.56和法院的相关判例法中。美国法37C.F. R.是美国专利法实施细则。美国专利法实施细则第1.56条(a)款规定:“每一个参与专利申请提交及审查的个人均对美国专利商标局负有诚实与善意义务,包括向美国专利商标局披露其所有已知的、与可专利性相关的重要信息……”。然而,法院的判例表明,披露义务并不仅限于第1.56条(a)款所规定的可导致相关权利要求无法取得专利权的信息,还包括一名理性的专利审查员在决定是否就某一申请授予专利时可能考虑的任何相关的重要信息。在整个专利审查阶段,上述披露义务均持续有效,且披露范围将包括专利申请待决期间所获得的所有信息。因此,发明人、专利代理人及所有其他参与专利申请的相关人员均需持续履行勤勉义务,以确定其已知晓哪些信息,哪些信息是与专利申请相关的重要信息,并及时将它们披露给美国专利商标局。
  (二)不正当行为的构成要件及法律后果
  为证明专利申请人存在不正当行为,被诉侵权人必须提供清楚而有说服力的证据证明:申请人未能披露重要信息,或提交了严重失实的信息;申请人故意欺骗美国专利商标局。因此,法院在认定不正当行为时,将重点考虑何为重要信息和欺骗意图两个方面,此即不正当行为的成立要件。
  1.重要信息要件
  关于何为重要信息,现行有两大认定标准:“理性审查员”标准和“初步证据”标准。(1)理性审查员标准,是指一名理性的专利审查员在确定是否就某件专利申请授予专利权时,认为是重要而应当考虑的信息。该标准主要在1992年之前适用。(2)初步证据标准,是指若某信息构成专利申请无效的初步证据,即构成了披露义务中的重要信息。由于原来第1.56条被认为缺乏清晰度,以及为了减少不正当行为作为侵权抗诉的频率,美国专利商标局于1992年对第1.56条的重要性标准进行了解释。根据美国专利商标局第1.56条新规定,重要信息包括美国专利商标局未曾拥有的任何下述信息:该信息本身或与其它信息一起能够构成该专利申请无效的初步证据,或者该信息驳斥或不符合申请人就美国专利与商标局作出的不可专利性意见而提出反驳或争辩可专利性的立场,此即美国专利法实施细则第1.56条(b)款所规定。
  显然,“理性审查员”标准比“初步证据”标准模糊和宽泛,采用不同的标准将决定重要信息的范围大不相同,较宽的标准导致更多的信息是重要的。在过去的30年,法院适用的重要信息标准经常变化[2]。从1992年之后,主要采用较窄的初步证据标准。但是,从2006年Digital Control Inc.v Charles Ma-chine Works.案的判决看,联邦巡回法院承认理性审查员标准并没有被初步证据标准所取代,导致两种标准在司法实践中同时使用[3]。
  2.欺骗意图要件
  除了重要信息要件外,被诉侵权人还必须证明申请人对美国专利商标局存在欺骗意图。在缺乏确凿证据的情况下,欺骗意图通常可以通过事实推断,此即所谓的环境证据规则。也就是说,欺骗意图通常没有直接的证据可证明,而是通过周围的情形和事实进行推理。
  当然,重要信息要件和欺骗意图要件都必须达到一种阀值水平,并且都必须用清楚而有说服力的证据证明[4]。如果证明了信息的重要性和申请人的意图,法院还应对两方面的要件进行权衡,以确定申请人的上述行为是否属于不正当行为。在两方面的要件都达到最基本的阀值的前提下,可以以一种定量高的因素弥补另一种定量低的因素。也就是说,非常重要的信息可以弥补不太强的欺骗意图证据,反之亦然[5]。
  3.不正当行为的法律后果
  一旦不正当行为成立,所有的权利要求将不可执行,导致专利权人失去整个专利。并且,将根据情况,存在不正当行为的专利还可能影响或导致其它的相关专利不可执行[6]。可见,不正当行为比专利无效的影响更大,因为无效可能只是某项具体的权利要求而非整个专利无效,更不会导致其它专利无效。
  二、不正当行为原则的最新发展
  不正当行为的成立要件看似比较清楚,但在实际案件中如何应用并不简单。不正当行为的认定通常包括分析信息的重要程度和能否从客观事实中推断出欺骗专利商标局的意图。近年来,不正当行为原则有加强应用之势,主要表现为:重要信息范围扩大,要求披露的信息更多;欺骗意图认定标准降低;该原则超出道德标准的要求,更将其作为一种提高专利质量的方法。
  (一)重要信息范围的扩大
  近年来,联邦巡回法院的判决表明许多类型的信息可以被认为是重要的,导致重要信息范围扩大,要求披露的信息更多,甚至要求调查或检索。
  首先,失实陈述和遗漏不必直接决定申请的可专利性。在Scanner Technologies Corp.诉Icos Vision Systems Corp.一案中,法院将在一份特别做出的请愿书中的虚假陈述认定为构成不正当行为的重要信息[7]。在Ole K. Nilssen诉Osram Sylvania Products案中,因申请人不适当地声称其为“小型企业”,联邦巡回法院最终判定申请人的失实陈述为重要信息。同样,在Ulead Systems, Inc.诉Lex Com-puter &Management Corp.案中,小实体地位的不当声称也被认定为重要信息的失实陈述[8]。此外,Ole K. Nilssen一案,联邦巡回法院认为专利权人遗漏了向审查员披露其与Motorola正在进行的诉讼导致专利不可执行。该案表明正在进行的诉讼也是必须向专利局披露的信息。
  其次,审查通知成为必须披露的重要信息。继续申请审查中的审查通知,即使不包括以前没有记录的参考的引用,也是必须披露的重要信息。与涉案专利相关的其他美国专利申请在审查程序中也会产生需要披露的信息,即使涉案专利申请的审查员与相关专利申请的审查员为同一人。就该问题,联邦巡回法院在McKesson Info. Solutions, Inc.诉Bridge Med.,Inc.案中所做的判决具有指导作用。在McKesson案中,联邦巡回法院以专利权人未能充分披露与涉案专利相关的其他两个专利申请中的重要信息为由,维持判定专利权人存在不正当行为。在此案中,专利权人未向涉案专利的审查员披露相关共同待决申请已基于在先技术原因被驳回。专利权人也未披露与涉案专利相关的“部分延续案”已被批准的信息,而这个信息可能构成涉案专利以重复专利为由被驳回的依据。共同待决专利的驳回和授权被认为是应当披露的重要信息。在这种情况下,法院判定,虽然专利权人善意地披露了相关共同待决申请的存在,但其未披露该申请审查过程中产生的具体信息,因此存在欺骗意图。所以,法院判定,即使涉案专利的审查员与“部分延续案”的审查员为同一人,并且已经知悉了“部分延续案”已被批准的信息,专利权人的这一未披露行为仍然构成不正当行为[9]。
  再次,需经调查的未知信息也为应披露的重要信息。传统的不正当行为原则只要求披露其已知的信息而不要求披露其未掌握的信息。但是,在Brasseler, U. S. A. I, L. P.诉 Stryker Sales Corp.一案中,专利代理人知道有潜在的销售但是没有进一步确定销售发生的时间,而联邦巡回法院认为没有此销售日期的调查为一种不正当行为[10]。可见,不正当行为原则已部分要求申请人调查和披露其所未掌握的信息。
  然而,不正当行为原则下的重要性标准在近些年所发生的变化,将对未来的专利申请和申请人当今的行为对未来的诉讼产生什么样的影响带来很大的不确定性,也将导致当事方挑选对自己有利的重要性标准的法院进行诉讼[11]。
  (二)欺骗意图认定标准的降低
  成立不正当行为,不仅要求遗漏或失实陈述的信息是重要的,还要求行为人存在主观的欺骗美国专利商标局的意图。因此,疏忽甚至严重疏忽导致的遗漏不能构成不正当行为。这种严格的意图标准给专利申请人提供一种安全,申请人可能会认为,只要自己没有故意误导美国专利商标局,就可避免认定为不正当行为。由于欺骗意图通常没有直接的证据而是通过旁证来证明。也就是说,欺骗意图可从申请人全部行为的事实和情形来推断。然而,近年来,联邦巡回法院慢慢地降低了欺骗意图的认定标准,这主要体现在法院将重要性的证据也用于欺骗意图的推断。
  有相当部分的案例表明法院将重要性的证据也用于意图的推断,这主要表现在将“知晓或本应知晓信息的重要性”作为推断欺骗意图的参考标准。决定申请者应该知晓信息的重要性的因素通常如下:(1)高度重要性加上缺乏可信的解释。在Bruno Indep. Living Aids, Inc.诉Acorn Mobility Servs.,Ltd.一案中,联邦巡回法院联系高度重要性和缺乏可信的解释,支持地区法院的不正当行为的认定[12]。同样,联邦巡回法院对McKesson Info. Solutions, Inc.诉Bridge Med.,Inc.案的评论说:“隐瞒的现有技术的高度重要性和对遗漏的可信解释的缺乏一起让我们认为地区法院在推断欺骗意图没有错”。(2)错误描述非

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