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【期刊名称】 《清华知识产权评论》
专利侵权诉讼中的无效抗辩问题研究
【英文标题】 Research on Invalid Plea in Patent Infringement Litigation
【作者】 管育鹰【作者单位】 中国社会科学院法学研究所{研究员}
【分类】 知识产权法【中文关键词】 专利侵权;无效抗辩;知识产权法院
【英文关键词】 Patent Infringement;Invalid Defense;Intellectual Property Court
【期刊年份】 2017年【期号】 1(第1辑)
【总期号】 总第2辑【页码】 65
【摘要】

专利权是基于发明创造产生的民事权利,而专利行政机关的审查和公示是界定权利范围和行使权利的必要条件。对于授权后的专利权效力争议是专属于行政机关还是可以由普通法院受理,美国式的双轨制和德国式的二元制都有其各自运行背景。比较而言,日本的折中模式值得中国参考,即将无效宣告的准司法职能归属于行政机关,又允许专利侵权案件中被告提出专利明显应当无效作为不侵权的抗辩理由。引进专利无效抗辩可以在一定程度上减少侵权与无效案件交叉时程序的拖沓,有利于尽早明确双方的权利义务,但这需要首先建立与其相应的运行机制。目前,中国具有专利案件管辖权的法院分散在全国各地,专业化水平参差不齐,不宜直接赋予其审理专利无效抗辩的职能。结合中国的知识产权法院建设规划,应当先按实际需要建立几个跨省级的知识产权法院,将专利等技术性案件的管辖权适当集中,再通过专门立法赋予这些法院审理专利无效抗辩的职能,为最终设立知识产权高级法院做好制度准备。

【英文摘要】

The patent right is based on the civil rights created by invention, and the examination and publicity of the patent administrative organ is the necessary condition to define the scope of rights and exercise the rights. Should the validity of the patent right after authorization be submitted to the administrative organ or accepted by the ordinary court?the American double track system and the German binarysystem have their respective running backgrounds. Comparatively speaking, Japan's compromise model deserves China's reference, that is to say, the quasi judicial function of invalid declaration is vested in the administrative organ, and the defendant of patent infringement lawsuit has the right to put forward the patent obviously should be invalid as a plea of non infringement. The introduction of patent invalid defense can reduce procrastination when infringement and invalid cases intersect to some extent, and help to clarify the rights and obligations of both parties as soon as possible, however, it needs to be established first with its corresponding operating mechanism. At present, the courts with jurisdiction over patent cases in China are scattered all over the country, and the level of specialization is uneven, so it is not appropriate to give them the function of hearing patent invalid defense directly. In combination with the construction plan of China's intellectual property court, several inter provincialintellectual property court shouldbe firstset up according to the actual need, so that the jurisdiction of technical cases such as patents shall beproperlyconcentrate, and then give these courts the functions of patent invalid defense through special legislation, so as to prepare for the final establishment of the intellectual property high court.

【全文】法宝引证码CLI.A.1228856    
  引言
  目前,世界正处于新一轮产业革命的前夜。这场以信息、能源、材料、生物等新技术和智能环保等关键词来描述的变革,将改变人们的生产、生活方式与社会经济发展模式。为把握这一重要的发展机遇,世界主要国家都出台了一系列创新激励战略和行动计划,加大科技创新投入、保持科技前沿地位、抢占未来发展的制高点。近些年来,中国更加认识到高新科技产业是今后新的经济增长点,中国国家领导人明确指出,实施创新驱动发展战略决定着中华民族前途命运。[1]而实施创新驱动发展战略的核心任务,就是促进科技成果的全面产出并转化为带动社会经济发展的生产力。这首先需要从机制上激发创新主体的积极性、保障其就自己创新成果的市场化运用享有应得的利益回报。
  依法保护知识产权,是市场经济、法治经济的内在要求。知识产权保护是实施创新驱动发展战略的法律制度保障。实践证明,知识产权保护是最有效的创新激励措施,产权明晰和保护力度得当的知识产权制度有助于实现新兴产业市场资源的优化配置;完善知识产权制度、加强知识产权保护的最终目标,是激发中华民族的创新力、提升企业核心竞争力,为国家的长远发展奠定制度基础。
  现阶段中国在知识产权领域有很多热点问题需要研究并提出解决方案,比如如何提高知识产权质量和成果转化率,怎样完善知识产权保护机制,减少诉累和加大侵权惩处力度等。本文拟从专利侵权与无效程序的关系入手,分析各国的经验,探讨中国在专利侵权诉讼中引入专利无效抗辩的必要性和可能的路径。
  一、对专利权本质和专利无效制度的探讨
  要获得实施发明创造的垄断权和禁止他人未经许可的使用,首先须依据专利法规定的程序取得专利权证书,这在所有实施专利制度的国家和地区都是一样的。正因为此,专利权看起来只有通过负责施行这一程序的专利行政主管机关“授权”才能获得。那么,应当怎样理解获得专利权证书或“授权”的法律性质呢?我们需要先回顾一下专利权的本质。
  (一)关于专利权本质的认识
  现行的知识产权制度对中国来说完全是“舶来品”。相应地,国内知识产权领域的相关研究、政策制定、法律完善与适用等,都一直着重于如何应对各种现实问题;实施国家知识产权战略之后,面对经济和社会的转型带来的诸多复杂问题,各界的关注点也仍然是对策性研究。因此,对知识产权制度的一些基本理论问题,比如关于专利制度本质的学说、知识产权法与民法的关系等,国内各界长期缺乏系统的研究。事实上,随着知识产权战略的深化实施,很多问题的解决方案和改革措施亟需理论支撑,这里就包括专利权的本质以及专利行政机关、司法机关在专利制度中的职能和定位问题。
  怎样理解专利权的本质,或者说专利权的权利来源、权利属性是什么?这个问题的回答与如何看待国家专利行政机关在专利制度中的职能密切相关。对专利制度的基本原理,在西方首先创建知识产权制度的国家和地区自18、19世纪以来众说纷纭,各种学说见仁见智,其中最主要的是“自然权利说”和“产业政策说”。[2]
  1.自然权利说,又称基本权利说,包括财产权论和受益权论。财产权论对应天赋人权理论,受益权论对应社会契约理论。具体说,建立专利制度的理由可表述为:
  (1)所有新颖的思想,本来就应属于产出这种思想的人所有,因此社会应该承认这种思想的财产权;假如工业发明不承认创造者的财产,那么就是从实质上无视人权。
  (2)对社会有有益贡献的人,根据其贡献的大小,理应获得社会的奖励;发明既然给予社会极大的有益贡献,那么社会就应给予适当的奖励,并应给予发明专用的权利。
  2.产业政策说,即认为从产业政策考虑,国家必须采取专利制度。该学说带有一定的功利主义色彩,其具体阐释又分为三种理论:
  (1)公开秘密论,即假如不给予发明人专有权,那么发明人花费很多时间、费用和心血所完成的发明可能被其他人不付任何劳动代价即自由模仿,这样势必促使发明人对其发明千方百计采取保密手段,从而不利于技术进步和社会发展。考虑到以上情况,从国家政策的观点,必须采取专利制度,即向发明人付一定报酬,在一定期间内给予其发明垄断权以促使发明的公开。
  (2)奖励发明论,即假如不给发明人以发明专用权,那么势必将大大减弱发明人的发明欲望,也势必大大扼杀从事发明实施、企业化的企业家的努力和投资兴致。考虑到以上事实,为了奖励(刺激)新发明的产生,鼓励发明的实施和企业化,采用专利制度应当成为国家政策。
  (3)防止不正当竞争论,又称竞争秩序论,指专利制度是为了给发明人垄断权,使其利用这一合理和强有力的方法有效地防止国内外企业白白占有发明成果的不正当竞争行为、维护公平有效的竞争秩序。装完逼就跑
  可见,无论是基于何种理论,专利制度的宗旨都是通过赋予发明创造者一种垄断权来实现的,而发明创造者之所以获得这种垄断权,是因为其发明创造这一智力成果对整个社会的技术进步做出了贡献。换言之,发明创造是发明人获得专利权的基础。表面上看,专利权的取得要经过行政机关的“授权”程序,但实际上这一程序并不是取得专利权的实质要件,而是一种形式要件。法律之所以规定这样的行政程序,是因为专利权保护对象的特殊性,即发明创造是一种无形智力成果,不像有形物一样有明确的权利保护边界。因此,要对其赋予一种类似物权的专有权,须通过某种方式划定其权利保护边界,即由国家主管机构组织相关领域的专业技术人员来审查发明创造是否符合法律保护所要求的实质要件,并将审查通过后的专利文件(其中记载着用来划定权利保护范围之权利要求的权利要求书是划定专利权利边界的标尺)加以公示,以彰显专利权人就该发明创造获得了对世性的专有权。正是在这个意义上,作为典型的知识产权,专利权的本质是私权,即权利人基于其发明创造所获得的民事权利;专利行政机关的审查、处理等行为起到的是对发明创造的内容、权利人对其发明创造应当享有专利权和应当受到法律保护等进行公证或证明的作用,专利“授权”并不是一种行政许可或授权,而是一种“行政确认”[3]。如行政法学者所言,“行政确认不直接创设新的权利义务或者法律关系”、“行政确认是对特定法律事实或者法律关系是否存在的宣告,而某种法律事实或者法律关系是否存在,是由客观事实和法律规定决定的”。[4]
  这样看来,中国《专利法》采用的一些术语是值得斟酌的。如果说“授予专利权的条件”(第二章标题)所用的“授予”二字虽然带有行政许可的意味,但仍可解释为“法律授予专利权的条件”尚可接受的话,“批准”二字(即第四章标题“专利申请的审查和批准”(则容易让人误解为专利权的获得要经过专利行政部门的批准,因此更接近行政许可的性质。这一专利“授权”的理念受到欧洲大陆法系尤其是德国的影响,因为《欧洲专利公约》(European Patent Convention)中采用的正是“授予”一词。事实上该公约的前称就是“授予欧洲专利公约”(Convention on the Grant of European Patents),但后来在公约的名称上删掉了“授予”一词。比较而言,我们看到美国的《专利法》在相应条款中采用的是“签发”二字(参见其第十四章标题“专利权证书的签发”Issue of Patent);而即使是与中国一样同源于大陆法系的日本,其《特许法》(即专利法)采用的也是比较中性的“登记”(日文汉字为“登绿”)二字,不像中文里的“批准”二字那样具有浓厚的行政色彩。
  作为“经济联合国”的世界贸易组织(WTO)在建立之初,就通过《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)要求成员国履行知识产权保护义务。在TRIPs的序言中,“知识产权是私权”[5]的定位开宗明义地明确了知识产权属于私有财产的法律本质。当然,前文说过,作为无形财产,专利权的边界是普通公众难以判定的,因此专利权的取得和行使必须通过国家专利行政主管机关的审核以便划定其保护范围,这与其他一般民事权利又有着明显区别。因此,尽管属于私权,但须经过法定的程序(无论这一程序被认为是“批准”还是“登记”),才能获得法律赋予的垄断性保护,这是专利权既属于民事权利,又不同于一般民事权利的特殊之处。换言之,就专利权的取得而言,形式要件和实质要件同样重要,仅有实质要件(新颖性、创造性和实用性)而没有及时按照法定程序申请获得专利权的,就丧失了垄断实施权。
  总之,专利权是基于发明创造产生的民事权利,但专利行政机关在权利保护范围的界定上具有不可替代的作用。当然,专利行政机关的审查和复议结果是应当接受司法审查的,实践中这一行政诉讼经常与无效宣告及其相关行政诉讼并称为专利授权确权行政案件。[6]
  笔者认为,为进一步明确专利行政案件中司法与行政机关的职能和定位,不宜将无效案件余授权案件并列看待而是应当有意地将二者加以区分。具体说,基于审查及复议行为属于行政确认行为的论述,专利申请的审查、复议和行政诉讼都仅仅发生在行政机关(包括专利局和专利复审委员会)与相对人(专利申请人)之间,或者说仅仅是专利局和专利复审委员会单方对专利申请进行审查的行为,因此依照行政诉讼法的程序处理并无争议,司法机关也应当仅审查相关行政确认行为的程序合法性,而不宜代行行政机关的职能并对是否应当授予专利权直接作出判决。另一方面,专利复审委员会在有权利人和第三人参与的无效宣告程序中之角色却与审查复议程序中的角色有所差别,准确定位其角色及其在行政诉讼中的地位,有助于理解目前国内专利确权程序的完善和中国知识产权法院建设的方向。
  (二)专利复审委员会在无效宣告程序中的职能定位
  专利复审委员会在无效宣告程序中与在驳回专利申请的复审程序中扮演的角色有所不同,这一推论从《专利法》相关条款的比较即可得出。《专利法》第41条规定:“国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后,作出决定,并通知专利申请人;专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”第46条规定:“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼”可见,在复审程序中,专利复审委员会履行的是行政确认的复议行为,行政相对人是专利申请人,在随后的行政诉讼中这二者分别是被告和原告;在无效程序中,专利复审委员会不是进行行政复议,而是直接根据请求人提出的主张、证据和专利权人的答辩意见、证据作出裁决。专利无效程序有对抗性的当事人(无效宣告请求人和专利权人),专利复审委员会居间对双方当事人关于专利权效力之争议进行裁决,这一职能与司法机关的审理和裁判行为类似,即具有“准司法”特性。
  “准司法”(quasi-judicial)的概念在西方司法体制中并不陌生,国外早有将某些执行特殊职能的行政机构的视为准司法机构的经验。比如,美国拥有一套行政法官(Administrative Law Judge, ALJ)制度,行政法官在社会保障、经济发展导向中扮演着十分重要的角色。根据美国相关法律,其国际贸易委员会(简称ITC)就设有行政法官,负责应请求对涉及知识产权的进口、反倾销和反补贴和不公平贸易行为等进行调查并作出裁决,对ITC的裁决不服上诉到联邦巡回上诉法院(CAFC)。关于专利权的效力判断,美国实行的是双轨制,即除了由美国专利商标局(USPTO)对专利权的效力重新进行审查作出裁决外,受理专利侵权诉讼的法院还可以对被告提出的专利权无效抗辩或者反诉并作出判决(当然,这以承认专利权被推定有效为前提,美国《专利法》第282条)。根据美国《专利法》第6条,USPTO设“专利审查与上诉委员会”(PTAB,2012年9月16日由其前身BPA,即“专利上诉与争议委员会”改制而来,除执行BPA原有各项复审或再审业务、适用专利法及BPA的所有规则外,还负责2011年美国发明法案AIA调整或新增的多项审理程序);PTAB的审理程序不像在中国一样被称为无效宣告程序,而是分不同情况称为单方再审程序、双方重审程序和授权后重审程序。[7]为审理专利再审查请求,PTAB设有专利行政法官(AdministrativePatent Judge,APJ),APJ由美国商务部长经与专利复审委员会主任协商后任命,是具有足够丰富的法律和科技知识的专业人员。根据美国专利法,PTAB关于专利权是否有效的裁决,可以起诉至美国联邦巡回上诉法院(CAFC),CAFC的判决可上诉至美国最高法院。PTAB的再审查程序与法院的民事诉讼程序相似,比如由请求人和专利权人双方对抗、引人专家证人、实行证据开示等,具有明显的准司法性。
  在德国联邦专利法院设立之前,德国专利局设立有专利申诉委员会(相当于中国的专利复审委员会),其成员皆为公务员,没有任何法律救济手段可以对申诉委员会所作的裁决提起上诉。为符合修改后的德国基本法(Grundgesetz),并适应专利行政诉讼的专业化要求、简化程序、提高效率,1961年德国创建了独立的联邦专利法院(Bundespatentgericht,简称BPatG),负责审理不服专利局和申诉委员会关于专利权的有效性裁决起诉的案件。根据《德国专利法》第65条的规定,BPatG是独立自治的联邦法院,设立在德国专利局(DPMA)的总部所在地慕尼黑;BPatG每个合议庭由五名法官组成,其中两人受过专门法律训练,另外三人受过专门技术培训,庭长由受过专门法律训练的法官担任。针对已登记的专利进行的无效诉讼是一个独立的、与专利授予和异议程序分离的诉讼程序,原则上可由任何人在任何时间提起,[8]被告是登记簿上登记的专利权人;BPatG作为一审法院进行判决,二审(上诉)法院是联邦最高法院。与美国不同,德国对经过实质性审查的专利之效力判断职能采取明确的分工原则,即只能由BPatG专属管辖,普通法院不得对此类专利的效力作出无效判决。从专利无效的请求直接向BPatG提起诉讼而非向专利局的申诉委员会提起无效宣告、终审法院是德国最高法院(主管普通民事刑事案件)而非德国最高行政法院、专利无效诉讼实行二审终审而非三审终审制、《德国专利法》多处明确规定相关程序适用民事诉讼法等这些特点来看,BPatG不属于行政法院,属于典型的专门法院。
  日本的司法体系先受德国影响,二战后则在一定程度上受美国影响。在专利制度方面,日本特许厅(JPO,即日本的专利商标局)的审判部(相当于中国的专利复审委员会和商标评审委员会)负责专利和商标案件的复审工作。该审判部的构成与法院的构成非常相似,而且其内部对无效请求的审查实践也类似于法院。日本《专利法》中关于无效请求的审理程序之规定,多处都直接援引日本民事诉讼法,可见,JPO对无效请求的裁决程序与法院的诉讼程序基本相同,属于典型的准司法程序。事实上,JPO审判部的审决也等同于日本地方一审法院的判决,当事人对其所作出的关于专利权无效的审决不服的,可以直接向东京知识产权高等法院提起上诉,日本最高法院是无效诉讼的终审法院。日本的专利无效诉讼虽然是因不服JPO审判部对专利权无效宣告请求的审决提起,但是以专利权人或无效申请人为原告,以对方当事人而非JPO为被告(法院会将诉讼内容通知JPO长官并询问其意见)。[9]
  与前述各国的专利无效审查程序相比,中国的专利复审委员会在专利无效宣告程序中扮演的角色,与USPTO的PTAB、德国的联邦专利法院以及日本JPO的审判部有同有异。相同的是它们都是直接受理专利权无效请求的首要机构,并执行准司法性质的审理程序;不同的是美国、日本对专利权是否有效的准司法都直接上诉到机构所在地的高级专门法院,德国的甚至直接上诉到联邦最高法院,而中国的专利复审委员会决定只能按照《行政诉讼法》起诉到所在地的北京市相关的中级人民法院(目前为北京知识产权法院)。此外,中国的专利无效行政诉讼中,专利复审委员会都是固定的被告,其频频出现在北京有关法院被告席上疲于应对的不合理现状至今未有改观。还有,由于《专利法》第46条没有明确人民法院在行政诉讼中是否能直接判决专利权无效,因此实践中法院要么判决驳回原告请求,要么责成专利复审委员会另行作出裁决;更糟糕的是,根据《行政诉讼法》的规定,行政诉讼实行二审终审制。这样,在理论上专利权是否有效可能需要经过专利复审委员会的决定、北京市有关中级人民法院的一审、北京市高级人民法院的二审,然后再发回专利复审委员会重新审查作出决定……如此循环往复,耗费大量的行政和司法资源。
  二、专利侵权与无效程序交叉问题及其应对
  本来,专利侵权诉讼要判定的是被告行为是否侵害专利权人合法权益、是否应当承担责任、承担何种责任等问题,而专利无效诉讼要判定的是专利权是否有效的问题,二者各有各的职能。但是,由于在侵权诉讼中,专利权本身应当无效通常成为被告竭力主张的一个抗辩理由,因此法院是否接受这一无效抗辩以及是否能据此直接对专利权的效力作出判决,在一定程度上反映了一个国家的司法和行政机构在专利制度中的职能分工。在专利侵权与无效两个程序交叉的问题上,不同国家的应对措施不尽相同。
  (一)美国双轨制下的方案
  如上文提到的,美国在专利权效力判断的职能方面实行的是双轨制,即在法院主张判决专利权无效或在USPTO的PTAB提出再审查请求并作出裁决,该裁决可以上诉到美国CAFC直至最高法院。在法院直接主张专利权无效有两种方式:一是被告在专利侵权诉讼中以抗辩或反诉形式提出(须在最初的答辩状中即提出[10]);二是在未有专利侵权诉讼发生,但已有实质争议且可能发生时独立提出专利无效确认的诉讼(依据美国司法机构和司法程序法[11])。
  因为美国的专利侵权诉讼和确认不侵权之诉可能发生在任何地方法院,在这种双轨制下,就存在地方法院关于同一个专利之效力的判决与PTAB不同的情况。早在Ethicon案中,被告不仅在侵权诉讼中请求确认专利权无效,同时也向USPTO申请再审查;USPTO担心与法院的认定结果发生冲突,中止了再审查程序,被告向CAFC起诉该中止裁决。CAFC认为USPTO中止再审查程序不符合美国专利法、应当撤销,理由为:(1)USPTO在技术审查方面的专业职能是普通法院所欠缺的,二者职能并不重叠交叉;(2)普通法院进行的无效诉讼程序与USPTO的再审查程序在证据方法和证明标准方面不同,即使二者对同一专利的有效性做出不同认定也无矛盾可言。[12]此后,美国法一直采取这样的态度,即但凡遇到法院与USPTO同时处理同一专利有效性问题时,USPTO不得中止再审查程序而是要尽快处理作出裁决。不过,对处理同一专利有效性问题的法院来说,却可以中止诉讼以等待USPTO的再审查结果,通常法院在是否裁定中止时会考虑:案件的简易程度、提起复审的时机、倾向性等因素。中止诉讼的裁决表示了美国法院对USPTO专业技术职能的尊重;当然法院也可不中止继续诉讼,因为USPTO的再审查结果对法院并无拘束力,而法院的判决则对USPTO有拘束力。需要注意的是,在美国当事人如果对各地方法院审理的专利侵权案件判决不服,都统一上诉到CAFC,而对USPTO的PTAB裁决不服的也是上诉到CAFC,最后的终审法院都是美国最高法院。这样的制度安排目的在于避免出现相互冲突的判决结果,保障法律适用的统一性。就裁判尺度来说,同一法院对专利权效力的认定不会有太多出入。
  此外,为了使法院、USPTO两个并行的无效程序衔接得更加顺利,美国《专利法》规定了禁止反言制度(Estoppel),即如果权利要求被再审查认定为具有专利性的,请求人不能再向法院提起该专利无效的请求(35 U. S. C315(c)),反之亦然。
  (二)德国的二元制下的方案
  在实行严格的公、私法划分原则的德国,BPatG既不属于行政法院体系,也不属于普通法院体系,而是一个专门设立的审理专利确权案件的法院。但是,在关于专利权效力判断的问题上,德国的制度仍体现了明显的二元制特点,即审理民事侵权案件的普通法院不得对专利权的效力进行判决,专利权的无效由BPatG专属管辖。这种二元制面临的问题是:如果BPatG判决专利权无效而普通法院认定侵权成立(或者是相反情形)应该怎么处理?侵犯一个本来应该无效的专利但却要承担法律责任,这显然是不合理的,但却存在现实的可能性。这种情况下,根据被无效的专利权自始无效的原理,德国法院的弥补方式只能是通过再审撤销之前的侵权诉讼之判决。
  为避免可能的冲突,《德国民事诉讼法》第148条规定,审理侵权诉讼的普通法院可以裁定中止程序直到无效诉讼程序的终结。但是,一般说来普通法院只有认为专利被判决宣告无效的可能性极高时才会中止侵权诉讼程序。事实上,这一自由裁量权的尺度并不容易掌握。近年来由于一些案件,德国各界对专利侵权诉讼与无效诉讼程序交叉时因为普通法院与行政法院职能区分过于严格产生的法律适用之不确定性已经开始反思。比如,台湾宏达公司(HTC)和德国专利公司IPCom就一项欧洲专利(EP1186189)发生争议,一审法院判定HTC侵权,但这一结论随后被BPatG的判决推翻:IPCom在2009年年初获得了法院的禁令,要求HTC停止在德国销售3G手机;与此同时,HTC提出专利无效诉讼,而2010年年末BPatG判决IPCom的专利无效。另一起近期案例是地方法院在专利侵权诉讼中对美国苹果公司颁发了禁令,禁止其在德国以iOS移动终端提供邮件收发服务,而当时针对该专利(EP0847654)的无效诉讼还未结案;不过,在案件上诉后,该地区高级法院裁定中止诉讼以等待无效诉讼的结果。根据相关数据,德国不同法院的判决或裁决不尽统一的情况达到了12%,造成了法律效果的不稳定性,总的来说这套二元制体系有利于专利权人而对被告缺乏足够救济;为此,有研究者建议应当考虑相关改革,比如某些情况下将侵权与无效程序的合并,以及加快BPatG的无效诉讼程序进程等。[13]需要指出的是,德国的实用新型专利采取的是形式审查主义,因此其与前述采实质审查主义之发明专利不同,法律允许被告在侵权诉讼中提出权利无效之主张;但是,审理侵权诉讼的法院所做的无效判断没有对世性效力,只在当事人间有效,也即该实用新型专利权本身并未被撤销,只是在原告针对该案被告的请求权被否定而已。[14]
  (三)日本的折中式方案
  日本在法律传统上深受德国的影响,很长时间内多数学者都认为专利权的授予或取消都是专属于JPO的职权,相关的程序也是行政程序,在法院依行政程序作出最终判决前,专利权都应当被推定为有效,因此审理专利侵权诉讼的法院不得自行判断专利权的效力。因此,如果认为某一专利有法定的无效事由,只能依据日本《专利法》第123条(2)向JPO请求无效审决;如果对JPO所做的关于无效请求的审决不服时,无效请求人或专利权人可以以对方(非以JPO)为被告,依据《专利法》第178条在东京高等法院(2006年之后由属于东京高等裁判所特别支部的东京知识产权高等法院管辖)提起“审决取消之诉”(其性质属于行政诉讼)以撤销JPO的审决。与此同时,面对各国都遇到的同样问题—被控专利侵权人在诉讼中提出原告的专利权应当无效的抗辩,日本的地方法院一般不做出回应,而是中止诉讼等待无效诉讼行政程序的结果。但是,自20世纪90年代以来,日本经济就一直处于停滞不前的状态,日本总结其原因后提出了“信息创新时代,知识产权立国”的建设方针。知识产权司法改革也成为日本知识产权战略的重要内容。日本学界也逐渐认可了专利侵权诉讼中被告应该可以提出无效抗辩的学说:[15]一方面,专利权无效的请求要另行提起无效诉讼,实际上是要求当事人的同一诉求要经过两个诉讼程序才能够确定,增加了当事人的负担;另一方面,机械性地执行特许厅与法院的权限分工将一个程序能解决的问题要求完成两个程序是不恰当的,这还造成了案件审理的拖沓延迟在不违背设置特许厅的目的之范围,应当承认受理侵权诉讼的法院[16]可以对专利权的效力作出判断。[17]
  2000年,日本最高法院在富士通与美国德州公司关于半导体集成电路基本专利一案(简称“キルビー,Kilby案”)中肯定了东京高等法院的开创性判决。该判决认为:“本件专利明显存在无效理由,可以切实的预见其专利权如果被请求进入无效审判将确定地被认定为无效,因此基于该专利权的停止侵权和损害赔偿等请求如果准许的话是不适当的从而,即使在专利无效审决确定之前,审理专利侵权诉讼之法院,于其审理结果认为该专利权存在明显的无效理由时,基于该专利权的停止侵权、损害赔偿等请求,除有特殊情形外,应认为是权力滥用而不予支持。”[18]自此,日本最高法院在Kilby案将法院在专利侵权诉讼中可以审理无效抗辩的理论变成了判例。允许侵权诉讼中的被告提出专利无效抗辩为迅速有效地解决侵权纠纷起到明显的促进作用。短短两年内日本采纳无效抗辩的案件激增,而且理由实际上并不仅限于“明显无效”的情形,有的法院连是否与在先发明相同、是否欠缺创造性这种需要较高专业技术判断的无效理由也加以采纳,有的判决与无效审判的结果产生了冲突。[19]
  为进一步推进知识产权战略,日本在进行一系列改革的同时,于2004年6月修改《专利法》增加了第104条之3第1项,明确了无效抗辩并规范其适用(随后修改的实用新型、外观设计和商标法中相关条款也明确适用无效抗辩条款):“在有关侵害专利权或独占实施权的诉讼中,如果认为该专利权应当依专利无效审判程序判定为无效时,专利权人或独占实施权人不得对被告方行使其权利”同时,为避免当事人滥用无效抗辩、有意拖延专利侵权诉讼,第104条之3第2项规定:“依前项提出无效抗辩主张的,如果法院认为其以不当延滞诉讼为目的,则可依申请或依职权裁定予以驳回”这一规定是为了防止当事人动辄主张无效抗辩,反而造成专利权保护的延迟。日本《专利法》明文规定民事案件审理法院可以接受专利权无效抗辩,这突破了采取二元制的大陆法系国家和地区一般只有行政或准司法机构才能判定知识产权效力的传统,开创了民事法院对知识产权效力进行司法认定的先河。但是,日本的这一规定并不是从民事法院可以直接宣告专利权无效的角度,而是从民事法院不支持专利权人诉讼请求的角度来规制的,巧妙地回避了二元制中司法与行政机关的职能分工问题。在这一折中的方案提出之后,日本进一步采取措施减少专利无效审判和无效抗辩双轨制可能的冲突。2005年4月1日成立了东京知识产权高等法院,统一审理技术性知识产权民事案件的二审和无效审判案件一审。
  另外,侵权诉讼中法院采用无效抗辩后在实践中存在两种可能的情形:其一,法院经审理不接受无效抗辩的理由,认定专利权应当有效而支持原告诉求,但随后在无效审判中该专利被判决无效;其二,法院经审理接受了无效抗辩理由,认为专利权应当无效而对原告请求不予支持,但随后该专利权在无效诉讼中却仍然被维持有效。那么,如何解决这两种侵权诉讼结果与无效判决可能产生的冲突?根据日本《民事诉讼法》第338条第1款第8项的规定,民事案件据以判决的行政决定被依法修正的,该民事案件可以提起再审。这一规定直接关系到上述第一种情形下的冲突可能带来的再审问题。为此,日本《专利法》在2011修改时增加了第104条之4对可能发生的再审进行了限制,即“侵权诉讼判决生效后,当事人不得以无效审判中权利被判决无效为由提起再审”。至于第二种情形,因为本身不属于“民事案件据以判决的行政决定被依法修正”的情形,并不能提出再审。结合这两种情形看,目前日本在专利权效力判断这一问题上,应当是审理侵权民事案件的法院之判决最具有权威性,但是由于所有技术性民事案件的上诉审法院与审理无效诉讼的法院都是东京知识产权高等法院,且通常该法院对涉及同一专利有效性的案件之审理都是同一个合议庭,因此现实中同一法院作出相反判决几乎没有可能性,侵权与确权诉讼结果的冲突仅是理论上的。
  日本的这一折中方案基本上

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