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【期刊名称】 《人民司法(案例)》
用商品及其包装容器形状申请注册立体商标的审查
【作者】 钟鸣(二审主审法官)【作者单位】 北京市高级人民法院
【分类】 商标法【期刊年份】 2012年
【期号】 24【页码】 37
【摘要】 【裁判要旨】 在以商品及其包装容器形状申请立体商标时应强调必须具有非功能性的条件,在不满足非功能性条件的情况下即使具有显著性也不得注册为立体商标。在商品及其包装容器形状的显著性判断上应当从严把握,因为通常而言消费者不会将商品本身或其包装容器视为标示商品来源的标志,也就不可能具有固有显著性,只有经过使用使消费者看到这种外形就能识别商品提供者时,才能认定具有第二含义,可以注册为商标。
  ■案号 一审:(2009)一中行初字第71号 二审:(2010)高行终字第131号
【全文】法宝引证码CLI.A.1165039    
  【案情】
  原告:(美国)艾默生电气公司(Emerson Electric Co.)(以下简称艾默生电气公司)。
  被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)。
  2004年3月24日,艾默生电气公司向商标局提出第3975565号申请商标(见图一)注册申请,指定使用商品为第7类密封端纽(机器部件)。
  图一为第3975565申请商标(图略)
  2005年12月15日,商标局作出ZC3975565BH1号商标驳回通知书,依据商标法第十一条第一款第(三)项和第二十八条的规定对申请商标予以驳回。理由是:申请商标是为获得技术效果而需有的商品形状,缺乏显著特征,不具备商标识别作用。
  艾默生电气公司不服,向商标评审委员会提出复审申请,其主要理由是:申请商标源于“三叶草”商标图形,是艾默生电气公司独创的商标,并非是商品自身性质产生的形状,也非仅为获得技术效果而需有的商品形状,易于与他人商标相区分,应获准注册。
  2008年6月11日,商标评审委员会作出商评字〔2008〕第5706号《关于第3975565号图形商标驳回复审决定书》(以下简称第5706号决定)。该决定认为:申请商标由具立体感的图形构成,指定使用在密封端纽(机器部件)商品上,消费者不易将其作为商标加以识别,无法起到区分商品来源的作用,申请商标属于商标法规定的不具有显著特征禁止注册的标志,其注册申请依法应予驳回。依据商标法第十一条第一款第(三)项和第二十八条的规定,驳回申请商标的注册申请。
  另查,艾默生电气公司于1990年8月30日获准注册第527874号图形商标(见图二),指定使用的商品为第7类“用于冷冻机和空调机的压缩机上的密封端纽”。艾默生电气公司还提交了其在英国、德国、法国注册的有关图形商标的证明。
  图二为第527874号图形商标(图略)
  艾默生电气公司在一审诉讼过程中提交了该公司及其他生产同类产品的公司的密封端纽产品实物、产品图样,以证明申请商标中的三叶草图案并非同行业产品的共有或通用形状。
  【审判】
  北京市第一中级人民法院经审理认为,根据商标法第十一条的规定,缺乏显著特征的标志不得作为商标注册,但经过使用取得显著特征并便于识别的除外。显著性是商标的基本属性,其是指商标应当具有使相关公众将商标与商品或服务的来源联系起来,即标记商品或服务来源的属性,以及区分不同商品或服务的来源的属性,即标识性和区分性。对于由三维标志或者含有其他标志的三维标志构成的立体商标而言,由于其往往构成商品的组成部分,故对其显著性的审查除了考察该三维标志本身是否具有区分性,如能否区分于所指定使用商品的通用或者常用的形状、包装物等,更应当考虑相关公众是否会将该三维标志识别为指示商品来源的标记,而不是将其识别为产品的形状或者产品中功能性、装饰性的一部分,尤其是将产品形状或包装物作为商标申请注册时。
  本案所涉申请商标作为一个整体给相关公众的视觉印象仍是其指定使用的密封端纽产品的常用形状,其中包含的三叶草装饰图案不足以使相关公众将申请商标与产品的常用形状区分开来。并且由于申请商标与产品形状密切关联,相关公众很难将申请商标认知为标识商品来源的标记。同时艾默生电气公司也未提交证据证明其对申请商标的使用已使得相关公众能够将申请商标认知为标识商品来源的标记。故申请商标缺乏商标应当具有的标记商品来源以及区分不同商品来源的属性,不应予以核准注册。
  艾默生电气公司提交的其他生产同类产品的公司的密封端纽产品实物、产品图样不足以证明申请商标具有或者获得了商标应当具有的显著性,对上述证据不予采信。另外,商标的授权审查因各案具体情况不同而结论各异,艾默生电气公司关于本案应参照其他案件审理的起诉理由不能成立。
  综上,北京市第一中级人民法院依照行政诉讼法第五十四条第(一)项之规定,判决维持商标评审委员会作出的第5706号决定。
  艾默生电气公司不服,提起上诉,请求二审法院撤销一审判决和商标评审委员会第5706号决定,判令商标评审委员会重新审理申请商标的驳回复审申请。其理由是:申请商标的立体图形正面有一个突出于底部的、立体感比较强、如同三叶草的立体图案。该三叶草立体图案使得整个立体商标非常显眼、独特、有质感,是艾默生电气公司商标特有的标志,与其他同类产品有明显区别,当消费者在购买时,能与同行生产的同类产品区分开来。而且该三叶草立体图案并非本产品必有或常用的图案,在实际使用中也不能起到任何功能性效果。申请商标中的三叶草立体图案也绝非可有可无的装饰,而是起着有别于其它同类产品的功能。因此,商标评审委员会没有任何证据证明申请商标指定使用在密封端纽(机器部件)商品上不具有显著特征,会使消费者不易将其作为商标加以识别,因而无法起到区分产品来源的作用。而且三叶草图形的平面图于1990年8月30日已在“用于冷冻机和空调压缩机上的密封端纽”商品上在中国取得商标注册,三叶草图案虽非艾默生电气公司所独创,但经过艺术加工后将其融入申请商标中,作为艾默生电气公司商品的独特标记是十分有创意的,容易让人记忆,因此应当准许注册。
  商标评审委员会服从一审判决。
  北京市高级人民法院二审认为,商标法第十一条第一款第(三)项规定,缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。标志的显著特征是指该标志所具有的能够使消费者通过它来识别商品或服务的提供者的特征。判断一个标志是否具有显著特征,应当根据该标志与其所标示的商品或服务的关系来判断:该标志与商品或服务本身越不相关,显著特征越强;该标志与商品或服务本身的联系越密切,显著特征则越弱。
  艾默生电气公司申请注册的三维标志是其申请商标指定使用的商品本身,而以商品本身作为三维标志立体商标申请注册的,由于商标与商品完全重合,因此原则上不具有可以作为商标注册的显著特征,除非能够证明该三维标志已经通过使用使消费者能够通过它来识别商品的提供者。艾默生电气公司关于其申请商标的三维标志上的三叶草图案具有独特创意、能够与同行业经营者的同种商品区分开的上诉理由,仅能说明该三维标志本身可能会受到著作权法或专利法的保护,但不能作为其申请商标具有显著特征的理由。因为显著特征要求的并非是对商品的区分,而是对商品的不同提供者的区分。另外,艾默生电气公司在本案中也没有提交申请商标在中国境内经过使用获得显著特征的证据,因此艾默生电气公司关于其申请商标具有显著特征应予注册的上诉主张缺乏依据,二审法院不予支持。
  最终,北京市高级人民法院依照行政诉讼法第六十一条第(一)项之规定,判决驳回上诉,维持原判。
  【评析】
  本案涉及以商品本身申请立体商标时的显著性判断,以及显著性判断与非功能性判断的关系。另外由于商品包装容器形状和商品本身的形状在申请立体商标时有共同点,笔者将两者一并讨论。
  一、立体商标的概念与分类
  立体商标,是指由具有三维空间的立体形状所组成,并能使相关消费者借此区分商品或服务不同提供者的商标。{1}可以申请注册立体商标的三维标志分为三类:1.商品本身的形状(包括部分商品形状),2.商品包装容器的形状,3.与商品及其包装容器无关的其他形状。{2}
  二、立体商标的显著性和非功能性的关系
  通常认为,除了与商品及其包装容器无关的其他形状,要注册立体商标,在具有显著性之前还应证明其形状的非功能性。
  商标法第十二条规定的就是商品及其包装容器的形状作为立体商标需满足的非功能性条件,即仅由商品自身的性质产生的形状、未获得技术效果而需有的形状和使商品具有实质性价值的形状。设立非功能性限制条件由商标法和专利法的不同功能所决定,是为了将立体

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