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【期刊名称】 《南京大学法律评论》
你可能并不拥有自以为拥有的权利
【副标题】 案例视角的专利权利要求撰写【作者】 徐棣枫
【分类】 专利法【期刊年份】 2006年
【期号】 25(春季卷)【总期号】 总第25卷
【页码】 77
【摘要】 权利要求是确定专利权人拥有独占权的保护范围的法律文件,然而,实践中由于对权利要求的撰写重视不够,发明创造因撰写缺陷而得不到应有保护的遗憾时有发生。本文通过对一起案例的分析,阐述了撰写权利要求的重要性,从实务和制度层面探讨了权利要求难以完美的原因,并针对中国专利实践,提出了提高权利要求撰写质量的初步建议。
【全文】法宝引证码CLI.A.1170428    
  一、案情简介
  原告黄XX是名称为:“XX型自动补水太阳能热水器”(专利号为:ZL972XXXXX. X)实用新型专利的专利权人,该专利于1999年获得国家知识产权局的授权。其独立权利要求为:一种XX自动补水太阳热水器,包括补水箱(2)、支架(17)及安装在支架(17)上的热水箱(4)、上水管(15)、出水管(5)、(6)及阀门(11)、(8)、(7),其特征在于热水箱(4)的上侧通过双圆弧支架(14)安装补水箱(2),补水箱(2)的下部出水口与热水箱(4)一端的接口用管道(13)相连,补水箱(2)通过浮球阀(16)与上水管(15)相接,其顶部设出气孔(1),热水箱(4)另一端接口与出水管(6)连接。
  2000年12月25日,专利权人黄XX和该专利的独占实施被许可人XX太阳能热水器有限公司作为共同原告向南京市中级人民法院起诉,称被告XXX热水器制造有限公司未经许可,非法生产和销售原告受法律保护的专利技术产品,侵犯了专利权,要求判定构成侵权,并立即停止侵犯专利权的行为,赔偿经济损失人民币15万元,承担本案诉讼费用及因诉讼所花费的相关费用。
  在法庭审理中,法庭组织原被告双方对被控侵权的产品与专利权利要求进行了比对,发现,被控侵权的产品与独立权利要求中的技术方案有以下区别:
  1.独立权利要求有两个出水管,即出水管(5)和(6);而被控侵权的产品只有一个出水管,即出水管(6),而没有出水管(5)。
  2.独立权利要求有3个阀门,即阀门(11)、(8)和(7);而被控侵权的产品只有两个阀门,即阀门(11)、(7)。
  3.独立权利要求用于连接补水箱(2)与热水箱(4)的管道(13)与出水管(6)分处热水箱(4)的两端;而被控侵权的产品管道(13)与出水管(6)同处于热水箱(4)的一端。除了上述3方面的区别外,被控侵权的产品与权利要求的其他技术特征均相同。诉讼中,原告认为,其实用新型专利保护的是独立权利要求特征部分的技术方案,该部分是其创新所在,即所谓的发明点,并特别强调,正是通过双圆弧支架(14)安装补水箱(2),实现了自动补水,并认为,权利要求前序部分的技术特征是现有技术,不影响侵权的判断,而被控侵权的产品使用了权利要求特征部分的全部技术特征,因此构成侵权。并提出出水管(5)属于非必要技术特征,要求在比对时适用多余指定规则,将其删除而不参加比对。
  被告则从以下几方面进行了答辩:
  第一,关于技术特征的比对,权利要求的特征部分也应属于比对的范围。
  《专利法实施细则》第22条〔1〕{1}规定:“发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,按照下列规定撰写:
  (一)前序部分:写明发明或者实用新型要求保护的主题名称和发明或者实用新型主题与现有技术共有的必要技术特征;
  (二)特征部分:使用‘其特征是……’或者类似的用语,写明发明或者实用新型区别于现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的范围。”
  根据《专利法实施细则》第22条的规定,权利要求的前序部分和特征部分所写明的技术特征结合在一起才完整的限定了发明或者实用新型要求保护的范围。如果没有了前序部分的技术特征,就没有给出一项完整的技术方案,就不可能制造出一台完整的“XX自动补水太阳能热水器”。因此,专利侵权判断时,应将独立权利要求的前序部分与特征部分结合在一起,与被控侵权的产品进行比对。
  第二,出水管(5)属于必要技术特征。
  结合说明书和附图,对该实用新型的权利要求进行解释,可以发现,在独立权利要求中,出水管(5)是冷水管,用于从补水箱(2)中向用户所在的浴室输送冷水,由于热水箱(4)与补水箱(2)几乎等髙(髙差约十几公分),热水箱(4)中通过出水管(6)引出的热水与补水箱(2)中通过出水管(5)引出的冷水,从而实现了压力平衡,不窜水。而说明书中对该实用新型目的的描述中也包括“再次使用时冷热水平衡”,说明书对该实用新型优点的描述中再次强调“暂停后再次使用时冷热水压力能够始终保持平衡,不窜水”。实施例中也有同样的内容。可见,独立权利要求采用两个出水管,即出水管(5)和(6),是实现该实用新型技术任务的必不可少的技术特征。因此,在该案中不适用多余指定规则。
  另外,由于多余指定规则的适用一直在理论和实务中存有争议,{2}直到2005年,在“仁达建材厂扩新益公司专利侵权纠纷案”中,最高人民法院人为,“凡写入独立权利要求的技术特征,都是必要技术特征,都不应当被忽略。”并指出“本院不赞成轻率地借鉴适用所谓‘多余指定原则’”。{3}因此,出水管(5)属于必要技术特征。
  第三,被控侵权的产品缺少了独立权利要求中的必要技术特征,因此不构成侵犯专利权。
  由于被控侵权的产品只有一个出水管(6)而无出水管(5),出水管(6)用于从热水箱中输出热水,向用户输出的冷水不是引自高架于室外的补水箱,而是直接引自浴室内的冷水总管,这样就存在压力差,使用时无法实现冷热水混合的压力平衡,有窜水现象发生。虽然被控侵权的产品也通过双圆弧支架(14)在主水箱(4)上架设了含有浮球阀(16)的补水箱(2),也实现了该实用新型说明书所宣称的“自动补水”的技术效果,但因却少了实现所谓“冷热水平衡,不窜水”的必要技术特征——由补水箱(2)中引出的向浴室中的用户提供冷水以供使用时与热水混合的出水管(5),因此不构成专利侵权。
  上述被告的抗辩既有法律依据又有事实根据,原告当庭撤回了起诉。
  二、对权利要求撰写的分析
  1.发明创造的目的定位和主题确定。
  在本案中,经过仔细分析,可以发现,如果将该实用新型技术方案主要目的确定为克服现有太阳能热水器手动补水的缺陷,就可以将其第一目的由解决冷热水混合时的压力平衡改为实现自动补水,这样,最值得保护的创新内容应是通过在原热水箱上加上一个含有浮球阀的补水箱实现了向热水箱自动补水。同时,发明人将该实用新型的主题确定为“XX型自动补水太阳能热水器”也不太合适,使的该实用新型的范围显得有些狭窄。如果采用笔者确定的发明创造的目的和主题,并撰写与该主题和目的相配套的权利要求,则可能会获得一件比原权利要求保护范围要宽一些的专利。
  2.独立权利要求中的技术特征确定。
  实用新型授权的权利要求书如果写入的技术特征较多且具体,其所限定的保护范围必然较小,他人就有比较大的机会通过研究此类专利文件,吸收你的技术实质,稍加改动或变化,饶过专利,使得专利权人实际上无法获得所期望的保护。申请专利时,作为一个好的专利代理人,应该帮助申请人对具体实施方式进行分析,探求有无类似的具体实施方式,可否采用概括性描述来表述发明或实用新型的技术特征,从而为申请人争取一个更宽的保护范围。{4}避免将独立权利要求写成具体实施方式,这是撰写独立权利要求应当遵守的原则。原独立权利要求书可能受实施例的影响来确定必要技术特征,写人的技术特征未能作到尽可能少。作为独立权利要求,它应当在能实现其发明目的,以及与现有技术相比具有明显区别的前提下包含有尽可能少的技术特征,以便获得最大的保护范围。{5}在此原则指导下,笔者提供修改后的独立权利要求如下:
  一种自动补水太阳热水器,包括有支架(17)及安装在支架(17)上的热水箱(4)、上水管(15)、出水管(6)及阀门(11)、(7),其特征在于热水箱(4)的上侧安装有补水箱(2),补水箱(2)的下部出水口与热水箱(4)一端的接口用管道(13)相连,补水箱(2)通过浮球阀(16)与上水管(15)相接,其顶部设出气孔(1),热水箱(4)与出水管(6)连接。
  经比较,不难发现,笔者提供的修改后的独立权利要求中的技术特征比原独立权利要求中的技术特征少,体现的是实现自动补水的技术方案,而将实现“冷热水平衡,不窜水”的技术特征——由补水箱(2)中引出的向浴室中的用户提供冷水以供使用时与热水混合的出水管(5)省略,使其限定的保护范围要比原权利要求宽的多。
  另外,为使独立权利要求所表达的技术方案与说明书描述的发明创造的目的相一致,还须将说明书中有关“冷热水平衡”的该实用新型目的也予删除,否则,独立权利要求所记载的技术特征就不能实现说明书所声称的技术效果。
  3.从属权利要求的安排。
  撰写从属权利要求主要有两个目的,一是防止因只顾追求宽的保护范围,在撰写独立权利要求时不适当的省略必要技术特征,而导致申请程序中或者无效程序中被现有技术破坏了新颖性或者创造性,甚至公开不充分,而遭至申请被驳回或者专利被宣告无效,如果在独立权利要求之下,合理的安排有不同层次的从属权利要求,对独立权利要求添加改进的技术特征,或对所引用的权利要求的某些技术特征作进一步的限定,使该技术方案与现有技术的区别逐渐加大,就有机会修改权利要求,将从属权利要求与独立权利要求合并,从而在修改后的基础上获得专利授权或保住专利权,使申请即积极追求宽保护,又不失稳健。二是堵住他人利用改进发明杀入保护范围内的可能,避免他人通过申请从属专利与本专利形成交叉,进而获得交叉许可的权利,使获得的专利权可靠而牢固。
  然而,原权利要求书虽然写有5个从属权利要求,但所列从属权利要求多仅是对管道的连接方式的界定,对该实用新型的技术效果并无实质性的影响,也难看出他们之间存在创造性的差别,与独立权利要求间并未建立适当的防御阶梯。难以起到前述撰写从属权利要求的作用。
  笔者提供修改后的权利要求2如下:
  如权利要求1所述的自动补水太阳能热水器,其特征在于,所述的补水箱(2)上连接有出水管(5)、出水管(5)通过阀门(8)与出水管(6)通过阀门(7)连接。
  修改后的权利要求2将从原独立权利要求中删除的技术方案写人从属权利要求。通过向权利要求1描述的技术方案增加了从补水箱(2)上连接有出水管(5),由该出水管(5)从补水箱向用户提供混水用的冷水,实现了混水的冷热水水压平衡,避免了窜水。当然,还应将其他可能的进一步的完善方案写出更多的从属权利要求,笔者在此不再一一列出。这样一系列的从属权利要求与权利要求1在保护范围上构成上宽下窄的到金字塔结构,形成一个合理的防御阶梯。由于既有一个高度概括、技术特征比较少的独立权利要求,可以使该申请追求尽可能宽的保护范围;同时,又因为有从属权利要求做保障,可以使申请较为稳健,即使独立权利要求被否

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