查找:                      转第 显示法宝之窗 隐藏相关资料 下载下载 收藏收藏 打印打印 转发转发 小字 小字 大字 大字
【期刊名称】 《南京大学法律评论》
专利法中的商业秘密保护初探
【作者】 徐棣枫沈晖【分类】 专利法
【期刊年份】 2006年【期号】 26(秋季卷)
【总期号】 总第26卷【页码】 227
【摘要】 [内容提要]对技术信息的知识产权保护包括专利法保护模式与商业秘密法保护模式,专利法所保护的专利技术以公开为前提,而商业秘密法所保护的商业秘密以秘密性为构成要件,公开与秘密的对立,强化了人们对专利制度与商业秘密制度的区别意识,以公开为前提的专利法似乎无须关心商业秘密,不过,专利制度仍可为商业秘密提供一定程度的保护,立法应对此予以关注。
【全文】法宝引证码CLI.A.1170443    
  对技术信息的法律保护,可有专利法保护方法与商业秘密法保护方法,学者一般认为,技术秘密与专利相辅相成,互相密切配合地维护智力劳动成果者的合法权益,{1}两者之间可起到互补的作用。{2}不同方可互补,可见,无论是“相辅相成”还是“互补”,其均强调两者之间的区别。然而,长期以来,知识产权法学者却忽略了一个问题:专利制度能否保护商业秘密中的技术信息(以下简称技术秘密)?应如何保护技术秘密?本文即为对这一问题进行探索的初步成果。
  一、专利制度应否保护技术秘密
  专利制度当然保护专利技术。那么,专利制度应否保护技术秘密呢?
  (一)专利制度保护专利技术≠专利制度只保护专利技术
  毫无疑问,保护专利技术是专利制度的一项重要立法意旨,《专利法》一条中“为了保护发明创造专利权……特制订本法”即可看出。然而,专利制度保护专利技术并不意味着专利制度只保护专利技术:
  1.某项技术只有在被授予专利权后才能被称之为专利技术,然而,专利制度并非仅涉及专利权取得后的保护问题,从现行专利法即可看出,其调整范围还包括专利授权前的申请、审批程序及授权后的无效程序等,专利制度对专利授权前涉及的法律关系也进行一定的调整。
  2.专利制度并非只关注专利权人的利益,现行专利制度中的强制许可制度及侵权例外制度即体现了专利制度对公共利益及他人利益的关注。
  既然专利制度需对专利授权前所涉及的法律关系进行调整并关注专利权人以外的其他人的权利,那么,在专利授权之前以商业秘密形式存在的技术信息及其权利人的利益也就可能为其所关注。
  (二)专利制度应保护商业秘密——以发明及实用新型为对象
  1.专利制度与商业秘密制度均保护技术信息
  反不正当竞争法规定,商业秘密,包括技术信息和经营信息。国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》规定,技术信息和经营信息,包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招标投标的标底及标书内容等信息。
  据专利法及其实施细则规定,专利法所保护的发明创造,包括发明、实用新型和外观设计。其中,发明与实用新型,均为“新的技术方案”,属于技术信息,外观设计作为“新设计”,亦可纳入技术信息中的“设计信息”范围内。
  可见,专利制度与商业秘密制度均保护技术信息,那么,两者所保护的技术信息是否相同呢?考虑到外观设计一旦使用,其中包含的信息即泄露,其权利人很少采用商业秘密保护可获得外观设计专利的信息,本文主要以发明及实用新型所保护的技术信息为例与商业秘密保护的技术信息进行对比研究。
  2.专利制度与商业秘密制度保护的技术信息要求虽有不同,但具备可专利性要求的技术在依专利申请程序公开前,如符合保密性要求,可构成商业秘密
  专利法规定,申请专利的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。
  对商业秘密的构成要件,有以下几种观点:第一种观点认为,商业秘密的构成要件包括五个:(1)秘密性,即商业秘密是不为公众知悉,非公开的;(2)实用性,是指商业秘密具有现实的使用价值,能够在生产经营中被实际利用;(3)价值性,即商业秘密具有经济价值,能够为权利人带来现实的和潜在的经济利益以及竞争优势;(4)保密性,即权利人对信息采取了适当的保密措施;(5)新颖性,指商业秘密的非显而易见性或独特性,它表明了商业秘密中包含了权利人的创造性的智力劳动,它不是本行业的普通信息,而应具有一定的创造水平。{3}第二种观点认为,商业秘密的构成要件有四个:(1)经济性,即能为权利人带来经济利益;(2)实用性,即能被制造或使用;(3)创新性,即不为公众所知悉,这一要件进一步要求商业秘密具备一定的创造性和新颖性,创造性反映着商业秘密的进步程度,新颖性则反映着商业秘密的公知程度,两个方面互为因果,因为商业秘密与已有的智力成果相比具有明显的进步性,所以其不为社会公众所知悉,反之因为不为社会公众所知悉,昭示它必然具有技术进步特征或者技术创新内容。两者互相依存,不可或缺其一;(4)秘密性,即权利人已经采取了保密措施。{4}也有学者认为,商业秘密应当具备四要件,即“不为公众所知悉”的秘密性、“能为权利人带来经济利益”的价值性、“具有实用性”的实用性和“采取保密措施”的管理性。{5}或者认为商业秘密应具有信息性、未公开性、实用性以及保密性。{6}第三种观点认为商业秘密只要求秘密性、价值性和管理性三要件,因为所谓实用性很难量化判断,具备价值性的东西也是能够实际应用的东西,能实际应用的东西也是有价值的东西。这也符合TRIPS协议的规定,是多数国家的共同认识{7}TRIPS协议第39条之2规定,“只有有关信息符合下列三个条件:——在一定意义上,其属于秘密,就是说,该信息作为整体或作为其中内容的确切组合,并非通常从事有关该信息工作之领域的人们所普遍了解或容易获得的;——因其属于秘密而具有商业价值;——合法控制该信息之人,为保密已经根据有关情况采取了合理措施。”{8}笔者以为,经济性与价值性是同一涵义,应合并为一项要件,亦即我们一般所称的实用性,只要具有实用性,就一定具有经济性与价值性,新颖性与创造性具有不同的涵义,新颖性强调信息并非现有技术,而创造性则强调技术信息与现有技术相比的进步程度,因此,一项商业秘密应分别具有新颖性和创造性。根据反不正当竞争法的规定,商业秘密还应当具有保密性。因此,作为商业秘密保护的技术信息,应具备新颖性、创造性、实用性{9}以及保密性。
  发明和实用新型的新颖性是指,在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。外观设计的新颖性,则是指授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过的或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似。商业秘密的新颖性,即其不为公众所知悉,是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。{10}可见,我国专利法所称的新颖性与商业秘密法所称的新颖性,虽然均包含了该技术信息不为公众所知,不属于公知技术的涵义,但专利法明确了判断新颖性的时间标准、地域标准以及公开标准,而对商业秘密的新颖性,法律文件中却没有明确其判断标准。笔者以为,无论专利权所要求的新颖性,还是商业秘密的新颖性,目的均在于将该技术与公知技术区别开来,只要不属现有技术或者公知技术,便应认为该技术具有新颖性,依法律解释方法,“同一法律或不同法律使用同一概念时,原则上应作同一解释;作不同解释时,须有特别理由。”{11}因此,对专利法上与商业秘密法中的新颖性判断应采用同一标准,专利法中要求“没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”主要是为避免由于抵触申请的提出而导致的对同样的发明或者实用新型的重复授权,是因专利权的授权程序产生的特殊规则,判断商业秘密的新颖性时无需借鉴。
  发明和实用新型的实用性,系指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。商业秘密的实用性,根据《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》,是指该信息具有确定的可运用性,能为权利人带来现实的或者潜在的经济利益。显然,能够制造或者使用即为“可运用”,“能为权利人带来现实的或者潜在的经济利益”,亦即“能够产生积极效果”。因此,发明和实用新型所要求的实用性与商业秘密所要求的实用性,含义是基本相同的。
  发明和实用新型的创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。商业秘密的创造性,系指它与已有技术成果相比,必须有一定的进步性,例如一项技术秘密,它相对于现有技术,对所属技术领域的一般技术人员来说,应当具有非显而易见性,即该项技术秘密是创造性劳动的结果,而非本专业一般技术人员不研究就能够得出,也不是借助简单的推理和实验即可必然获得。{12}对专利法及商业秘密法所要求的创造性之间的关系,美国最高法院认为,商业秘密不需要像专利法对专利那样的严格要求,如果将众所周知的概念加以重新组合,也可构成商亚秘密。美国第一次侵权行为法重述第757条注释b认为,“商业秘密可能是可以取的专利的方法或程序,但不须如此。”{13}英国亦持类似见解。{14}在德国,亦认为对商业秘密的独创性要求也不是很高,尤其是不能将其理解为专利法意义上的新颖性和创造性。{15}笔者认为,专利法更侧重于对发明人的激励,对专利授予的垄断权,是鼓励发明活动和财政支持的必要经济刺激,同时,具有专有性的财产权对于鼓励发明者将发明向社会公开也是一个必要的激励。{16}商业秘密法除了激励发明创造的目的外,还着眼于维护商业道德及竞争秩序,禁止人们不劳而获地使用他人的秘密信息,无论创造性的高低,商业秘密权利人总是花费了劳动才取得了有区别特点的秘密。况且,在独占性上,一个商业秘密的权利人并不能妨碍其他人通过合法手段取得同样的商业秘密,商业秘密的独占性较专利要弱。因此,对商业秘密的创造性要求无需像专利技术的创造性那样高,对此我们可借鉴国外立法与司法实践进行判断。据此,只要不是根据现有公知技术可显而易见得到的信息,均符合商业秘密的创造性要求。
  此外,一项技术获得专利权保护的前提是将该技术公开,公开程度应使所属技术领域内普通技术人员能够实施,专利制度在一定程度上可视为发明人与社会之间订立的契约,按该契约,发明人以公开其最新的发明创造作为代价,换取社会对其专利权的承认。{17}而商业秘密则要求该信息不为公众所知,一旦该信息泄漏,商业秘密则丧失,专利权与商业秘密权两者不能同时并存。
  可见,发明与实用新型与技术秘密在实用性与新颖性要求方面基本类似,但在创造性要求方面,商业秘密远较专利权为低,商业秘密有保密性要求,专利权的取得则以专利技术的公开为前提。尽管对某一技术信息的保护而言,专利权与商业秘密权不能同时并存,但是,作为一项可专利的技术而言,由于其应具备的新颖性、实用性与商业秘密所要求的相当,如符合专利所要求的创造性,自也能达到商业秘密所要求的创造性。

  ······

法宝用户,请登录后查看全部内容。
还不是用户?点击单篇购买;单位用户可在线填写“申请试用表”申请试用或直接致电400-810-8266成为法宝付费用户。
【注释】                                                                                                     
©北大法宝:(www.pkulaw.cn)专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料,正式引用法规条文时请与标准文本核对
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯:如何快速找到您需要的检索结果?    法宝V5有何新特色?
扫码阅读
本篇【法宝引证码CLI.A.1170443      关注法宝动态:  

法宝联想
【共引文献】
【引用法规】

热门视频更多