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【期刊名称】 《知识产权》
以许可使用费确定专利侵权损害赔偿额探析
【作者】 范晓波【作者单位】 北京化工大学文法学院
【分类】 专利法【中文关键词】 许可使用费;损害赔偿;专利价值
【英文关键词】 royalties; damages; value ofpatent【期刊年份】 2016年
【期号】 8【页码】 99
【摘要】

许可使用费是专利权价值的体现,是专利权侵权损害赔偿额确定的依据。我国专利侵权案件中,以许可使用费确定赔偿额的方法未能得到充分和科学的适用。文章分析了我国司法实践中适用该方法存在的问题以及立法存在的缺陷,提出改进与完善的思路。

【英文摘要】

Royalties are the reflection of the value of patent and the basis for the patent infringement damages. Chinese courts seldom use royalties to decide damages in patent cases. This paper analyses the problems of Chinese judicial practice and the defects of the relevant legislation as to applying royalties to decide damages. The paper also proposes the improving suggestions.

【全文】法宝引证码CLI.A.1216008    
  
  专利许可使用费是指专利权人将其专利使用权许可他人而取得的对价。专利许可使用费是专利权价值的体现,在专利权遭受侵权损害之后,许可使用费可以用来衡量权利人的损失。美国、德国、法国、日本等国家的专利法律以及司法实践都肯定了以许可使用费作为确定侵犯专利权赔偿数额的方法,并将该方法与其他两种主要的赔偿计算方法即权利人的损失、侵权人因侵权获得的利润并列起来,由权利人选择适用。在美国的专利诉讼案件中,合理的许可使用费是损害赔偿的主要形态。根据美国学者的调查,在1995年至1999年间,在专利侵权案件中专利权人获得合理许可使用费作为损害赔偿的比例为69%,2000年至2004年间为78%,而在2005年至2009年间则为80%,2010至2013年间为81%。[1]同样在德国,法官在处理知识产权侵权损害赔偿时,最常用的办法就是以被侵害的权利的使用费作为赔偿金进行赔偿。他们认为这是最简洁,最易操作;也是公平,合理的赔偿方法。[2]权利人无需揭露自身之商业秘密或无碍于其未能取得侵权人之商业秘密,亦免除证明所请求数额与专利所保护发明间因果关系之负担。这是德国专利侵权诉讼实务最常援用合理许可使用费的主要原因。根据德国学者研究分析,95%的专利侵权诉讼系以合理许可使用费法来计算损害赔偿数额。[3]
  我国专利法同样确立了以许可使用费为依据确定损害赔偿额的方法,但是,在我国的司法实践中,该方法很少得到应用。有研究者对于许可费赔偿在司法实践中的适用进行了实证考察。其以北大法宝为数据来源进行检索,以“专利许可使用费”为关键词,以“专利权权属、侵权纠纷”为案由,对于包括最高人民法院公报、人民法院案例选、知识产权裁判文书集、北大法宝在内的11个数据库进行全文检索,得出2007年1月1日至2011年12月31日符合条件的数据共233条,其中有效数据共165条。165篇裁判文书中,有156篇是按照法定赔偿来酌定赔偿数额的,仅有6篇裁判文书肯定了许可费倍数赔偿。[4]也就是说,只有3.8%的案件采用了许可使用费的方法确定损害赔偿额。由于许可使用费是知识产权价值的一种体现,以之作为损害赔偿的根据是较易操作并且客观公平的,深入研究以许可使用费确定赔偿额方法的适用,有助于突破我国长期以来形成的90%以上案件采用主观性强的法定赔偿的困境,更为科学客观地确定损害赔偿数额。
  一、司法实践中以许可使用费确定赔偿额存在的问题
  我国司法实践中,在极少数采用许可使用费方法确定赔偿额的专利侵权案件中,法官对该方法的不当适用导致赔偿额判定有失公正。本文将通过几个案例对存在的问题做简要分析。
  (一)对许可使用合同的真实性等因素未予审查
  在上海帅佳电子科技有限公司、慈溪市西贝乐电器有限公司与山东九阳小家电有限公司、王旭宁及济南正铭商贸有限公司发明专利侵权纠纷案[5](以下简称九阳案)中,王旭宁于1999年6月1日,向国家知识产权局申请“智能型家用全自动豆浆机”发明专利,于2001年12月5日获得授权。2001年12月8日,王旭宁与九阳公司签订一份专利实施许可合同,王旭宁将上述专利在全国范围内独家许可九阳公司实施,许可期限同于专利有效期,许可费为300万元。双方将该合同在国家知识产权局进行了备案。2006年4月,原告发现帅佳公司和西贝乐公司生产的豆浆机侵犯了涉案专利,并主张以上述许可协议的使用费数额确定侵权赔偿额。一审法院支持了原告主张。被告在上诉中对许可协议使用费的可参照性提出质疑,认为王旭宁原系九阳公司股东,曾任董事长,现为董事,两被上诉人存在密切的利害关系。两被上诉人未提供证据证明已经按合同约定支付了许可使用费,该使用费不得作为确定赔偿额的依据。二审法院对此未予回应,维持原判决。
  本文认为,上诉人提出的质疑,是法院判断该许可协议约定的使用费是否能作为本案可参照的许可使用费时,应当考虑的问题。如果许可合同双方具有利害关系,则合同约定的许可使用费数额不能认为可以代表专利的真实市场价值,将其作为赔偿依据是不公允的。并且如果双方仅仅订立了许可合同,并无履行合同、实际支付使用费的证据,难以证明确实存在能表明涉案专利价值的市场交易,该使用费的真实性存在疑问,不应当具有参照性。
  (二)对许可使用合同约定使用费的合理性未予审查
  在好孩子儿童用品有限公司与中山宝宝好日用制品有限公司侵犯专利权纠纷案[6]中,好孩子公司系“婴儿推车的车轮毂”外观设计专利的权利人,宝宝好公司未经其许可生产销售带有该专利的婴儿车,构成侵权。2006年4月18日,好孩子公司与昆山小小恐龙儿童用品有限公司(以下简称小小恐龙公司)签订《专利实施许可合同》,约定好孩子公司以普通许可方式许可小小恐龙公司实施该专利,有效期限为2006年4月18日至2008年4月17日,许可使用费为每年50万元。2006年5月16日,小小恐龙公司向好孩子公司支付当年许可使用费50万元。2006年6月,好孩子公司向昆山市地方税务局缴纳营业税等税费51000元,并将该许可合同在国家知识产权局备案。关于赔偿数额,好孩子公司主张以专利许可使用费作为赔偿依据。法院认为,好孩子公司提交的《专利实施许可合同》在国家知识产权局备案并已实际履行,且该合同、专利实施许可使用费银行进账单、发票和纳税凭证相互印证,形成一个完整的证据链,足以证明涉案外观设计专利许可的事实。该合同约定的许可费可以作为确定赔偿数额的依据。判决宝宝好公司赔偿好孩子公司损失50万元。同样,在好孩子儿童用品有限公司与临沂康宝儿童用品有限公司专利侵权纠纷案[7]中,好孩子公司系“摇马三轮车”发明专利的专利权人。康宝公司生产的“龙胜”BY10型高级儿童三轮车,侵犯了好孩子公司的专利权。该案法院同样参照了好孩子公司与昆山小小恐龙儿童用品有限公司签订《专利实施许可合同》约定的每年许可使用费人民币50万元,酌定了康宝公司的赔偿额为50万元。请你喝茶
  这两个案件虽然被告不同,涉案专利不同,一案涉及外观设计专利,另一案涉及发明专利。但两案有许多相似之处,原告同为好孩子公司,法院都是采用了许可使用费的方法判定赔偿额,判决所依据许可使用合同都是好孩子公司与案外人小小恐龙公司所签订的,小小恐龙公司均为涉案专利普通许可的唯一被许可人,好孩子公司未就涉案专利向其他公司发放过许可,许可合同所约定的许可使用费相同,均为每年50万元。法官适用许可使用费的理由相同,即原告与案外人的许可协议在国家知识产权局备案,有国家税务机关、银行等出具的银行进账单、纳税凭证以及发票等有效凭证,证实该使用费已经实际履行。从表面上看,两个案件都有可参照的许可使用费,并均已履行,以其作为赔偿额似乎符合法律规定,但是本文认为,有实际履行证据的许可费并非当然适于作为涉案专利的赔偿依据。
  在好孩子诉宝宝好公司案中,宝宝好公司对于好孩子公司与小小恐龙公司的许可合同所约定的许可使用费的真实性、合理性提出质疑,其在上诉中称,“被许可方仅是一注册资金几万元的小个体户,没有生产能力,却与好孩子公司签订50万元的许可使用协议,是不可理解的。一审法院仅凭表面证据,就认定这些证据的证明力,对上诉人极不公平。”二审法院否定了该上诉意见,对于许可使用费的合理性问题没有分析论证,维持了一审判决。由于判决书记载的案件事实有限,被告的上诉理由有无根据,无法判断。但是,本文认为,法院仅仅依据一份涉案专利的许可合同以及合同所约定的许可费已经实际履行的证据,就将该许可使用费作为侵权案件中的赔偿依据,缺乏说服力。如果权利人将同一专利许可多个市场主体,由此形成的许可使用费可以公允地代表所许可权利的价值,可以参照适用。然而,如果权利人只同某一个市场主体签订许可协议,该协议中双方商定的使用费很难说具有市场代表性,是专利价值的真实体现,对该使用费合理性进行审查是必要的。
  从这两个案件的判决书上,看不到法官对许可使用费合理性进行了任何审查。许可使用费是被许可人使用权利人的知识成果获取收益,将其中的一定比例支付给许可人。审查许可费的合理性就需要考量涉案专利的价值、对产品的贡献度、专利产品的获利程度等。好孩子诉宝宝好案中,涉案婴儿推车售价150元,被侵权的外观设计专利仅涉及婴儿车的一个部件即“车轮毂”,如果法院通过考量婴儿车的利润、该外观设计专利对于婴儿车利润的贡献度、被许可人的生产能力、年生产销售数量等因素,分析每年50万元的许可使用费是否合理,并进而得出赔偿结论,这种适用许可使用费确定赔偿额的方法才是适当的。
  (三)脱离侵权事实,直接将许可使用费认定为赔偿额
  将许可合同约定的使用费作为赔偿依据,不能脱离案件事实。要考虑案件中对专利的使用方式与许可合同中的使用方式的差异。司法实践中,出现了忽略案件事实,直接将权利人与他人达成的许可使用费作为赔偿额的情形。在九阳案中,许可合同的许可期限同于专利有效期,即2001年12月8日至2019年6月1日,近18年。也就是说,许可合同所约定的300万元许可使用费是被许可人在近18年的时间范围内独家使用涉案专利需要交纳的费用。2006年,原告发现被告侵权,即诉至法院,2007年5月终审判决判定被告停止侵权。即便该协议可以参照,确定赔偿额也应当将侵权行为持续的时间、地域范围、侵权产品数量等因素纳入考量。法院既没有考虑被告侵权持续时间,也未考虑原告许可协议的独家属性,直接将许可合同所约定的为期18年的许可使用费作为侵权案件赔偿额,显然是不合理的。
  在上海嘉洋实业发展有限公司诉吉林省洮儿河酒业有限公司、被告李昌佐侵犯专利权纠纷案[8]中,王毅、王政于1997年3月14日申请,1998年4月16日获得ZL97306642.3“瓶盖”外观设计专利权。原告嘉洋公司与王政、王毅于1999年12月10日签订该外观设计专利权转让合同,合同有效期自1999年12月10日至2007年3月14日,转让费为30万元。[9]2006年2月,原告发现被告洮儿河公司未经原告许可,擅自制造侵犯原告专利权的产品,被告李昌佐销售了专利侵权产品。法院认为,因本案原告的损失和被告获得的利益均难以确定,原告请求按照专利许可使用费的一倍予以赔偿合法,应当予以支持,判决被告吉林省洮儿河酒业有限公司赔偿原告损失30万元。本案中,法院同样未将许可合同中的使用情况与侵权使用情况相联系。本案所涉瓶盖专利系外观设计专利,有效期为10年,将于2007年3月到期。2006年2月,原告发现被告侵权,此时距专利到期以及许可合同到期仅有一年时间。法院在确定赔偿额时,未能考量被告对涉案专利的使用时间、规模等侵权事实,以及专利权即将到期等因素,简单地将为期8年的使用合同的许可费金额作为赔偿额,这种机械适用法律得出的裁判结论,难谓合理。有专利许可使用费可以参照的,也仅仅是有了一个确定赔偿数额的基础,由于许可使用与侵权使用的类型、时间、地域范围等可能并不相同,因此需要法院结合具体案情,综合考虑这些因素后确定赔偿额,而不是径直将许可使用费作为赔偿额。
  司法实践中出现的上述问题,表明法官们对于以许可使用费确定赔偿额需审查的问题与考量因素尚缺乏正确的认识,亟待法律、司法解释予以明确和规范。
  二、以许可使用费确定赔偿额方法的适用条件与考量因素
  从专利法的规定来看,我国确立合理使用费的条件严格、方法单一。只有在权利人的损失、侵权人的利润无法证明、难于计算时,如果有许可使用费可以参照的情况下,可以以许可使用费的倍数确定赔偿额。如果没有可参照的合理的许可使用费,则适用法定赔偿。对于何谓可参照的许可使用费,法律与司法解释都没有明确的规定。司法实践中,一般以知识产权人就涉案知识产权与他人签订的许可使用协议所约定的许可使用费作为可参照的许可使用费,并要求该许可使用费已实际履行。也就是说,采用许可使用费计算方法必须以权利人之前取得过许可使用费为前提,缺少这个前提,则不能适用许可使用费的方法。即便存在权利人向他人许可过类似知识产权,或其他人就类似知识产权发放过许可,都不能作为可参照的许可使用费,如此适用许可使用费方法的范围是非常局限的。
  对于以许可使用费确定赔偿额方法在具体适用时,法官应当审查哪些问题,考量哪些因素,法律以及司法解释都没有明确规定。司法实践中,法院通过探索总结出了一些规则。例如最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》条文释义中指出,在实践中适用使用费为标准计算赔偿额,要注意使用费的给付方式、数额等要与侵权的范围、时间等情形相适应,双方许可使用费的约定要合法有效。对经审查

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