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【期刊名称】 《法学》
论商标使用在商标侵权构成中的地位
【作者】 王太平【作者单位】 广东外语外贸大学法学院
【分类】 商标法
【中文关键词】 商标侵权;商标侵权构成;商标使用;标识使用
【期刊年份】 2017年【期号】 8
【页码】 112
【摘要】 近年来,商标使用有受到商标法理论和司法实践过分重视之嫌。相关实证研究表明,尽管商标使用在商标侵权构成中的确具有一定的地位,发挥着一定的作用,但商标使用绝非商标侵权构成的前提条件,法院主动审查商标使用并无必要。相关规范分析表明,既在权利产生规范也在权利妨碍规范中规定商标使用与仅在权利妨碍规范中规定商标使用是当今世界商标立法的两大模式,而从商标侵权诉讼当事人权利义务的平衡、诉讼效率等角度来看,仅在权利妨碍规范中规定商标使用是确立商标使用在商标侵权构成中地位的应然选择。长远来看,我国应该修改《商标法》以恢复商标使用在商标侵权构成中的恰当地位,当前的正确做法是通过法律解释使商标使用在商标侵权构成中发挥恰当的作用。
【全文】法宝引证码CLI.A.1229383    
  
  商标使用在商标法中具有非常重要的地位与作用:没有商标使用,商标就不可能形成;没有商标使用,真正的商标显著性就无法获得;无论是商标专用权还是商标禁止权,商标使用是商标权最核心的内容;没有商标使用,商标侵权就不可能发生。因此,商标使用成为十余年来国内外商标法研究的热点。在国外,网络环境下商标权范围的不断扩张导致学者们提出以商标使用作为网络环境下限制商标权扩张的工具。[1]在我国,“撤销连续三年不使用商标”、“抢先注册他人已经使用并有一定影响商标”以及商标侵权构成(尤其是涉外定牌加工商标侵权构成)等成为商标使用研究的重点,而随着商标先用权制度在2013年《商标法》中的创立,商标使用也开始在商标先用权制度背景下被研究。
  鉴于商标使用在商标法中的重要地位与作用,其在商标侵权构成中的地位问题也受到了极大重视,学界和实务界普遍认为商标使用是商标侵权构成的必要条件,甚至有人认为商标使用是商标侵权构成的首要条件或者前提条件,[2]商标使用在商标侵权构成中已经被提升至一个极高的地位。那么,商标侵权的构成要素是否包括商标使用?商标使用在商标侵权构成中到底占据何种地位?商标使用果真是商标侵权构成的必要条件,甚至是其前提条件或者先决条件吗?商标使用在商标侵权的认定中又是如何发挥作用的?对这些问题的回答不仅会直接影响商标侵权能否构成以及商标侵权案件当事人的权利义务,而且会对商标保护的强度和商标侵权诉讼的效率产生较大的影响。
  由于“法律的生命不在于逻辑而在于经验”,[3]而且纸面上的法要实际发挥作用就必须转变为行动中的法,因此,确定商标使用在商标侵权判断中的实际地位是回答上述问题的必要环节。同时,不可否认的是,对商标侵权构成的法理分析也是回答上述问题所必需的。因此,本文主要通过实证分析和规范分析两种路径确定商标使用在商标侵权构成中的地位与作用。
  一、关于商标使用在商标侵权构成中地位的实证分析
  不仅法律的生命在于经验而不在于逻辑,而且法律实现程度的主要评判依据是“行动中的法”,实际案件的判决结果无疑是“行动中的法”的绝佳体现。因此,殊有必要对商标侵权案件进行统计分析,以探寻商标使用在商标侵权构成中的实际地位。
  (一)相关样本的检索与选取
  本文以我国经济最为活跃、知识产权实务最为发达的北京市、上海市、广东省、浙江省与江苏省等5个省市为样本来源的地域范围。由于案件数量庞大,本文仅选取北京市第一中级人民法院、上海市第一中级人民法院、广州市中级人民法院、杭州市中级人民法院和南京市中级人民法院等5个中级法院及其所辖基层法院审理的商标侵权案件,同时为避免重复,本文仅选取适用一审程序的以判决形式结案的商标侵权案件,而且在这5个司法管辖区内各中级法院及其所辖基层法院审理的相关案件中各选取10起,案件总数为100起。
  本文采用的数据库是“北大法宝”,在其中“司法案例”数据库中进行检索,检索方式为高级检索,检索的“案由”为“侵犯商标权纠纷”,检索的审理法院分别为“北京市第一中级人民法院”“上海市第一中级人民法院”“广州市中级人民法院”“杭州市中级人民法院”“南京市中级人民法院”,检索的文书形式为“判决书”,检索的审理程序为“一审”。
  在检索结果的选择上,本文遵循以下四个原则:(1)若同一法院(审级)审理的案件之当事人有重复的,原则上仅选择一起最新案件,因为当事人有重复的案件的案情大多非常接近,其中最新的一起案件就已经具有足够的代表性。(2)检索时间尽量往前追溯,直到选够各司法管辖区内所需的案件数为止,检索时间截至2016年7月1日,因为越是临近的案件越能反映当前的司法实践状况。(3)仅选取裁判依据为2001年《商标法》52条第1项或者2013年《商标法》57条第1项及第2项的案件。选择适用这些条款的案件主要是基于以下两个原因:一是这些条款的重要性。2001年《商标法》52条第1项和2013年《商标法》57条第1项及第2项针对的是“核心的或者基本的商标侵权行为”以及“直接妨碍商标功能的侵权行为”,其属于“商标侵权最基本的行为类型”。[4]商标法规定的其他商标侵权行为在很大程度上是建立在上述条款所规定商标侵权行为的基础上的。2001年《商标法》52条第2项和2013年《商标法》57条第3项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品”之行为以及2002年《商标法实施条例》50条第2项和2013年《商标法》57条第5项规定的帮助侵权行为中的“侵犯他人商标专用权行为”的判断依据均是2001年《商标法》52条第1项以及2013年《商标法》57条第1项与第2项。二是适用这些条款的案件在商标侵权案件中占绝大比重。在司法实践中,涉及适用2001年《商标法》52条第3项、第4项以及2013年《商标法》57条第4项、第5项的注册商标标识侵权行为、反向假冒侵权行为的案件均不常见,其研究意义不大。(4)样本限于“北大法宝”数据库中的“法宝推荐”案例,而不包括指导性案例、公报案例和典型案例。这是因为只有普通案件才能反映司法实践的一般状况。
  (二)关于商标使用在商标侵权构成中地位的实证数据
  为了确定商标使用在商标侵权构成中的实际地位,笔者基于以下三个方面的考量因素对所选取的100起案件进行了实证研究,具体结果如下。
  1.案件是否涉及商标使用及其时间分布状况。在一般情况下,如果商标使用在商标侵权构成中具有非常重要的地位和作用,那么,商标使用一般会作为案件的争议焦点。因此,如果案件的审判根本没有涉及商标使用问题,那么在很大程度上可认为商标侵权的构成要件并不包括商标使用。
  从本文选取的100起案件来看,涉及商标使用的案件共有36件,占全部案件的36%,而没有涉及商标使用的案件共有64件,占全部案件的64%。进一步深入分析后还可发现,商标侵权案件是否涉及商标使用似乎具有一定的地域性特征,在涉及商标使用的36起案件中,北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省五省市涉及商标使用的案件分别为5起、7起、4起、6起和14起,分别占各省市选取案件的25%、35%、20%、30%和70%,仅占案件总数20%的浙江省涉及商标使用的案件占到涉及商标使用全部案件的38.89%,且占该省20起案件总量的比例高达70%,而其他省市的涉及商标使用的案件数量基本上属于正常的随机浮动范围。如果从被控侵权行为是否涉及商标使用问题的提出主体角度分析,除去当事人提出商标使用问题而法院予以审查的案件,法院主动审查商标使用问题的案件仅有22起,北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省五省市涉及商标使用且由法院主动予以审查的案件分别为3起、5起、4起、0起和10起,分别占各省市选取的全部案件的15%、25%、20%、0%和50%。显然,浙江省法院仍然偏爱主动审查被控侵权行为是否构成商标使用,江苏省法院则不然。
  在这100起案件的时间分布上,2015年共有36起案件,2014年共有25起案件,2013年共有10起案件,2012年共有8起案件,2011年共有7起案件,2010年之前共有14起案件。[5]在此时间范围内涉及被控侵权行为是否构成商标使用的案件数及其占比分别为:2015年11起案件,占比30.56%;2014年12起案件,占比48%;2013年5起案件,占比50%;2012年4起案件,占比50%; 2011年3起案件,占比42.86%;2010年之前共1起案件,占比7.14%。在相同时间范围内,剔除当事人提出被控侵权行为是否构成商标使用问题的案件,由法院主动提出这一问题的案件数及其占比情况分别为:2015年9起案件,占比25%;2014年6起案件,占比24%;2013年2起案件,占比20%; 2012年1起案件,占比12.5%;2011年3起案件,占比42.86%;2010年之前共1起案件,占比7.14%。可见,除2011年由法院主动提出被控侵权行为是否构成商标使用问题的案件占比偏高之外,2012年之后此类案件的比例比较稳定,而2010年之前此类案件的占比明显很低。也就是说,法院开始重视商标使用在商标侵权案件中的作用大致是从2011年开始的。
  2.是否构成商标侵权的案件裁判结论是否与商标使用有关。从本文选取的100起案件来看,只有6起案件的裁判结论是不构成侵权,占全部案件的6%,也就是说高达94%的案件的裁判结论是构成商标侵权。在不构成商标侵权的案件中,涉及被控侵权行为是否构成商标使用的案件共有4起,只有1起案件仅因被控侵权行为不构成商标使用从而不构成侵权,占不构成商标侵权案件数量的16.67%。有4起案件仅因不符合商标法规定的商标侵权判断标准而不构成侵权,即不符合2001年《商标法》52条第1项规定的“商标相同或近似+商品相同或类似”标准或者2013年《商标法》57条第1项或第2项规定的“商标相同+商品相同”标准以及“商标相同或近似+商品相同或类似+混淆可能性”标准而不构成侵权,占不构成侵权案件的66.7%。在这4起案件中,涉及被控侵权行为是否构成商标使用的案件有2起,被控侵权行为均构成商标使用。另有1起案件中的被控侵权行为既不符合商标法规定的商标侵权判断标准也不构成商标使用。在裁判结论是构成商标侵权的94起案件中,涉及被控侵权行为是否构成商标使用的案件共有32起,在32起案件中被控侵权行为均构成商标使用,占构成侵权案件的34.04%,而不涉及被控侵权行为是否构成商标使用但最终裁判结论是构成商标侵权的案件多达62起,占构成侵权案件的65.96%。
  3.被控侵权行为是否构成商标使用问题的提出主体。处分原则作为民事诉讼法的基本原则[6]意味着民事诉讼中法院的消极地位以及当事人在案件的程序展开、举证等方面的主导作用。不管商标使用在商标侵权构成中的地位如何,其充其量是商标侵权构成的事实要件之一,根据民事诉讼法的处分原则,当事人未提出主张,法院原则上是不能主动审查的。而在当事人提出被控侵权行为是否构成商标使用问题的情况下,法院当然有义务对被控侵权行为是否构成商标使用作出认定。
  在涉及被控侵权行为是否构成商标使用问题的36起案件中,仅被告一方主张被控侵权行为不构成商标使用的案件共有11起,仅原告一方主张被控侵权行为构成商标使用的案件有2起,原告一方主张被控侵权行为构成商标使用而被告予以否认的案件有1起。换言之,当事人提出被控侵权行为是否构成商标使用问题的案件只有14起,占涉及被控侵权行为是否构成商标使用问题全部案件的38.89%,而高达22起(即占涉及被控侵权行为是否构成商标使用问题全部案件的61.11%)的案件是由法院主动提出的。从提出主体角度来看,只有2起案件由原告主动提出,仅占全部100起案件的2%,而高达98起案件的原告并未将被控侵权行为构成商标使用作为商标侵权构成要件,相反,倒是有12起案件的被告主张被控侵权行为不构成商标使用,占全部100起案件的12%,其中1起案件的被告所提出的被控侵权行为不构成商标使用的主张得到了法院的支持。
  (三)商标使用在商标侵权构成中的实际地位
  从以上实证分析数据来看,商标使用受重视只是近几年的事情,似乎只是受到了个别地区法院的重视。大部分案件的原告并未将被控侵权行为是否构成商标使用作为是否成立商标侵权的要件,相反,更多案件的被告以被控侵权行为不构成商标使用作为抗辩事由。相对于由当事人在案件中提出被控侵权行为是否构成商标使用问题,在更多的案件中则是由法院提出的。尽管商标使用在商标侵权构成中具有一定的作用,可以作为被告的商标侵权抗辩事由,但商标使用在商标侵权构成中的作用也是有限的,部分案件虽涉及被控侵权行为是否构成商标使用问题,但这一问题对案件的裁判结论却未产生任何影响,多数案件则未涉及这一问题,案件裁判结论也几乎未受到任何影响。
  二、关于商标使用在商标侵权构成中地位的规范分析
  前述实证分析显现了关于商标使用在商标侵权构成中地位的“行动中的法”,然而存在的未必就是合理的,对商标使用在商标侵权构成中地位的问题仍然需要从商标法理论进行检视,以对其作出符合商标法理的解释。下文将首先分析世界各国或地区关于商标侵权构成中商标使用的规定,然后从商标法理角度论证商标使用在商标侵权构成中的应然地位。
  (一)世界各国或地区关于商标侵权构成中商标使用的规定
  世界各国或地区关于商标侵权构成的规定之整体结构是类似的,均主要包括两类条款:一类是规定商标侵权判断标准或者具体商标侵权行为的条款;[7]另一类是规定商标权的限制或者例外的条款。从条文属性及条文之间相互关系的角度看,这两类条款分别属于商标侵权构成的权利产生规范和权利妨碍规范。尽管世界各国或地区关于商标侵权构成的规定均包含商标使用,但商标使用在商标侵权构成中的地位并不完全相同。
  1.仅在权利妨碍规范中规定商标使用的美欧商标法。美欧商标法是仅仅在商标侵权构成的权利妨碍规范中规定商标使用的商标法。一方面,美欧商标法中商标侵权构成的权利产生规范没有明确规定商标使用,而是仅仅规定了比商标使用范围更广的“商业中使用”或者“贸易过程中的使用”。《美国兰哈姆法》第32a条和第43a条分别规定了侵犯注册商标和未注册商标的商标侵权构成的权利产生规范。根据这些规定,商标侵权构成的权利产生规范包括以下三个条件:(1)存在标识使用行为。无论是《美国兰哈姆法》第32a条还是第43a条,均不要求被控侵权行为针对的是商标,而仅要求针对的是某种标识,并不要求其构成商标使用。由于《美国兰哈姆法》规定的商标侵权判断标准是混淆可能性,因此此处的标识使用行为是指产生混淆可能性的标识使用行为。(2)这种标识使用行为是商业中的使用。尽管并不要求被控侵权行为针对的对象是商标从而不要求被控侵权行为构成商标使用,《美国兰哈姆法》对标识使用行为也并非无任何限制,而是要求这种标识使用行为必须是在商业中的使用。[8](3)这种商业中的标识使用行为未经商标所有人同意。《美国兰哈姆法》第32a条明确规定了“任何人未经注册人同意”的条件,而同法第43a条没有明确未经同意的条件,不过从该款中原告“认为这种行为已经或可能使其蒙受损害而提起的民事诉讼”之表述可以推知,被控侵权行为是未经商标权人同意的。《欧洲共同体委员会协调成员国商标立法第一号指令》(以下简称《欧共体商标指令》)第5条第1款和《欧共体商标条例》第9条第1款规定了商标侵权构成的权利产生规范,根据这些规定,欧盟商标侵权构成的权利产生规范包括以下三个条件:(1)存在标识使用行为。与美国商标法相同,欧盟商标法并未要求被控侵权行为针对的是商标,只要是标识即可,同样不要求构成商标使用。当然,欧盟商标法对标识的使用也有一定的限定,一般要求标识的使用须“和商品或服务相关”。[9]同时,这种标识使用行为同样必须符合《欧共体商标指令》第5条第1款和《欧共体商标条例》第9条第1款规定的商标侵权判断标准。(2)这种标识使用行为是在贸易过程中的使用。贸易过程中使用的条件是非常宽松的,只要是追求经济优势而非出于私人目的的行为或者直接目的或间接目的不是获得经济优势的商业活动范围内的使用均属于商业过程中的使用。[10](3)这种商业中的标识使用行为未经商标所有人同意。《欧共体商标指令》第5条第1款和《欧共体商标条例》第9条第1款均明确要求被控侵权行为是未经商标所有人同意的。总体上,尽管美欧商标法中商标侵权构成的权利产生规范分别规定了“商业中使用”或者“贸易过程中的使用”,但这两种使用的范围均比商标使用宽泛。也就是说,美欧商标法中商标侵权构成的权利产生规范均未规定商标使用。
  另一方面,美欧商标法中商标侵权构成的权利妨碍规范均规定了商标使用。《美国兰哈姆法》第33条b款第4项规定了描述性正当使用,明确规定这些类型的使用“并非作为商标”的使用,从而构成商标侵权的抗辩事由,成为商标侵权构成的权利妨碍规范的重要内容。《欧共体商标指令》第6条第1款和《欧共体商标条例》第12a条及第12b条同样规定了描述性正当使用,认为这种描述性正当使用属于对“商标效力的限定”。事实上,这种使用本质上并非对商标的使用,而是对商标标识指向的其他含义的使用。描述性正当使用的唯一要求就是,这种“使用符合工商业务中的诚实惯例”,至于是否存在混淆可能性则完全不影响描述性正当使用的构成。[11]
  2.日本和我国台湾地区的相关规定。日本和我国台湾地区不仅在商标侵权构成的权利妨碍规范中规定了商标使用,而且在商标侵权构成的权利产生规范中规定了商标使用。一方面,与美欧商标法规定相同的是,日本和我国台湾地区在商标侵权构成的权利妨碍规范中规定了商标使用。《日本商标法》26条第1款规定了描述性正当使用,使用描述性商标并不构成对商标权的侵害,只要这种使用是以“普通方式”进行的。我国台湾地区所谓“商标法”第36条第1款同样规定了描述性正当使用,这种使用因属于“非作为商标使用的情形”而“非商标权效力所得约束的范围”,[12]只要这种使用是“以符合商业交易习惯之诚实信用方法”进行的。另一方面,日本和我国台湾地区也在商标侵权构成的权利产生规范中规定了商标使用。《日本商标法》37条规定了“视为侵害的行为”,列举了8种视为侵害商标权的行为。根据日本学者的解释,“注册商标的商标权人以外的其他人,在指定商品、服务的类似范围内,使用类似注册商标的行为构成对商标权的侵害,其大致由商标的类似性,商品、服务的类似性以及商标的使用构成。”[13]商标使用属于商标侵权构成的权利产生规范的条件之一。我国台湾地区所谓“商标法”第68条规定了“商标权之侵害”,根据该条规定,商标侵权行为的构成条件可以概括为:(1)为行销之目的;(2)未经商标权人同意;(3)相同商品上使用相同商标,或者相同或类似商品上使用相同或近似商标且存在混淆可能性。商标使用同样属于商标侵权构成的权利产生规范的条件之一。
  (二)商标使用在商标侵权构成中的应然地位
  从以上各国或地区的相关规定来看,商标使用均为商标侵权构成中的重要因素。就此而言,笼统地说商标使用是商标侵权

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