查找:                      转第 显示法宝之窗 隐藏相关资料 下载下载 收藏收藏 打印打印 转发转发 小字 小字 大字 大字
【期刊名称】 《比较法研究》
美国专利创造性制度的司法变迁
【作者】 石必胜【作者单位】 华东政法大学
【分类】 专利法【期刊年份】 2012年
【期号】 5【页码】 135
【全文】法宝引证码CLI.A.1163206    
  创造性是专利最重要的实质性条件,专利创造性判断在我国专利授权确权审判中是最重要的问题,[1]对专利创造性制度的研究有重要的理论和实践意义。虽然国际上一般承认英国1623年的《垄断法规》是近代专利保护制度的起点,[2]但美国的专利制度却是相对稳定和持续发展的典范。本文拟通过对美国专利创造性制度司法变迁的研究,对在我国司法实践中正确判断专利创造性提供帮助。
  一、专利创造性制度的司法创设与发展
  (一)巡回上诉法院建立前
  美国专利创造性制度由司法创设是因为立法有空白。《美国联邦宪法》第8条赋予国会授予专利权的权力,但没有规定具体标准。专利制度需要实现的目标只有一个,即模糊的“发明”标准。[3]专利性标准的最早参考文献来自1790年美国《专利法》,其只是简单要求“发明”应当“足以有用并重要”。[4]根据1790年《专利法》,由国务卿牵头,与战争部长、司法部长三人组成设置在国务院内的专利审查机构,时任国务卿、后来成为美国第三任总统的杰弗逊(Jefferson)成了美国最早的专利审查员。杰弗逊被过多细微的专利所困扰,因此建议改变立法,拒绝对那些并不重要和显而易见的发明授予排他性权利。[5]1793年美国《专利法》规定了新颖性和实用性,此后,美国专利法被修正了约50次,但国会一直坚持专利的制定法标准仅限于1793年《专利法》中的新颖性和实用性。
  Hotchkiss案是第一个确立专利创造性的司法判例。在1793年《专利法》背景下,早期的司法判例曾经拒绝确立创造性制度。例如,在1825年的Earle案中法院拒绝认为专利除新颖性和实用性之外还有其他条件。[6]1851年的Hotchkiss案是美国早期最重要的专利判例,美国最高法院认可了初审法院给陪审团的一个指示,即专利性除新颖性和实用性之外还需要更多的条件,“发明”被用来表述创造性。[7] Hotchkiss案开启了专利创造性制度的司法变迁史,为后来制定法中的非显而易见性条款播下了种子。由于“发明”并不能准确地表述创造性,因此在此后各种判例中的适用非常混乱。[8]例如,在1875年的Reckendorfer案中,美国最高法院推进了在Hotchkiss案中的观点,引入了“创造性天赋”标准(“inventive genius” test);[9]1941年,美国最高法院又在Cuno案中提出了“创造性天赋的火花”标准(“flash of creative genius” test)。[10]
  在专利创造性制度被司法判例创设的初期,辅助判断因素很快就被第一次提出。1876年的Smith案中,美国最高法院被认为第一次采用了后来被称为“辅助判断因素”(secondary considerations)或“显而易见或非显而易见的标志”( indicia of obviousness ornon-obviousness)。[11]在1891年的Magowan案中,美国最高法院承认发明的商业成功是不应当被忽略的事实,在专利性判断中具有重要作用。[12]关于辅助判断因素的作用,1892年的Washburn&Moen案较早地明确表示,发明的价值不应当放在与其背景相隔离的真空中进行评判,而是应当放在本技术领域的背景中进行评判,辅助判断因素有利于正确理解发明的背景。[13]
  巡回法院建立前,美国早期的判例表现出两个司法学派的分野。1850年至1891年美国国会建立巡回上诉法院期间的诸多判决,在决定发明是否具备“发明”条件时,判断方法上存在的分歧形成了20世纪的两个司法学派:一派主张,发明的创造性判断应当结合发明作出的技术背景和产业发展状况来进行,应当重视辅助判断因素的作用;另一派则主张,发明应当隔离其技术背景来判断是否显而易见,这是因为,只是参考现有技术中的对比文件而不关注本技术领域当时和之后的发展状况才有利于避免事后眼光(hindsight)。
  (二)巡回上诉法院建立后
  1891年巡回法院建立后,美国最高法院仍然在积极探索专利创造性制度的具体规则。巡回上诉法院建立起来以及调卷令制度实施后,美国最高法院能够选择其审理的专利案件的数量和类型。尽管如此,美国最高法院在1892年至1930期间,仍然表现出了对专利创造性的复杂态度。一方面,美国最高法院不断强调背景知识对于客观地判断创造性的重要作用,并且不断拒绝适用主观性太强的创造性判断标准。例如,美国最高法院在1911年的Diamond Rubber案中强调要考虑发明的商业成功,认为发明者的成功应当作为专利性的考虑因素,而且明确地拒绝了主观且难以操作的“创造性天赋”标准,倾向于根据发明在结果上的技术贡献来确定其专利性。[14]
  另一方面,美国最高法院有时也忽视发明背景知识的重要性,不重视辅助判断因素的作用。例如,在1935年的Paramount案中,美国最高法院并不重视发明在商业上的成功,对他人在解决本发明所解决的技术问题的失败也不予考虑。美国最高法院认为“只有要在对本发明是否显而易见有疑问”时,这些证据才能够“放在天平上衡量”。[15]
  从1930年开始,罗斯福(Roosevelt)总统看起来对专利也持怀疑态度,这导致美国最高法院对专利创造性的要求更加苛刻。在1938年给国会的意见中,罗斯福主张专利制度是“困扰国家的经济病”。二战结束后,美国司法部反垄断局“开展了一项反对专利滥用的运动”。[16]在1937年前的10年间,美国最高法院认定了17个专利无效的同时只认定了2个专利有效。[17]在1949年的Jungersen案中,杰克逊法官写下了令当时的专利界震惊的著名断言:“美国最高法院对认定专利无效的热衷,将会使得只有美国最高法院的手够不着的那个专利才能有幸成为惟一有效的专利。”[18]
  在20世纪初至1952年,美国最高法院在对待专利和“发明”标准的路途中走得非常曲折,“发明”标准可以像橡皮一样被捏弄成各种形状以满足个案中的创造性判断,创造性判断的判例充斥着混乱和主观性,这导致了下级法院的困惑和专利界的迷茫。[19]正如汉德法官1955年在Lyon案中表示,“发明”也许是最为令人困惑的概念。[20]谨防骗子
  二、《专利法》第103条与司法的互动
  (一)第103条制定前后的司法动态
  由于美国最高法院和下级法院的判决中缺乏统一的创造性判断标准,各方都呼吁在《专利法》中明确规定创造性。例如,1948年由著名发明家凯特林(Kettering)带领的国家专利规划委员会(National Patent Planning Commission)制作的关于《专利法》状况的报告认为:专利制度最大的技术缺陷在于对于“发明”的界定缺乏一个明确的标准。国家专利规划委员会呼吁“专利性应当通过发明对技术进步的贡献来客观地决定,而不是通过发明完成过程的性质来主观地决定”。[21]面对各种呼声,美国专利局安排首席审查员费德里科(Federico)起草《专利法》,全国专利法协会理事会安排瑞奇(Rich)参与起草。[22]1952年,修改后的美国《专利法》得以通过,其中第103条将专利创造性明确规定为发明在现有技术的基础上相对于本领域技术人员具有非显而易见性。
  第103条的非显而易见性标准相对于“发明”标准有了巨大的进步。虽然是否显而易见的判断最终还是主观判断,但基于创造性才能、天赋、火花、惊奇和激动等标准作出判断,与基于现有技术相对于本领域技术人员是否显而易见的判断有巨大差异。这个标准不会使审查员和法官随意以各种主观原因认定一项发明不具备专利性,使得他们必须以相对于本领域技术人员是否显而易见这样的词语来表述。虽然本领域技术人员的技能是什么以及什么是显而易见的最终决定仍是主观的,但这是一个可以举出证据的表述。[23]
  在1952年《专利法》制定后的几年中,关税和专利上诉法院等多数法院和美国专利局并没有正确认识并适用体现在第103条中的精细立法变化。1955年,第二巡回上诉法院审理了在1952年《专利法》制定后的首个涉及专利性的案件,初出茅庐的第103条遇到了受到极大尊重的汉德法官来适用它。这个案件是Lyon案,汉德法官在判决中表示,1952年《专利法》体现了美国国会有意恢复Hotchkiss案规则的目的,而且将其提升为制定法。[24]其他几个联邦巡回上诉法院随后采用了汉德法官对第103条的解释。[25]通过援引Lyon案,这些法院开始将认定专利有效的理由建立在“专利技术方案与现有技术之间的区别”以及是否这些区别“在发明做出时,相对于本领域技术人员是显而易见的”。这样的创造性判断方法和步骤符合了第103条规定的创造性标准。
  虽然辅助判断因素没有被第103条所采用,但在显而易见性的判断中却得到许多法院的重视。在1952年《专利法》制定过程中,长期存在的技术需求等因素作为立法建议提交到众议院,但到最后,并没有辅助判断因素被制定法所确认,原因可能是辅助判断因素在案例法中的适用缺乏统一性。第103条制定后,随着汉德法官的指引,许多法院采用了例如长期存在的技术需求和商业成功等客观因素来判断显而易见。[26]
  (二)Graham案的重要影响
  1966年,第103条最终通过四个案件摆在了美国最高法院面前:Graham案、[27]Calm-ar案、[28]Colgate案、[29]Adams案。[30]在三个涉及第103条的案件中,Graham案与第103条最为相关。克拉克(Clark)法官起草了Graham案的判决,他明确表示在已有的新颖性和实用性之外,制定法为专利性又增加了非显而易见性,法院应当抛弃“发明”标准。克拉克法官在判决中认为,第103条与Hotchkiss案有紧密的联系,二者都强调了发明的技术领域和在该技术领域的进步,二者主要的区别在于,国会强调的“非显而易见”更有可操作性,而非容易导致不同理解的“发明”标准。[31]克拉克法官强调,美国专利局对第103条的适用应当“严格地坚持”在Graham案中所解释的1952年美国《专利法》第103条。[32]
  Graham案是美国专利创造性制度司法变迁的里程碑,不仅明确了Graham案要素,还强调了辅助判断因素。Graham案的判决书中列举了判断显而易见性时应当依据的事实要件:现有技术的范围和内容应当被认定;现有技术与争议权利要求之间的区别应当确定;相关领域的普通技术人员的水平应当明确。在这些前提下,再来确定技术方案是否显而易见,这就是所谓的Graham要素。Graham案还强调辅助判断因素,例如商业上的成功、长期存在但未满足的需求、他人的失败等,可能被用于帮助认定发明技术方案的最初技术背景,作为显而易见或非显而易见的标志,这些标准都具有关联性,可以用于帮助认定发明的最初技术背景。[33]在Graham案中,美国最高法院满怀信心地表示:“我们相信,恪守这里所确定的各种要求,将产生国会在1952年《专利法》中所要求的一致性和确定性。”在Graham之后,各巡回上诉法院应当在创造性判断过程中认定Graham案中确定的事实要件,[34]而且认为创造性应当按照发明作出时的情况来判断,而不是基于事后眼光。[35]如果不遵循Graham案的规则,法院的判决将会被改判。[36]
  (三)联邦巡回上诉法院对第103条的巩固
  早在Graham案之前,美国联邦关税和专利上诉法院(CCPA)就在第103条的适用中确立了TSM检验法即“教导—启示—动机”检验法(teaching-suggestion-motivation(TSM) test)。[37]TSM检验法有利于防止专利创造性判断的事后眼光,有利于促进创造性判断的客观化。在1981年联邦巡回上诉法院(CAFC)成立后,继续坚持适用TSM检验法。虽然围绕TSM检验法一直存在争议,但TSM检验法无疑是联邦巡回上诉法院在专利创造性判断中的最大招牌,有力地促进了第103条适用标准的统一。
  作为专利案件的惟一上诉法院,联邦巡回上诉法院还强调了辅助判断因素的作用。已经被任命为联邦巡回上诉法院法官的瑞奇努力引导律师和法官在所有的创造性判断案件中都要考虑辅助判断因素。联邦巡回上诉法院的马克(Markey)法官也强调辅助判断因素的重要性,他在一次演讲中表示,辅助判断因素在重要性上并不是辅助性的,他们的辅助性只是体现在时间顺序上。[38]在Stratoflex案中,马克法官强调辅助判断证据并不只是在对是否显而易见有疑惑时才使用,Graham要素需要全面考虑,并不存在优先的要件以忽视对其他要件的考察。[39]由于联邦巡回上诉法院的重视,1978年美国专利商标局修改专利审查指南时正式规定创造性判断时要考虑商业成功和其他涉及创造性的因素。
  三、KSR案对专利创造性制度的发展
  (一)KSR案之前对TSM检验法的争议
  2007年KSR案[40]之前,有研究认为联邦巡回上诉法院的TSM检验法降低了专利创造性的判断标准。1994年,美国专利商标局对专利创造性标准举行了听证,听证会上惟一的争议在于专利创造性标准是否应当再严格一些。[41] 2001年,有学者对联邦巡回上诉法院1995年前15年间的判决进行研究,认为被认定为不具备创造性的发明的比例有所下降。[42]2003年,美国联邦贸易委员会发布了题为《促进创新:专利法与政策的适度平衡》的研究报告。[43] 2004年,另一研究机构发布了题为《21世纪的专利制度》的研究报告。[44]这两个报告以联邦巡回上诉法院的案例为重点进行了研究,认为联邦巡回上诉法院不恰当地降低了创造性标准,并认为其中一个重要原因就是TSM检验法的适用。
  (二)K

  ······

法宝用户,请登录夫妻本是同林鸟后查看全部内容。
还不是用户?点击单篇购买;单位用户可在线填写“申请试用表”申请试用或直接致电400-810-8266成为法宝付费用户。
【注释】                                                                                                     
©北大法宝:(www.pkulaw.cn)专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料,正式引用法规条文时请与标准文本核对
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯:如何快速找到您需要的检索结果?    法宝V5有何新特色?
扫码阅读
本篇【法宝引证码CLI.A.1163206      关注法宝动态:  

法宝联想
【共引文献】
【作者其他文献】
【引用法规】

热门视频更多