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【期刊名称】 《人民司法(应用)》
专利申请文件修改的直接确定标准
【作者】 石必胜【作者单位】 北京市高级人民法院
【分类】 专利法【期刊年份】 2015年
【期号】 17【页码】 93
【全文】法宝引证码CLI.A.1209607    

1992年专利法第三十三条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。”2000年和2008年修改专利法时没有对此规定进行修改,那么,对专利法第三十三条规定的“原说明书和权利要求书记载的范围”应当如何理解?《专利审查指南2010》第二部分第八章第5.2.1.1节规定,该范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容、根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容这两个方面。本文将《专利审查指南》规定的专利申请文件修改是否超范围的判断标准简称为直接确定标准。在司法实践中,直接确定标准引发了一些争议。在最高人民法院(2010)知行字第53号墨盒案、(2011)知行字第54号曾关生案,以及(2013)行提字第21号岛野案中,对直接确定标准进行了评述,引发了理论界和实务界对专利申请文件修改规则的讨论。关于专利申请文件的修改规则,理论上和实践中的主要标准包括直接确定标准、显而易见标准、技术贡献标准、支持标准等,但主要的争议在于直接确定标准是否可以用于评价专利申请文件的修改是否超范围。从现有的判例来看,法院认为直接确定标准可以用于评价专利申请人对说明书的修改,但用于评价专利申请人对权利要求书的修改又存在一些问题。对于专利申请文件的修改规则,其中最重要的问题之一就是如何评价直接确定标准。本文拟对理论界和实务界支持直接确定标准的主要理由进行评述,分析直接确定标准用于评价专利申请人对权利要求书的修改是否超范围是否合理,以期对确定合理的专利申请文件修改具体规则提供帮助。

一、说明书、权力要求书记载与公开的范围是否相同

认为直接确定标准可以用于评价专利申请人对权利要求书的修改是否超范围的主要理由之一是,修改的范围应当按照直接确定标准而不是支持标准来确定。有观点认为,专利法第三十三条规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,修改的范围受到原说明书和权利要求书的文字形式限制,而专利法第二十六条第四款规定的应当是权利要求书不得超出说明书公开的范围,因此,权利要求书可以修改的范围要小于权利要求书能够得到支持的范围。[1]这种观点是否合理,应从三个方面来分析。

(一)记载对象与公开对象的关系

从逻辑上讲,原申请文件记载的技术信息与其公开的技术信息应当是没有区别的。无论是原申请文件记载的技术信息还是公开的技术信息,确定的主体都是本领域技术人员,本领域技术人员必然会运用和结合其所掌握的专业基础知识进行理解。例如,一种手机,虽未明确记载其有天线,但本领域技术人员结合公知常识可以直接、明确认识到该手机隐含地包括了天线这一技术特征。如果说,原申请文件确定的技术信息是一个客观对象,这个客观对象需要也只能够通过原申请文件的记载(包括文字和附图)来公开给公众。记载是公开的手段,公开是记载的目的。如果说原申请文件中的技术信息是一个硬币,记载的技术信息与公开的技术信息只不过是描述这个硬币的两个角度。认为原申请文件公开的技术信息与记载的技术信息并不相同,在文义上和逻辑上是说不通的。在法律和行政法规没有明确规定的情况下,认为记载的范围与公开的范围不相同,进而认为专利法第三十三条中修改的范围小于专利法第二十六条规定的权利要求书得到支持的范围,没有法律依据。

(二)欧洲专利局对修改范围的界定

有观点认为,我国《专利审查指南》规定的直接确定标准是借鉴欧洲专利局的直接地、毫无疑义地导出规则,但从中可以发现,欧洲专利局并不认为记载与公开有什么不同。《欧洲专利公约》第123条第(2)项规定:“欧洲专利申请或欧洲专利的修改,不能增加超出了原始申请文件范围的内容。”该规定的文字没有界定原始申请文件的范围是指记载还是公开的范围。欧洲专利局申诉委员会2013年《案例法》第II部分第E章第1.1节记载,欧洲专利局曾经在T667/08案中认为,《欧洲专利公约》第123条第(2)项并不要求字面支持(literal support)。在英文版的欧洲专利局2013年《专利审查指南》第H部分第IV章第2.2节中,欧洲专利局使用了公开(disclosed)来描述原申请文件的范围。而且,欧洲专利局在2013年《专利审查指南》第H部分第IV章第2.3节中也明确表示,在判断修改的内容是否直接地、毫无疑义地导出时,还需要考虑对本领域技术人员隐含公开的内容。而且在此后还不断出现明确公开和隐含公开的表述。因此,欧洲专利局所认为的专利文件或专利申请文件可以修改的范围应当是原始申请文件中公开的范围。在欧洲专利局申诉委员会2013年《案例法》第II部分第E章第1.1节中记载的T 860/00和T 1041/07案表明,原始专利申请文件的内容包括直接地、毫无疑义地公开的内容,无论是明确地还是隐含地公开。这些都表明欧洲专利局认为记载的内容并不局限于文字表述的内容,还应当包括本领域技术人员理解文字表述之后认为公开的内容。欧洲专利局申诉委员会2013年《案例法》第II部分第E章第1.1节记载的案例表明,专利申请文件公开的内容,不仅仅包括说明书和权利要求书公开的内容,还包括附图中公开的内容。附图所公开的内容,不能机械地理解为文字记载的内容,应当包括本领域技术人员在附图基础上理解得知的内容。离婚不离婚是人家自己的事

(三)专利审判实践和专利审查实践的观点

关于原说明书和权利要求书记载的范围应当如何理解,最高人民法院在(2013)行提字第21号岛野案中明确表示,“原说明书和权利要求书记载的范围”应当理解为原说明书和权利要求书所呈现的发明创造的全部信息,是对发明创造的全部信息的固定。“记载的范围”包括原说明书及其附图和权利要求书以文字和图形直接记载的内容,以及本领域技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定的内容。这表明,最高人民法院也认为,不能机械地将记载的范围局限于文字表述的内容,应当将记载的范围扩大到本领域技术人员根据文字记载所能够确定的全部内容。因此,不能将专利法第三十三条所述的记载范围与公开范围看作两个不同的范围。

即使按照《专利审查指南》的规定,在专利审查实践中,也不应当将记载的范围与公开的范围对立起来。《专利审查指南2010》第一部分第二章第8节规定,原权利要求书中记载而原说明书中没有描述的技术特征可以补入说明书;对于附图中明显可见并有唯一解释的结构,允许补人说明书。附图中明显可见并有唯一解释的结构,与其说是原说明书记载的技术信息,不如说是原说明书公开的技术信息。《专利审查指南》的上述规定,恰恰表明原说明书公开的技术信息可以作为判断修改是否超出记载的范围的依据,恰恰证明说明书记载的范围不能机械地理解为根据文字表述直接地、毫无疑义地确定的范围。从这个角度来讲,专利法和《专利审查指南》使用“记载的范围”不如使用“公开的范围”更加有利于正确确定修改的范围。

二、说明书和权利要求书修改规则的区分

有观点认为,专利法第三十三条没有区分权利要求书的修改和说明书的修改,说明书的修改应当遵守直接确定标准,因此权利要求书的修改也应当遵守直接确定标准。[2]这种观点值得商榷,因为说明书和权利要求书的法律地位不同,修改后产生的后果也不相同,因此不应当适用完全相同的修改规则。

(一)权利要求书与说明书的不同法律地位

权利要求书与说明书的法律地位是不相同的,因此二者的修改规则也应当有所不同,直接确定标准能够适用于说明书的修改,并不必然适用于权利要求书的修改。权利要求书与说明书的区别有多个方面,其中以下两方面对二者在专利申请程序中的修改规则有重要影响:第一,权利要求书与说明书的任务不相同。说明书的主要任务是对发明创造作出清楚、完整的说明,权利要求书的主要任务是界定专利权保护范围。正如美国的瑞奇(Rich)法官所说,在专利诉讼中,对权利要求的分析是要弄清专利权人有权排除被告所做的事情,不管发明人发明了什么,对权利要求的分析决定了专利权人排他性权利的范围。因此,不要再说权利要求定义了发明创造。[3]第二,权利要求书与说明书的内容不相同。在美国,学者在解释权利要求的概念时常用的一个比喻就是,对于一项发明创造来说,权利要求就好像是不动产(土地)的契约;契约中对该不动产的描述定义了一块地有边界,但是并没有描述这块地的内部特征,例如,这块地是否平坦、是否有坡、是否载种了植物、是否建造了任何结构或者是否有水流过这片土地。[4]说明书给本领域技术人员提供的技术信息往往是多于权利要求书所要求保护的技术信息。虽然说明书记载了很多技术信息,而权利要求书中要求保护的技术信息只是其中的一部分。有时,发明人在说明书中所描述的发明创造,与权利要求书要求保护的技术方案可能相去甚远。有时,发明人所作出的创造性技术贡献并一定都写进了权利要求书中,权利要求书并不一定能够准确体现发明人的技术贡献。

(二)修改权利要求书和说明书的不同法律后果

由于权利要求书与说明书的上述区别,对二者进行修改而产生的法律后果也不完全相同。如果专利申请人在授权前的审查程序中对说明书的修改确实超出了原说明书和权利要求书记载的范围,但并没有修改原权利要求书,或者对权利要求书的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,那么在专利授权之后,这样的修改是否必然导致专利权被宣告无效,是值得商榷的。虽然说明书的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,但在该修改并没有使得权利要求书超出原说明书和权利要求书记载的范围情况下,法律可以规定不能仅仅因为说明书的修改超范围而使得专利权被宣告无效。这是因为超范围的修改并不一定使得专利申请人获得了不正当的利益。在对专利权有效性进行判断时,应当将说明书中超出范围的那些修改内容排除在外,否则可能会使专利申请人获得不正当的利益。也就是说,在判断说明书公开是否充分、权利要求书是否得到支持、技术方案是否具备创造性等过程中,说明书中修改超范围的内容应当排除在外,不能作为认定专利有效性的依据。如果专利申请人在授权前的审查程序中对权利要求书的修改超出了原说明书和权利要求书的范围,或者说,权利要求书的修改如果加入了得不到原说明书和权利要求书支持的技术内容,则将会使得本来不应当得到专利权保护的范围划入到了保护范围中,这样的修改超范围和对专利法第三十三条的违反,应当是导致该修改的权利要求无效的理由。

前面的分析表明,根据修改对象的不同,专利申请文件的修改分为对说明书的修改和对权利要求书的修改。在确定专利申请文件的修改规则时,应当具体问题具体分析,根据修改对象的不同来确定不同的具体规则。美国联邦关税和专利上诉法院在1981年的In re Rasmussen案中就明确强调,权利要求书的修改应当适用美国专利法第112条第(a)项,而不能适用美国专利法第132条,第132条只能用于说明书、摘要和附图的修改问题。这表明美国也在有意识地区分权利要求书和说明书的修改规则。我国《专利审查指南》对于修改对象的区分并不够重视。《专利审查指南2010》主要在三个部分规定了专利申请文件的修改规则,分别是第一部分第一章关于修改的明


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感觉黑人都特别团结
【注释】                                                                                                     
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