查找:                      转第 显示法宝之窗 隐藏相关资料 下载下载 收藏收藏 打印打印 转发转发 小字 小字 大字 大字
【期刊名称】 《法学杂志》
美国商业方法专利保护的发展与现状及其对我国的启示
【英文标题】 Development and Status of Patent Protection on Business Methods in the United States and Its Enlightenment to China
【作者】 吕磊【作者单位】 中国政法大学民商经济法学院
【分类】 专利法
【中文关键词】 商业方法专利;Mayo测试法;可专利性主题;Alice案
【英文关键词】 business method patent; mayo test method; subject matter eligibility; alice
【期刊年份】 2019年【期号】 3
【页码】 96
【摘要】

2017年,我国正式对商业方法创新中的技术方案给予专利保护,对商业方法的审查方法还有待明确和完善。从道富银行案确立商业方法的专利保护开始,美国已经有20年的商业方法发明专利审查与司法审判经验。从最初的“实用的、具体的及有形的结果”标准发展为“机器或转换”标准,但这些标准在适用过程中也表现出争议与不足。2014年美国联邦最高法院在Alice案中明确适用“两步测试法”作为可专利性审查的具体标准。美国专利商标局在此方法基础上将可专利性的审查标准进行统一,并发布了新的审查指南用于指导审查实务。美国商业方法专利审查方法的发展演变及规则适用对我国有重要的参考价值。借鉴美国的审查实践,我国应尽快完善商业方法专利的审查标准;在法律适用机制上,我国应加大指导性案例的适用以及法院与专利审查部门之间的互补。

【英文摘要】

In 2017, China officially granted patent protection for technical solutions in business method innovation. The review method of business method needs to be clear and perfect. Beginning with the establishment of the patent protection of business method in the State Street Bank case in 1998,the United States has 20 years of business method invention patent review and judicial trial experience. From the “ useful, concrete and tangible result” standards originally applied to the “machine or transformation” standard, but also in the application process also expressed controversy and deficiencies. In 2014,the US Supreme Court in the Alice case explicitly applied the “two step test methods” for the judgment of patentability. Based on this approach, the US Patent and Trademark Office unifies the methodology for patentability review and has issued new review guidelines to guide review practices. The evolution and application of the US business method patent examination method has important implications for China. Learn from the judicial practice of the United States, we should improve the patent examination standards for business methods in China; in the legal application mechanism, we should increase the application of guiding cases and the complementarity between the court and the patent examination department.

【全文】法宝引证码CLI.A.1254195    
2017年4月1日起,我国国家知识产权局开始实施新修订的《专利审查指南》,这次修改正式将含有商业模式的技术方案给予专利保护,至此商业方法发明或商业模式发明在我国成为了专利保护的客体。[1]此前,我国在商业方法领域对专利保护一直持较为谨慎的态度。2003年美国花旗银行的两项商业方法专利在我国获得批准,但长期以来对含有商业方法的发明是否可以获得专利一直没有明确。[2]
  近年来依托计算机和网络技术的不断发展,我国已经在电子商务等领域具有了相当突出的优势,商业方法、商业模式的不断创新已成为我国商业、金融等行业得以快速发展的重要推动力。2000年至2008年,我国商业方法专利申请量呈直线上升趋势;2010年至2014年更是以每年2000件左右的增长速度飞速发展。[3]因此对商业方法、商业模式进行更加全面、有效的知识产权保护也是当前技术创新和经济发展的客观需要。2015年以来发布的《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》等文件均提出要加强和推动商业方法的知识产权保护制度建设。
  然而当前我国对商业方法的专利保护刚刚正式起步,《专利审查指南》虽然明确了商业方法发明可以授予专利,但并没有对其审查方法进行专门的规定。其他国家在商业方法领域的专利保护实践对我国具有重要的参考意义,尤其是开创了商业方法专利保护的美国。自从1998年美国联邦巡回上诉法院通过判决确立商业方法的专利保护开始,其已经有20年的专利审查与司法审判经验。研究和分析美国的商业方法专利保护历程,借鉴其审查标准和审判原则,对于完善我国的专利审查和司法审判标准具有重要意义。
  笔者主要通过对美国商业方法实施专利保护的发展历程进行分析,研究其审查标准的演变过程,并重点分析其最新的审查方法、审查标准及典型案例,为我国在这一领域的专利保护和审查标准的制定提供依据。
  一、商业方法专利保护的开端
  (一)商业方法专利出现的背景
  在专利制度建立后,商业方法一直被认为属于抽象概念,不属于发明或者技术方案因而没有被纳入专利法的保护范围。在1908年的Hotel Security Checking Co.v. Lorraine Co.一案中,美国联邦第二巡回上诉法院的判决虽然没有做出诸如“商业方法不具有可专利性或不属于可专利主题”的明确判断,却用判例确立了一个“商业方法除外原则”(business methods exception)。[4]此后,本案确立的“商业方法除外原则”得到引用,凡是涉及商业方法的专利申请基本上按照这样的原则被排除在专利保护之外。
  单纯的商业方法被视为一种抽象概念而无法获得专利保护这并无争议,但如果将商业方法同其他技术相结合并产生了创新性,对这种将抽象思想进行技术转化的发明是否可以获得专利保护则没有定论。由于技术的限制,长期以来商业方法的技术转化手段有限,争议被暂时搁置。而随着20世纪后期计算机技术与网络技术的发展,商业方法可以与之有效地结合,并在商业、金融等领域发挥重要的功效。在这一背景下,计算机、网络技术的快速发展为商业方法的专利保护提供了技术上的可能,商业方法发明是否具有可专利性及专利保护的范围再次成为新技术时代专利制度发展中的焦点问题。
  (二)道富银行案:“实用的、具体的及有形的结果”标准的确立
  1998年的State Street Bank & Trust Co.v. Signature Financial Group, Inc.一案是商业方法专利保护发展历程中一件具有里程碑意义的案件,这一案例确立了商业方法发明可以成为专利保护的对象。原告道富银行(State Street Bank)起诉被告签记金融集团(Signature Financial Group),要求判决被告一个共同基金管理系统的专利无效。单就方法而言,该发明对共同基金组合的管理和处理方法在本质上与传统方法并没有多大差别。在一审判决中,马萨诸塞联邦地区法院以涉案权利要求不属于可专利性主题为由,判定该专利无效。但签记金融集团认为通过将传统方法与计算机软件相结合,该专利已经使交易的处理方法得到了明显的改进,随即向联邦巡回上诉法院提起上诉。1998年7月23日,美国联邦巡回上诉法院对该案作出判决,认可了该发明所提出的技术改进。法院进一步指出金融服务业所使用的软件虽然属于商业方法,但仍应与其他方法采用相同标准进行审查:只要其能产生“实用的、具体的及有形的结果”(useful, concrete and tangible result)就具有可专利性,从而明确了对商业方法的专利保护。[5]
  该案的主审法官之一是在美国当代专利制度发展中具有重要影响力的吉尔斯·里奇(Giles Rich)法官。里奇法官曾参与美国1952年《专利法》的制定,被视为美国当代专利法的创立者,长期担任美国关税和上诉法院法官,并在1982年联邦巡回上诉法院成立后继续任职。[6]里奇法官对专利保护持积极和开放的态度,也正是在他的坚持下,做出了涉案专利有效的判决,这意味着打开了商业方法专利保护的大门。
  二、商业方法专利保护的扩张与限制
  (一)商业方法专利保护的不断扩张
  道富银行案的判决开创了商业方法专利保护的新局面,但该判决做出后一直存有争议。该案在美国的商业和金融领域产生了重大的影响,一时间商业方法专利的申请量和授权量都在迅速增加。2000年5月,美国有关商业方法的专利已有4500~5000件。虽然此后有所回调,但在2005年之后又开始增加,并在2007年当年申请量达到了11255件。[7]由于联邦巡回上诉法院并未对商业方法专利的审查给出更加具体的标准,导致大量具有争议的专利和诉讼不断出现。感觉黑人都特别团结
  对商业方法发明给予专利保护可以满足商业和金融管理业对技术创新进行知识产权保护的需求,但如果没有建立起合理的判断原则,大量商业方法专利的出现反而会给技术革新造成阻碍,因此修正或放弃道富银行案所创立的规则、设置更加明确严格的标准的呼声越来越高。
  (二)Bilski案:“机器或转换”标准的确立与限制
  2008年10月30日,美国联邦巡回上诉法院在Bilski案的判决中放弃了道富银行案的判定标准,采用了此前在Benson案、Flook案和Diehr案中提出的“机器或转换”(Machine-or -Transformation Test)标准。根据该标准,一项方法权利要求是否构成专利保护的客体,首先判断涉案方法发明是否与特定的机器或设备相连接,如果是则具有可专利性;如果否,则继续判断该方法发明是否可以将特定物品转换为其他形态或物质,如果是则具有可专利性。[8]联邦巡回上诉法院的12名法官最后以9比3做出了判决,确认“机器或转换”原则是判断一项“方法”发明是否符合《美国专利法》第101条列举的专利客体的唯一标准。该案中Bilski公司的发明不满足这个标准,因此联邦巡回上诉法院维持了美国专利商标局复审委员会的专利无效决定。
  2010年6月28日,美国联邦最高法院对Bilski案做出判决,认定涉案发明不构成《美国专利法》第101条所规定的专利客体。9位大法官以5票支持4票反对的微弱优势做出最终判决。尽管最高法院同样认定涉案专利无效,但其并不认可联邦巡回上诉法院所确立的“机器或转换”标准。关于可专利性主题的范围,最高法院指出《美国专利法》第101条的规定并不能推导出商业方法完全排除在可专利性主题之外。[9]《美国专利法》第100(b)条有关于“方法”的定义,从文本和先例上来看,至少包括一些商业类方法。[10]关于可专利性判断标准,最高法院认为在“通常、当代和一般的含乂”上“方法”没有要求与机器相联系,或者转化为另一种物质才可以获得专利;联邦巡回上诉法院错误地得出结论,将“机器或转换”标准作为唯一的测试方法。[11]因此,一项“方法”发明的判断标准不能仅限定在“机器或转换”标准上。
  在本案中,最高法院通过对先例的分析,明确了商业方法属于“方法”的范围,并不当然排除在可专利性主题之外。同时其并不认可联邦巡回上诉法院将“机器或转换”标准作为判定商业万法专利的唯一标准,但最高法院也回避了自己对判断标准做出规定。自1998年道富银行案以来,商业方法专利的认定备受争议。联邦巡回上诉法院在此案中放弃了道富银行案中较为模糊的标准,采取了更为具体的“机器或转换”标准。最高法院虽然判决支持了联邦巡回上诉法院的结论,但却使用了不同理由,并对“机器或转换”标准给予限制,从而使商业方法专利的认定重新回到不确定状态。[12]
  三、商业方法专利审查标准的重塑
  (一)商业方法专利审查标准重塑的现实需求
  由于商业方法专利审查标准不清晰,加之其权利要求范围往往较为宽泛,限定了某一类常见的商业模式或商业操作行为,商业方法专利已经成为近年来最容易引发专利诉i公的专利类型。而近年来不断增加的专利诉讼主要为专利主张实体所引发,其中计算机软件类和商业方法类专利纠纷占据了主要部分。专利主张实体是指专门从第三方获取专利,利用专利诉讼或者专利许可获取收益,其自身并不从事生产、制造或销售商品的商业主体。[13]据统计,在美国,由专利主张实体发起的专利诉讼已经从2007年占全部专利诉讼的24.6%上升到2012年的58.7%。[14]换言之,当前美国超过一半的专利诉讼是由此类以专利诉讼为商业模式的专利主张实体所发起的。由专利主张实体所发起的专利诉讼中,约82%的诉讼是计算机软件和商业方法的专利诉讼。[15]有学者分析统计,由软件专利引发的诉讼是化学专利诉讼的5倍,而商业方法专利诉讼更是高达化学专利诉讼的14倍。[16]模糊的权利要求、不甚明确的审查标准,都使商业方法专利成为近年来最具争议也是最易产生专利纠纷的专利类型。因此针对含有商业方法等抽象概念的发明,确立更加明确、可行的审查标准的需求变得尤为迫切。
  (二) Alice案:“两步测试法”的确立
  2014年,美国联邦最高法院通过Alice案最终确立了审查含有商业方法等抽象概念发明的“两步测试法”。“两步测试法”的适用也使之前开放、模糊的审查标准趋于严谨。
  在本案中Alice公司拥有一项金融交易系统专利,这一交易系统用于实现交易双方之间的债务履行,目的是减少“结算风险”从而避免一方承担风险而另一方不承担风险。涉案专利的权利要求包括一个辅助交易双方履行债务的方法(方法权利要求)、一个可以使计算机实施该方法的程序代码的可读存储介质(计算机介质权利要求)和一个实施该方法的计算机系统(计算机系统权利要求)。CLS银行在2007年提出诉讼,请求判定该专利的权利要求无效。 Alice公司则提出反诉,起诉CLS银行侵犯其专利权。2011年哥伦比亚特区联邦地区法院做出判决,认定涉案专利的所有权利要求均无效。法院认为该专利的所有权利要求直接指向的是一个抽象概念,即“为减少风险利用中介辅助债务的同时履行”,而这一抽象概念是一个基本的商业和金融概念,因此不具有可专利性。[17]
  Alice公司对此判决提出上诉,2012年7月联邦巡回上诉法院组成的合议庭驳回了初审判决,认定Alice公司的权利要求并非显而易见地指向了一个抽象概念,因此具有可专利性。随后CLS银行提出再审申请。基于该案出现的意见分歧,联邦巡回上诉法院启动了全员法官参加的大法庭重申此案。参与重审此案的10名法官意见分歧严重,发表了7种不同的意见,并且没有一个意见获得多数的支持。最终10名法官中有7人支持地区法院的判决,即Alice公司涉案专利的“方法权利要求”和“计算机介质权利要求”不具有可专利性。而关于涉案专利的“计算机系统权利要求”则出现了重大分歧,5名法官支持联邦地区法院的判决认为该权利要求不具有可专利性,另外5名法官则认为该权利要求具有可专利性。[18]最终,联邦巡回上诉法院于2013年3月做出了维持联邦地区法院的涉案专利无效的判决。
  为了统一方法类发明的可专利性判断,2014年6月19日,美国联邦最高法院就该案做出判决,明确了方法类专利的审查标准。最高法院指出由于涉案的权利要求属于不具有可专利性的抽象概念,根据《美国专利法》第101条的规定不可获得专利。最高法院就方法类专利的判断标准以及判断方法给出了详细的说明。
  (1)关于可专利性主题的范围。最高法院继续重申了专利保护的范围:法院长期以来一直认为定义专利保护主题的《美国专利法》第101条隐含着例外情况,即“自然规律、自然现象与抽象思想”(laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas)不具有可专利性。它们构成了人类创造性的“基本单位”,因此不应受到专利保护而被人为垄断。[19]但需要进行区分的是,将这些“基本单位”组合而成的各种事物,则可能转化为可受专利保护的发明。
  (2)关于判断方法。最高法院指出法院首先应当判断争议的权利要求是否属于三类不可专利的主题。如果权利要求属于不可专利的主题,则法院需进一步追问该权利要求的组成部分是否“将权利要求的本质转换为可专利的应用”。
  第一步,判断权利要求是否属于抽象概念。法院认定,该案的权利要求即第三方“中间结算”(intermediated settlement)指向了不具有可专利性的概念。根据长期存在的规则,“概念本身不具有可专利性。”[20]正如Bilski案中的“风险对冲”概念一样,本案中的“中间结算”概念就是属于“普遍存在于我们的商业体系中,基本的惯常经济操作”,也就是使用第三方中介的方法属于当代经济领域中的“基本单位”。因此“中间结算”同“风险对冲”一样都属于抽象思想,超出了《专利法》第101条规定的可专利主题范围。[21]
  第二步,判断权利要求是否可以转化为可专利发明。法院认为,本案中只能通过计算机实现的方法权利要求不能将抽象概念转化为可专利性的发明。首先,在描述抽象概念时添加上“用计算机来应用它”的字样,只是把两个步骤简单地连接起来,不足以具有可专利性。权利要求中加入通用性计算机的应用通常并没有“增加技术特征”,只是试图通过撰写权利要求的方式来垄断抽象思想本身。[22]其次,本案中代表性的方法权利要求只是简单地指示操作者在通用计算机上执行“中间结算”的抽象概念。从整体上看,这些权利要求没有改进计算机系统本身的功能,也没有在其他任何技术领域进行改进,因此这样的权利要求不足以将抽象思想转化为可专利的发明。[23]
  在本案中,“两步测试法”的确立和应用,使对商业方法等抽象概念发明的可专利性判断趋于严谨和规范。Alice案的判决做出后,联邦巡回上诉法院以及联邦地区法院开始以更加严格的判断标准来审理

  ······
感觉黑人都特别团结
法宝用户,请登录后查看全部内容。
还不是用户?点击单篇购买;单位用户可在线填写“申请试用表”申请试用或直接致电400-810-8266成为法宝付费用户。
【注释】                                                                                                     
©北大法宝:(www.pkulaw.cn)专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料,正式引用法规条文时请与标准文本核对
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯:如何快速找到您需要的检索结果?    法宝V5有何新特色?
扫码阅读
本篇【法宝引证码CLI.A.1254195      关注法宝动态:  

法宝联想
【相似文献】
【作者其他文献】

热门视频更多