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【期刊名称】 《南京大学法律评论》
专利诉讼若干问题探讨
【作者】 徐棣枫【分类】 专利法
【期刊年份】 1998年【期号】 2(秋季卷)
【总期号】 总第10卷【页码】 165
【摘要】 [内容提要]专利权最有效的保护手段是专利诉讼,由于我国实施专利制度的历史只有十几年,专利保护的司法实践还缺乏经验,专利讼中已出现一些特殊问题,如:无效宣告程序与侵权诉讼的中止,专利诉讼中的技术鉴定,“自由已有技术抗辩原则”的运用等,尚无统一的尺度,法院的具体做法并不一致。为保证《专利法》的统一执行,更好的保护专利权人的利益,提高我国专利执法水平,本文拟对这些问题作一些探讨。
【全文】法宝引证码CLI.A.1174024    
  
  自1985年4月1日我国第一部《专利法》施行以来,人民法院受理并审结的专利案件已超过五千件,有力地保护了专利权人的合法权益,受到了社会各界的好评。[1]但是,由于中国实施专利制度的历史不长,专利保护的司法实践还缺乏经验,加之专利案件本身具有复杂性高,技术性强的特点,在专利司法实践中已不断出现一些特殊问题,如无效宣告程序与侵权诉讼中止,专利诉讼中的技术鉴定,“自由已有技术抗辩原则”的运用等,本文拟就此作一些初步探讨,以期引起同仁们的关注和进一步研究,从而完善我国专利司法保护制度。
  一、关于专利侵权诉讼中被控侵权人启动无效程序,法院应否中止诉讼
  专利侵权往往伴随着反诉专利权无效和请求撤销专利权。各国情况几乎都是如此,我国也不例外。据介绍,在德国90%以上的无效诉讼都是由于侵权诉讼而引发的。在中国无效诉讼和请求撤销专利权也越来越多地由于侵权诉讼而产生。[2]
  专利局授予专利权后,专利权人拿着专利证书到法院打官司,法院假定凡是经过专利局审批授予的专利,都符合专利法关于授予专利的要求,都是有效的专利。但是,专利的有效性只是一个假定,而不是绝对的。由于审批专利是一项十分复杂的工作,而且审批质量还受专利局馆藏文献量、审查员的业务水平等因素的影响,因此,任何国家的专利局都不能保证它所授予的专利都完全符合专利法规定的授权条件。例如:在审查一项发明是不是具有新颖性的时候,专利局很难做到对国内外的所有有关出版物进行无一遗漏的检索。又如:按照我国专利法规定,对实用新型和外观设计专利申请,并不对其进行全面地实质审查,只进行初步的形式上的审查,它不符合专利性的可能性更大,基于这些原因,各国的专利法都允许对专利的有效性提出质疑,更允许被控侵权人在专利侵权诉讼中对专利权的有效性提出挑战。只要被控侵权人能够证明原告的专利是无效的,他就不用承担专利侵权的法律责任。可见,专利法规定无效程序的目的在于,通过公众的监督,保证专利的质量,维护公众的合法权利。[3]如果专利权被复审委员会宣告无效,那么在此之前,法院作出的侵权判决便会失去事实根据,为避免无效程序的结论与诉讼程序的结果相矛盾,法院审理专利侵权案件时,遇有被控侵权人反诉专利权无效,通常的做法是中止诉讼,待专利复审委员会对专利权的效力作出决定后,再恢复审理。
  我国《专利法》及其《实施细则》并未规定专利侵权诉讼案件中止审理的制度,但最高人民法院先后两次就是否要中止侵权诉讼问题作出了司法解释。
  1985年2月16日最高人民法院在《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》中规定:“在专利侵权诉讼中,遇有被告反诉专利无效时,受理专利侵权诉讼的人民法院应当告知被告按照专利法48条和第49条的规定请求专利复审委员会宣告该专利权无效。在此期间,受理专利侵权诉讼的法院,可根据《民事诉讼法(试行)》118条第4项的规定中止诉讼。待专利权有效或无效的问题解决后再恢复专利侵权诉讼。”
  中止程序的适用虽有一定积极作用,但同时也产生了反面影响,成为被控侵权人阻碍权利人及时得到法律保护的一种对抗手段。实践证明,在专利侵权诉讼中,几乎所有的被告都会向专利复审委员会提出无效宣告请求。由于我国专利法规定宣告专利无效的请求,可以在授权之日起6个月后的任何时候提出,所以有的被控侵权人在答辩期内提出;有的被控侵权人在法院开庭后意识到自己要承担侵权责任才提出宣告无效请求;有的被控侵权人则在法院送达判决时才告知已向专利复审委员会请求宣告专利权无效;更有甚者一审败诉后,二审审理期间才提出宣告无效请求;或者在以一个理由请求宣告无效被驳回后,又以另外的理由请求宣告无效。[4]而绝大多数法院则不管其请求有无正当理由和证据,何时提出,只要复审委员会受理了被告的无效宣告请求,一律作出中止诉讼的栽定,等待无效宣告决定的结果再恢复审理。
  另外,由于复审委员会人员有限,加上无效本身的程序较长,快则一两年,慢则三五年才能结案(据复审委员会负责人称,目前已积案1000项左右,三年也审不完)。[5]而在此期间被告仍可以继续实施侵权行为,无法及时对其实行法律制裁。使得专利权人得不到及时有效的法律保护,这同我国专利法保护专利权人合法权益的宗旨是相违背的,并有损于我国专利法的尊严和专利制度的形象。[6]
  为遏制专利侵权案件中被控侵权人利用请求宣告专利权无效,故意拖延诉讼,继续实施侵权行为的现象,并有效地依法保护专利权人的合法权益,避免侵权损害的扩大,1992年12月29日最高人民法院又下发了《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》,对中止诉讼进行了限制性规定:
  “(一)人民法院受理实用新型或外观设计专利侵权案件后,在向被告送达起诉状副本时,应当通知被告欲请求宣告该项专利权无效,须在答辩期间向专利复审委员会提出。
  被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的,人民法院应当中止诉讼,专利权人提出财产保全申请并提供担保的,人民法院认为必要时,在裁定中止诉讼的同时责令被告停止侵权行为或者采取其他制止侵权损害继续扩大的措施。
  被告在答辩期内未请求宣告该项专利权无效,而在其后的审理过程中提出无效请求的,人民法院可以不中止诉讼。
  (二)人民法院受理的发明专利侵权案件或者经专利复审委员会维持专利权的实用新型专利侵权案件,被告在答辩期内请求宣告该项专利无效的,人民法院可以不中止诉讼。”
  可见在是否中止诉讼上,最高人民法院对发明专利与实用新型、外观设计采取区别对待的原则。考虑到发明专利经过实质审查,其质量一般较高,被无效的可能性较小,因此可以不中止审理。而实用新型和外观设计因未经专利性审查,可靠性较低,被无效的可能性较大,因而可以中止审理,但作了时间上的限制,必须在答辩期内向专利复审委员会提出,否则,不予中止。这一规定强调了对发明专利的保护,在侵权诉讼中不予中止审理,并以无效请求提出的时间作为确定实用新型和外观设计侵权诉讼是否中止审理的依据。
  总的看,这一《解答》对于保护专利权、制裁侵权行为,正确指导审判实践发挥了积极作用。但在具体的审判实践中,仍有一些问题值得探讨。
  (1)发明专利亦非100%有效,对明显不符合专利性的发明专利,仍应中止诉讼。
  发明专利和经复审委员会审查维持专利权的实用新型专利,虽然专利权的稳定性、可靠性较好,但应当指出,实质审查与专利权有效之间并无必然联系,专利局和复审委员会的审查并不必然导致专利权绝对有效,只是可靠性相对较好而已。由于修改后的专利法第50条规定,专利复审委员会作出的无效决定,对法院作出并已执行了的判决无溯及力,因此,若对已有证据表明可能被无效的发明专利不中止审理的话,则过份强调了对专利权人的保护,而轻视了社会公众利益,显然是不恰当的。
  (2)根据无效请求提出的时间来确定是否中止侵权诉讼的审理不尽合理。
  第一,在实践中被控侵权人往往首先要对是否构成专利侵权在法律上和技术上作出判断,若不构成侵权,原告的指控将不成立,诉讼请求会被法院驳回,但作出这种判断并非易事,既需要专利法律知识,又要有专利所涉技术领域的背景知识。而且所作判断结论能否得到法院的支持,当事人难以确定,风险极大。虽然经分析后认为被告的技术方案并未覆盖专利权人的权利要求所描述的全部必要技术特征,不构成侵权,但为保险起见,被告仍会充分利用程序,提出无效宣告请求,先设置一道防线保护自己。
  第二,无效诉讼专业性强,技术性高,诉讼复杂,请求人在起动无效宣告程序前,既要进行证据搜集,还要进行技术分析比对,最后还要亲赴北京向专利复审委员会提出请求,要想在答辩期所规定的15天内完成如此众多且复杂的工作,是很困难的。因此,绝大多数的无效宣告请求都是在匆忙之中提出的,未经必要的调查研究,其质量难以保证。可见,时间性限制反导致了盲目提起无效诉讼,既增加复审委员会负担,又影响法院的正常诉讼,造成无效宣告案与专利侵权案在复审委员会和法院的双重积压。
  第三,中止诉讼使真正符合专利性的专利得不到司法机关及时有效的保护,专利侵权行为不能得到有效的遏制。
  法院在专利侵权诉讼中,采取中止审理的措施,虽然可以避免实用新型和外观设计专利因只进行形式审查,有可能使不具备授权条件的专利亦能获得司法保护的弊端,但另一方面,也确实产生真正符合授权条件的专利因中止诉讼而不能得到及时有效的司法保护的问题。
  虽然,根据《解答》的规定,专利侵权诉讼案件,法院在裁定中止诉讼后,如果权利人提出诉讼保全申请并提供担保的,法院认为必要时,在裁定中止诉讼的同时,可以责令被告停止侵权行为或采取其他制止侵权损害继续扩大的措施。但是,上述规定的操作在实践中却遇到不少困难。第一,这里作出的停止侵权的裁定,保全对象是(拟制侵权)行为,而民事诉讼法中规定的财产保全,从严格意义上讲,仅限于保全财产,而不包括对行为的保全,可见这一规定与民事诉讼法的精神似有不吻合之处,故其操作面临着立法上的障碍。第二,保全裁定效力持续的时间与中止诉讼裁定效力生效的时间应保持一致,而中止诉讼的时间则依赖于专利复审时间的长短,这个时间不仅旷日持久,而且极不确定。因此申请人提供的数量相等的财产担保,不仅可能数量巨大,而且更难以确定。可见财产保全在实践操作上也同样存在着困难。这样一来其结果便是被告仍就凭借专利权无效程序所提供的法律空间,继续实施侵权行为。[7]
  如何解决专利侵权诉讼案件中止审理与加强保护之间的矛盾呢?笔者提出如下设想:
  1.修改专利侵权诉讼与请求宣告专利权无效的程序,由同一法院或成立专业法院统一管辖。
  在我国,专利侵权诉讼和宣告专利权无效分别由人民法院和专利复审委员会管辖,而美国则由同一法院审理侵权和无效。根据美国专利法第282条的规定,专利权人向联邦法院提起专利侵权诉讼,被告反诉专利权无效是有效的抗辩理由之一。受诉法院根据被告反诉专利权无效提供的证据,首先审查专利权的效力。如果法院确认专利权无效,则原告的专利侵权指控不成立,驳回原告的侵权诉讼请求;如果法院认为专利权有效,则继续审查被告制造的产品或使用的方法是否构成侵权。这种做法使程序简单易行,不存在中止审理的问题,但它需要设立专门法院统一管辖,而且对法官的业务素质要求极高。德国则设立联邦专利法院,专门受理专利无效诉讼案和不服专利局对实用新型所作的注销决定提起的申诉案。当专利权人向联邦地区法院提起专利侵权诉讼后,被告一般很快向联邦专利法院提起请求宣告该专利无效的诉讼,并主动将此无效诉讼通知受理侵权纠纷案件的联邦法院,把请求无效的诉讼和检索的在先技术资料的副本提供给该法院,请求在无效诉讼程序结束以前中止侵权诉讼;原告也将他在无效诉讼中的答辩状和证明其专利权有效性的在先技术资料提供给该法院,请求法院驳回被告的中止诉讼请求。此时,联邦法院将作出是否中止侵权诉讼的决定。由于专利侵权诉讼一般需要几年的时间才能结束,法院是否中止侵权诉讼,对原告的经济利益至关重要。为了减少专利权人所受侵权损害,法院一般不中止侵权诉讼,除非该专利权在无效诉讼中很可能被宣告无效。在中止诉讼期间,法院根据无效诉讼中交换的法律文件,如果发现中止诉讼是不公平的,则不等到无效诉讼结束即决定恢复侵权诉讼。[8]
  美国和德国的做法极具借鉴价值。随着我国实施专利制度时间的推移,随着专业法官队伍的壮大,在未来修改专利法时,把侵权诉讼与专利有效性的确认放在同一个法院进行,或

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