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【期刊名称】 《西南政法大学学报》
专利制度中的优先权及内地与香港相关问题的协调研究
【英文标题】 On Right of Priority in Patent Institution and Coordination of Relevant Issues at Mainland and Hongkong
【作者】 谭启平【作者单位】 西南政法大学
【分类】 专利法
【中文关键词】 优先权;外国优先权;本国优先权;内地与香港;协调
【英文关键词】 right of priority;foreign priority right;domestic priority right;mainland and Hongkong;coordination.
【文章编码】 1001—2397(2002)06—0065—07【文献标识码】 A
【期刊年份】 2002年【期号】 6
【页码】 65
【摘要】

优先权问题是专利权国际保护中国专利制度中一个极其重要的问题。文章论述了优先权制度的源流及意义、外国优先权、本国优先权的相关问题,进而根据“一国两制”的基本原则对内地与香港在优先权协调中应遵循的原则及其几个具体问题提出了自己的见解。

【英文摘要】

Right of priority is of substantial importance in the international patent protection and Chinese patent institution.This paper discusses the cradle and significance of priority right institution and relevant issues of those at home and abroad.The outhor further produces his opinions on several specific issues and the principles which the priority rights at mainland and Hongkong shall be follow.

【全文】法宝引证码CLI.A.182525    
  
  优先权问题,是专利申请及专利保护制度中的一个极其重要的问题,对此问题,1883年缔结的《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)即有规定。1985年4月1日生效实施的《中华人民共和国专利法》(以下简称《中国专利法》)第29条对外国申请人享有的优先权作出了明确规定。1992年9月,《中国专利法》第一次修订[1]时,在外国申请人优先权的基础上,将享有优先权的申请人范围扩大到国内申请人。可以说,在《中国专利法》上,已全面确立了优先权制度。但是,优先权制度中的诸多理论问题及优先权制度在中国内地与香港的如何适用的问题,仍值得认真探讨。
  一、优先权制度的源流及意义
  优先权原则源自1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》。所谓“优先权”,是指申请人在一个缔约国第一次提出申请后,可以在一定期限内就同一主题向其他缔约国申请保护,其在后申请在某些方面被视为是在第一次申请的申请日提出的。换句话说,申请人提出的在后申请与其他人在其首次申请日之后就同一主题所提出的申请相比,享有优先的地位,这是优先权一词的由来。
  优先权是巴黎公约的重要原则之一。在巴黎公约之前尽管没有优先权的规定,但在当时实行专利制度的国家,为了达到吸收外国先进技术的目的,先后实行过一些有利于吸引外国申请的优惠政策,制定特殊的专利形式,例如引进专利,广延专利等。{1}引进专利是一个国家对在国外已取得专利的发明创造颁发的一种专利证书,不管该申请人是否外国专利的专利权人、发明人或其合法权利继承人,均能获得颁发的引进专利证书。显然该种专利是存在严重问题的:真正发明人的合法权益会受到损害;反之,发明人要保证自身利益不受损害,就必须到一切可能利用该项发明的国家申请专利,这在当时是根本无法办到的。正因引进专利存在这种弊端,以后被广延专利所替代。广延专利是一个国家对相应的外国专利人授予的一种专利证书。当时实行广延专利的各国都规定了取得该专利必须满足新颖性条件,但是往往发明在国外取得专利后即被公开,一旦公开就无法取得广延专利了。针对这种情况,欧洲最先进的专利法在巴黎公约诞生之前,在判断已获外国专利的发明新颖性方面作出了类似优先权的规定,例如:法国、意大利、比利时都规定,一项在国外取得专利权的发明,即使被专利所公开,其发明人或合法继承人在外国专利有效期届满前某一个时期内仍可取得专利权。当时步子迈得最大、优先权概念得到明显体现的是美国专利法。美国专利法规定“任何人都不应仅仅因发明在提出申请前六个月已在外国公开而被视为丧失了取得专利的权利”,美国还规定,“发明在外国取得专利的事实并不妨碍发明人在美国取得专利,除非在专利申请前发明已被公众使用两年以上。”巴黎公约优先权原则就是在当时各国对外国申请人取得专利权的优惠规定的作法上逐渐完善发展起来的。
  巴黎公约之所以确立优先权原则,是因为绝大多数国家的专利法都采用先申请原则。根据该原则,对于同样内容的申请,只对最先提出申请的人授予专利权。同时,各国专利法都规定授予专利权的发明应当具有新颖性和创造性,而绝大多数国家的专利法规定判断新颖性和创造性的时间标准是申请日。因此,如果申请人想要在几个国家内获得专利保护,就应当同时在这些国家提出申请。否则,有可能被他人抢先申请,或者在申请人向外国提出申请之前,其发明被他人公开发表或者公开使用造成新颖性丧失,以致于不能在这些国家获得专利权。但是,要求申请人同时在本国和其他国家提出专利申请,显然是难以做到的。因为准备、翻译申请文件和办理申请手续需要一定的时间,而且,在决定向外国申请专利以前,有关的发明创造的应用价值如何,是否有必要向外国申请专利,以及向哪些国家申请专利,也需要时间进行考虑。因此,巴黎公约规定了优先权原则,要求缔约国相互之间给予对方的国民以一定期间的优先权。优先权原则的确定,为缔约国的国民在其他缔约国获得专利保护提供了极大的便利。
  随着专利制度的发展,优先权原则不再局限于仅对外国申请人提供这种优惠待遇,而进一步扩一大适用到本国申请人,即申请人在本国提出首次专利申请之后,在一定期间内又就相同主题在本国再次提出申请的,也可以享有首次申请的优先权。为区别起见,以在外国提出的首次申请为基础的优先权被称为“外国优先权”,以在本国提出的首次申请为基础的优先权被称为“本国优先权”。无论是外国优先权还是本国优先权,在后申请都能以其首次申请的申请日为优先权日。
  按照巴黎公约规定,优先权的效力主要表现在以下两个方面:
  第一,使他人在优先权期限内就相同主题提出的专利申请不具备专利性。在优先权期限内第三人就同一发明创造提出的另外一项专利申请,不能阻却申请人在其后提出的要求优先权的专利申请。如果两份申请发生冲突,第三人提出的专利申请应当予以驳回或被宣告无效。
  第二,在优先权日后,与第一次申请主题相同的发明、实用实型或外观设计的公开发表或者公开使用,不论是申请人自己所为还是第三人所为,都不损害后来提出并享有优先权的专利申请的新颖性和创造性,也不会给第三人带来任何权利。
  二、与外国优先权有关的问题
  外国优先权,也称为公约优先权。依照《巴黎公约》和《中国专利法》的规定,要在中国专利法上享有和主张外国优先权,以下问题的研究则是必要的。
  (三)外国优先权的主体
  巴黎公约第四条A款第(1)项规定:“已经在本联盟的一个国家正式提出专利、实用新型注册,或外观设计注册,或商标注册申请的任何人或其权利继受人,为了在其他国家提出申请在以下规定的期间内应享有优先权。”根据这条规定,优先权的主体是提出专利申请的任何申请人或其权利继受人。作为优先权主体的申请人可以是巴黎公约各缔约国的国民,也可以是在各缔约国国家领土内有住所或有真实有效的工商营业所的巴黎公约以外的各国国民[2]。除此之外,申请人还必须是在巴黎公约的一个国家提出第一次专利申请的人。申请人在巴黎公约的一个国家提出专利申请后,就不能以在同一国家和另一国家就相同主题提出的后一申请作为优先权的根据,但在巴黎公约签约国家以外提出的较早的申请则不能作为第一次申请。例如,缔约国国民在巴黎公约以外的国家提出了第一次申请,后又在缔约国的一个国家提交了一件在后申请,并以第一次申请为依据要求优先权,则应当被拒绝。按照《巴黎公约》的规定,只有后一申请才能作为向其他缔约国提交后来申请的优先权依据。《中国专利法》第29条第1款规定:“申请人自发明或者实用新型在外国提出专利申请之日起12个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际公约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。”按照这一条,“该外国”是指申请人第一次提出专利申请的国家,还是申请人所属国家,是不太明确的。对此,中国国家知识产权局制定的《审查指南》明确规定:“申请人向专利局提出一件专利申请并要求外国优先权的,审查员应当审查作为要求优先权基础的在先申请是否是在巴黎公约成员国内提出的,或者是对该成员国有效的地区申请或者国际申请。对于来自非巴黎公约成员国的要求优先权的申请,应当审查该国是否承认我国优先权的国家,还应当审查要求优先权的申请人是否有权享受巴黎公约给予的权利,即申请人是否是巴黎公约成员国的国民或者居民,或者申请人是否优先权的国家的国民或居民。”[3]由此可知,中国对优先权主体资格要求和巴黎公约是一致的。关于非巴黎公约缔约国的国民在巴黎公约某个缔约国内提交第一次申请,并以此申请作为依据向中国专利局要求优先权的,根据专利法第29条第1款的规定,其所属国必须与我国签有双边协议,或有互惠原则,才能享有优先权。权利权人的“权利继受人”也可以作为代先权主体,在符合巴黎公约规定的主体资格条件下行使优先权。请你喝茶
  申请人在我国申请专利时,要求享有其在外国提出的首次申请的优先权的,其前提条件是申请人首次提出申请的那一国家与我国就优先权事项签订有双边协议,或者共同参加了有关国际公约,或者按照互惠原则相互承认优先权。所谓共同参加的国际公约,实际上是指巴黎公约。按照巴黎公约的规定,某一缔约国的国民和居民在其本国提出首次申请后,又在其他缔约国提出申请的,可以享有优先权。到目前为止,中国尚未就优先权事项与其他国家签订专门的协议,也尚未按照互惠原则承认来自非巴黎公约成员国的申请人要求的优先权。因此,在判断外国优先权请求的前提条件时,只要申请人是巴黎公约缔约国的国民或者居民,并且在巴黎公约的某个缔约国提出首次申请,其向我国提出的专利申请就可以享受其首次申请的优先权。
  (二)作为外国优先权基础的条件
  依照《巴黎公约》和《中国专利法》的规定,主张外国优先权,作为其基础的在先专利申请,应当具备下列条件。
  1.作为外国优先权基础的在先申请必须是针对相同主题提出的第一次申请,即首次申请。如果申请人在向中国提出专利申请之前已经就相同主题分别向若干个国家提出了多份专利申请,则只能依据第一次提出的专利申请要求外国优先权。这里所说的“第一次申请”并不是绝对的,按照巴黎公约的规定,下列情形下,在后提出的申请也可以被视为第一次申请:即:如果在提出该申请时前一申请已被撤回、放弃或驳回,没有提供公众阅览,也没有遗留任何权利,而且如果前申请还没有成为要求外国优先权的根据。[4]
  2.作为外国优先权基础的在先申请必须是正规的国家申请。所谓“正规的国家申请”,是指该申请是按照受理国专利法的规定提交,并被正式受理,确定了申请日。只要符合这一条件,则与该申请随后的法律状态无关。至于该申请是否已在该国被授予专利权,或者是否已经撤回、驳回、分案或视为撤回,并不影响该申请作为正规的申请产生优先权的效力。只要受理第一次申请的国家证明曾有这样的申请存在并确定了申请日,就可以作为在中国要求外国优先权的基础。此外,与正规的国家申请相当的任何申请,也可以作为要求优先权的基础,如依照国家之间缔结的双边或者多边条约提出的申请,依照PCT条约[5]提出的国际申请,依照欧洲专利公约提出的欧洲申请,以及依照外观设计国际保存海牙协定提出的国际保存等。虽然中国不是其中某些条约的缔约国,但因其缔约国同为巴黎公约的缔约国,所以以这类申请为基础要求优先权的请求也是能得到主张的。
  3.作为优先权基础的在先申请的类型应符合一定的要求。巴黎公约第四条(E)规定:“ (1)在依靠以实用新型申请为根据的优先权而在一个国家提出外观设计申请的情况,优先权的期间应与对外观设计规定的优先权期间一样;(2)依靠以专利申请为根据的优先权而在一个国家提出实用新型的申请是许可的。反之亦然。”这一规定表明,对于发明专利和实用新型来说,在要求优先权时,其申请类型可以相互转换。首次申请为发明专利的,要求优先权的在后申请可以是实用新型申请;首次申请为实用新型的,要求优先权的在后申请可以是发明专利申请。在这两种情况下,优先权期限均为12个月。对于实用新型和外观设计来说,仅仅允许作单方向的转换。首次申请为实用新型的,可以随后提出一份外观设计申请,以该实用新型申请作为其优先权基础。但是,此时的优先权期限为6个月。反过来,首次申请为外观设计申请的,巴黎公约没有规定可以转换为实用新型申请,即应当理解为不允许转换。
  (二)外国优先权的客体
  优先权的客体,又称为优先权的申请主题。中国专利法第29条规定:“在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。”其中“相同主题”是享受优先权在发明创造内容方面即客体的要求。这是优先权制度的内在、必然要求。如果在后专利申请的内容与首次申请的内容不同,就不能享受优先权,否则就会明显损害其他申请人和公众的利益。
  对于如何判断在后申请与首次申请的主题是否相同的问题,巴黎公约第四条(H)规定:“不得以要求优先权的发明的某些因素没有出现在原始申请的权利要求书中而拒绝优先权要求,只要该原始申请作为一个整体清楚地披露了这些因素即可。”由此可见,判断主题是否相同的标准,在于以下两个方面:第一,对于在后申请来说,所谓“主题”是指要求获得优先权的“发明”,更具体地说,是指在后申请的各项权利要求所要求保护的技术方案。因此,对于在后申请来说,需要比较的“主题”既不是说明书的整体内容,也不是一项权利要求中的某个或者某些技术特征。在判断优先权要求是否成立时,在后申请的每一项权利要求是判断的最小单位,不能将一项权利要求的内容再进一步割裂开来,得出其中某一部分技术能够享受优先权,另一部分技术特征不能享受优先权的结论;第二,对于首次申请来说,所谓“主题”是指其整个申请文件所公开的技术内容,其中包括说明书、权利要求书和附图。在判断优先权要求能否成立时,不要求在后申请的某项权利要求所要求保护的技术方案完整地反映在首次申请的权利要求书中,只要首次申请作为一个整体披露了该项权利要求的各个因素即可。由此可见,优先权的要求能否成立,在申请内容方面的判断方式与新颖性的判断方式基本上相同。更具体地说,就是在判断优先权要求是否成立时,可以将首次申请看作一份对比文献,用它来判断在后申请的各项权利要求是否具有新颖性。如果判断的结果认为在后申请的某项权利要求不具有新颖性,则该项权利要求能够享受优先权;如果具有新颖性,则该项权利要求不能享受优先权。{2}
  由于一份专利申请的各项权利要求的内容是不一样的,有的含有较少的技术特征,有的包含较多的技术特征,因此有可能出现在后申请的一部分权利要求能够享受优先权,另一部分权利要求不能享受优先权的现象。部分优先权和多项优先权的问题。这即是巴黎公约第四条(F)规定:“本联盟的任何成员国都不得以专利申请人要求多项优先权为理由而拒绝给予优先权或者驳回该专利申请,即使这些优先权产生于不同的国家也依然如此,也不得以要求一项或者多项优先权的专利申请中包含一个或者多个没有记载在被要求优先权的一份或者多份专利申请中的因素而拒绝给予优先权或者驳回该专利申请,其条件是在上述两种情况下该专利申请符合该成员国关于发明单一性的规定。”
  申请人在提交首次申请之后,在优先权期限之内向其他国家申请专利时,其说明书的内容与首次申请的说明书内容相比有可能不完全相同。这是完全可能而且十分正常的事情。一方面,申请人在此期间内可能进一步发展其发明创造,从而希望在后申请中包括新发展的内容;另一方面,为了节约向外国申请专利的经费,在符合发明单一性规定的情况下,申请人也可能将几份在先申请的内容合并起来形成一份专利申请。巴黎公约规定在这两种情况下仍然可能要求并获得优先权,为申请人提供了很大的方便。
  依照《巴黎公约》和《中国专利法》的规定,作为优先权的客体是应当准许转让的。依照《中国专利法》的规定,在要求外国优先权时,申请人应当向国家知识产权局提交经原受理机关证明的在先申请的副本。所述“原受理机构”是指受理第一次专利申请的那个国家的专利局或者某个区域或组织的专利局。一般情况下,向中国提出的专利申请的申请人与在先提出的第一次专利申请的申请人相同。在提交的证明文件中,如果在先申请的申请人姓名或者名称与在后申请的申请人姓名或者名称不一致的,应当提交优先权转让证明。
  优先权是一种独立的权利,虽然是根据第一次申请产生并依附于第一次申请,但并不是与第一次申请不可分离。在某一个缔约国提出的第一次申请可以作为向所有其他缔约国提出专利申请的优先权基础。由专利权的地域性所决定,向其他不同缔约国提出专利申请并要求优先权的权利可以转让给不同的人或者不同国家的人,但前提条件是转让人在进行转让时应当是第一次申请的合法权利人。
  三、与本国优先权有关的问题
  本国优先权,较之于外国优先权,其制度内容的独特性相对较少。就本国优先权而言,其所具有的作用主要体现为:
  (一)在符合单一性要求的条件下,申请人可以通过要求本国优先权,将若干在先申请合并在一份在后申请中,从而减少以后需要缴纳的专利年费,达到节约开支的目的。
  (二)申请人可以在优先权期限内实现发明和实用新型专利申请的互相转换。
  (三)申请人可以利用本国优先权制度

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【注释】                                                                                                     
【参考文献】

{1}吴宁燕.外国优先权与本国优先权的比较分析(J).中国专利局专利法研究.专利法研究(C).北京:专利文献出版社,1993.250.

{2}{3}中国国家知识产权局条法司.新专利法详解(M).北京:知识产权出版社,2001.216—219.

{4}王晔.香港特别行政区的知识产权法律制度简述(J).科技与法律,1998(1):5 0—51.

{5}段瑞春.关于香港回归后知识产权协调问题(J).科技与法律,1998,(1):43.

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