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【期刊名称】 《科技创新与知识产权》
专利申请人BERNARD L. BILSKI和RAND A. WARSAW诉美国专利商标局副局长DAVID J. KAPPOS案
【作者】 孙若冰【分类】 专利法
【期刊年份】 2010年【期号】 9
【页码】 42
【全文】法宝引证码CLI.A.1154958    
  
  案情概述:本案涉及美国专利法101条中规定的“方法”发明。上诉法院认为,仅当该“方法”满足下列条件之一,才可授予专利:1)需基于某个特定的机器或设备;2)将某一特定对象转化成不同状态或事物。最高法院发现适用该“机器-转化测试”作为判定“方法”构成的唯一标准时,违反了法定解释原则。该判定方法并未是判断一项发明是否为可授权专利的“方法”的唯一标准。基于之前的判例,由于申请人的权利要求试图为抽象概念申请专利,故其不能被授予专利方法。申请人的申请书中的两项权利要求解释了防范商业风险的基本概念。对冲商业风险概念属于不可授予专利的抽象概念。申请人其他的权利要求只是大宗商品和能源市场风险规避方法的应用实例。但是,限制抽象概念于某一领域使用或增加象征性的事后解决方案不能使该概念获得专利授权。
  审理程序:申请人递交申请,请求授予发明专利保护,该发明解决了能源市场中买卖双方如何防范价格变动的风险。专利审查员拒绝了该申请。专利复审委员会也给予了确认。美国联邦巡回上诉法院予以确认。美国最高法院下达调卷令。
  最高法院的意见:
  申请人的专利申请书试图对能源市场买卖双方对防范价格变动风险的发明寻求保护。其中首要权利要求是第一项权利要求,其描述了一系列指导如何规避风险的步骤;以及第四项权利要求,将第一项权利要求的概念转化为简单的数学公式。其他的权利要求则解释了第一项和第四项权利要求如何使能源供应商和中间商将来自市场需求波动的风险减少到最小。专利审查员拒绝了该申请是由于其不是基于某种设备实现的,且仅仅使用了一个抽象的概念而解决了一个纯数学问题。专利复审委员会同意并确认了该审查结果。法院合议庭推翻了其之前判定在美国专利法101条款下主张的发明是否为“方法”专利的标准——例如,“该发明是否产生了一个实用的,具体和有形的结果”,见State Street Bank&Trust Co v. Signature FinancialGroup, Inc., 149 F.3d 1368, 1373案——判定取而代之的是,权利要求中所述方法是否可以授予专利需满足下列条件之一:1)需基于某个特定的机器或设备;2)将某一特定对象转化成不同状态或事物。判决结论为该“机器-转化测试”是判定专利法101条中的“方法”是否可以授予专利的唯一标准,法院应用该标准认定涉案的应用不可以授予专利。
  Kennedy法官陈述了法院的审理意见,并得出结论认为申请人的发明不能被授予专利。
  第101条具体规定了4种独立的可以被授予专利的发明或发现:方法、机器、产品和物质的组成。“国会在选择这些扩展术语时,为了鼓励独创性,认定专利法应有较宽的适用范围”。该法院的判例确定了101条款专利范围的三个具体的例外情形:“自然规律,物理现象和抽象概念”。虽然这三种例外情形没有以成文法形式确定,但是它们与专利方法须具有新颖性和实用性的规定是一致的。同时,在任何案例中,例外情形已经把法定范围溯及至150年前的先例。(参见LeRoy v. Tatham, 55 U.S. 156, 14 How. 156, 174, 14 L.Ed. 367.)第101条的取得专利的资格只是最基本的判定标准。“即使一项权利要求的发明符合四种客体之一,其也必须满足该类客体的条件和要求,”第101条(a)款规定,需要含有新颖性、非显而易见性和全面及特别的权利描述。涉案发明称为“方法”,100条(b)款将其定义为,“方法、技艺或办法,并且包括了对已知方法、机器、生产工艺和物质构成的新应用。”
  机器或转化测试并不是判定专利法101条中可专利化的唯一标准。法庭判例确立虽然该测试可以为一项有效且重要的证据或调查工具,但是它非判定发明是否属于101条下的可授权专利的方法的唯一标准。联邦巡回法院则持相反意见,违反了法定解释的两项基本原则:一、“法院不应把立法机关

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