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【期刊名称】 《中外法学》
宣告专利权无效决定的本质及其效力限定
【副标题】 兼评我国专利复审制度的改革【作者】 范晓宇
【作者单位】 中国计量大学法学院暨知识产权学院{副教授}
【分类】 专利法【中文关键词】 宣告专利无效;无效决定;本质;效力
【英文关键词】 Patent Invalidation Declaration; Determination of Invalidity; Essence; Effectiveness
【期刊年份】 2016年【期号】 3
【页码】 684
【摘要】

允许在民事侵权纠纷解决程序中对专利有效性进行判断,在理论和实践界呼声很高。但这并不能提高专利侵权纠纷解决的效率,反而引发再审等多种冲突。美日两国的制度改革说明归于诉讼程序的单一纠纷解决机制并非最佳选择。无效程序的本质在于纠正错误授权、维护公益。明确和限定专利权无效决定的效力,减少重复审理是消除民事诉讼程序与无效行政程序之间抵牾的重要阀门之一;应当恢复专利行政部门主导的专利复审制度的多样性;在知识产权法院建立的大背景下,完善专利纠纷解决机制。

【英文摘要】

It is highly supported in theory and practice that to judge the validity of patent in the civil procedure of settling the tort dispute should be allowed. But it cannot help improve the efficiency of settling patent infringement dispute. Instead, it leads to retrial and other conflicts. The system reforms in US and Japan prove that the single dispute settlement mechanism attributing to lawsuit is not the best choice. The essence of invalidation procedure lies in correcting mistaken authorization and protecting public interest. To clear and limit the effectiveness of patent invalidation determination, meanwhile, to reduce the duplication of trials could be one of the vital valves in eliminating the contradictions of civil procedure and administrative invalidation procedure. The diversity of patent reexamination system led by patent administration department should be restored. Under the background of setting up IP courts, the patent dispute settlement mechanism should be under perfection.

【全文】法宝引证码CLI.A.1213706    
  
  专利是否有效是专利侵权民事纠纷解决的前提和基础。在专利侵权诉讼中被告提出宣告专利无效请求的,一般情况下,审理侵权诉讼的法院不能对专利有效性直接作出判断,应当中止诉讼,在专利复审委员会(以下简称复审委)对专利有效性问题作出决定的基础上方能作出民事判决。宣告专利权无效决定(以下简称无效决定)是复审委对专利权无效宣告请求进行审查后作出的决定,[1]即复审委的行政决定是民事侵权判决的先决问题。由于无效决定属于行政复议性质,当事人不服还可以提起行政诉讼,[2]这样在专利侵权诉讼的解决过程中诉讼拖延非常严重。有学者将这一现象称为我国在专利有效性判断上的“双轨制”或“二元分离”体制问题,提出借鉴日本的“无效抗辩”程序,允许法院对专利有效性问题直接做出判断,提高诉讼效率。[3]这也是我国《专利法》第三次修改时的遗留问题之一。[4]目前正在进行的第四次修改,修改草案中没有对专利权无效宣告制度做出根本调整,也没有提出放弃行政先决的修改。究其原因,除2014年知识产权法院建立,专利无效纠纷行政诉讼一审案件由知识产权法院管辖后的效果有待观察以外,[5]打破现有职能机关的分工,放弃行政先决可能带来的新问题解决起来更为复杂应该是其重要的原因。本文认为,回避目前专利权无效宣告制度中存在的问题会损害人们对专利制度和司法制度的信赖。如何在知识产权法院试点工作中,厘清宣告专利权无效决定的本质,对现行的专利复审制度予以优化完善,消除民事诉讼程序与无效行政程序之间的抵牾是目前亟待解决的问题。
  一、放弃行政先决可能产生的问题
  (一)基于案例的考察
  从目前的司法实践来看,放弃行政先决,如果民事侵权诉讼判决在先,会导致专利权无效决定、行政诉讼与民事侵权诉讼纠葛抵牾,直接表现为由于专利权无效决定的效力不确定而导致民事诉讼的再审。现有案例可以分为三类:一是不服无效决定的专利无效纠纷行政诉讼与专利侵权诉讼之间的纠葛。在“深圳万虹”案中,[6]复审委作出宣告专利无效决定,原告不服,提出行政诉讼,民事侵权二审程序没有中止诉讼,径行作出判决。最高人民法院认为,法律规定不服复审委无效决定可以提起行政诉讼,只有在行政诉讼判决维持其合法有效后才能发生法律效力。二审法院以无效决定宣告专利无效为由直接判决驳回再审申请人全部诉讼请求,属于适用法律错误。二是专利无效决定与专利侵权诉讼的纠葛。在“山东无棣”案中,[7]被告在二审期间请求宣告专利无效,二审法院没有中止诉讼,二审法院做出民事诉讼判决后,复审委作出宣告专利无效的决定,一审被告申请再审。最高人民法院认为,行政诉讼尚未审结,因本案的审查以该决定是否发生法律效力为前提,故本案应中止诉讼,并中止原判决的执行。三是多个无效决定之间的纠葛。在“上海企一”案中,[8]一审被告提出宣告专利无效请求,复审委做出维持专利有效的决定,被告没有提起行政诉讼,一审被判败诉。二审被告以新的理由再次提出宣告专利无效,复审委宣告专利无效,二审维持一审判决,一审被告申请再审,中止执行。即被告以新的理由再次提出宣告专利无效请求,推翻了复审委在第一次无效程序中作出的有效决定,导致民事侵权诉讼发生中止执行、再审的结果。
  (二)存在的问题
  那么,为了避免无效决定的效力不确定性带来的麻烦,直接取消专利行政部门主导的无效程序,由民事侵权诉讼对专利的有效性进行一元判断是否可行?从世界范围来看,美国是世界上直接通过民事侵权诉讼对专利有效性问题进行判断的典型国家。但在2011年《美国专利法》(AIA)修改中增加了多种由专利商标局(USPTO)主导的,针对专利有效性的审查程序。[9]而与此不同的是,2004年《日本专利法》新设了第104条第3款,改变了过去只能由专利行政部门对专利有效性作出判断的情形。即,法院不仅可以对侵权进行判断,而且可以直接对专利的有效性进行判断。此外,在2014年《日本专利法》的修改中,还恢复了2003年已经废止的专利异议程序。换句话说,不论美国还是日本,并没有否定无效程序,还加强了包括无效程序在内的专利复审程序,在专利有效性判断上都可以说是双轨制。
  考察美日两国制度的变化,建立高效稳定的专利纠纷解决机制的现实需要是其根本动力。各种调查研究显示,随着专利授权量迅速增加,授权质量问题突出,而单一的诉讼或者单一的无效宣告程序,都面临成本高昂、效率低下的问题。2006年美国总统经济报告显示,2500万美元的损害赔偿,原被告分别承担的诉讼费用达到400万美元,诉讼时间则从3.5年8.5年不等。[10]此外,以专利运营为中心的“专利主张实体”(Patent Assertion Entity,简称PAE)的兴起,更是人为加剧了专利纠纷,[11]引起人们对专利制度的反思。[12]美国引入行政程序的目的在于降低成本、提高效率,而日本仅无效程序的审理时间就长达18个月,[13]日本希望通过诉讼解决专利有效性的判断问题。[14]
  综上,如果诉讼与无效程序并存的双轨制有其存在的合理性,当两者在专利有效性问题判断上产生冲突时该如何解决就是一个重要的课题,即民事诉讼与行政程序的衔接问题。目前,我国新增专利申请量已经连续四年跃居世界首位,2014年受理专利申请达到92.8万件。[15]相关研究通过对1985—2014年知识产权典型案件的统计分析,专利权利状态极不稳定,权利人败诉比例达到46%。而复审委员会的无效决定在行政诉讼中的支持率随着审级的提高呈下降趋势,被认为“客观上推高了此类案件的上诉、申诉数量”。[16]为解决现有问题,对美日两国的具体制度进行研究,应该对我国具有借鉴意义。
  二、对专利权无效决定本质的再认识
  在我国一直存在专利无效程序本质问题的争论,这些争论一直裹挟在复审委员会是否应该是专利无效行政诉讼的被告以及民事诉讼是否有能力就专利有效性作出判断的理论纠葛和制度安排的争议中而止步不前。[17]对此,有学者明确主张专利无效纠纷实际是民事纠纷性质,知识产权的私权属性是民事纠纷定性的基础。[18]这样的性质界定,一方面希望为民事侵权程序一次性解决专利效力及侵权纠纷提供依据,另一方面也可以为复审委员会退出专利无效纠纷行政诉讼的合法性提供解释。而相反观点则认为专利授权审查是行政行为,这一属性决定了专利权纠纷“不仅仅是请求人与专利人之间的纠纷”,而且,专利复审委员会所具有的技术优势是不可替代的。[19]这类观点基于传统行政诉讼理念之上行政权与司法权的职能分工理念。[20]换言之,行政诉讼就是“民告官”,专利行政机关的性质不变,当然也只能是复审委来做专利无效纠纷行政诉讼的被告。最高人民法院的解释也强调了行政诉讼只能就复审委具体行政行为的合法性进行审查,即使有效性判断错误也不能直接改判。[21]但客观上来说,专利复审委员会以当事人身份参加诉讼削弱了真正的当事人的诉讼地位。[22]由此,行政诉讼性质与行政机关做被告之间的必然的联系似乎成为问题无解的原因。但通过考察美日两国各项制度变化的过程,我们可以看到这些变化均从各个侧面反映了认清专利权无效程序的本质是解决问题的关键。法宝
  (一)专利复审制度的种类设定及其变迁
  专利的授权以新颖性和创造性等条件为前提,为了防止专利部门的审查出现错误,各国专利法规定了各种程序。从提出的时间来说可以分为专利授权前的程序和专利授权后的程序;从提出的主体来看,有些只有专利权人可以提出,有些只有第三人可以提出,有些两者都可以提出。这里我们仅讨论包括无效程序在内的所有旨在质疑专利有效性的授权后救济程序即本文所指专利复审程序。[23]根据《美国专利法》,授权后专利权人自己可以通过多种程序对权利进行救济。[24]例如,可以申请放弃部分权利要求(statutory disclaimer)、申请发行订正证明(certificate of correction)等。[25]其中授权后第三人(包括专利商标局的局长)也可以申请的复审程序是专利再审查(recxamination)程序。1980年的美国专利法规定了这一程序,[26]1999年这一程序被命名为单方再审查程序(ex parte reexamination),[27]意在形容虽然第三人可以发动该程序,但该程序是权利人与审查员之间的程序,并在此基础上增加了双方再审查程序(inter partes reexamination)。单方再审程序和双方再审程序最大的差别是前者在第三人提出异议后无权在之后的审理中提出意见,第三人可以匿名。对专利商标局的审查部门做出再审决定不服,也只有专利权人有权提起诉讼。而双方再审查程序只有第三人可以提出,权利人不能提出,双方再审程序中第三人可以充分参与程序。2012年9月16日之后,双方再审查程序变更为双方复审程序(inter partes review),[28]此外2013年3月16日开始,第三人还可以利用授权后复审程序(post grant review)[29]挑战专利的有效性。
  《日本专利法》也规定了多种复审程序。其特点在于将其分为“查定系”和“当事人系”两个大类。“查定”是指审查员对专利申请审查后,如果审查员做出“查定”的决定就可以被授权,如果做出“拒绝查定”的决定就不能被授权。[30]不服“拒绝查定”可以请求复审。“查定系”还包括订正程序,[31]以及2014年《日本专利法》修改恢复的专利异议程序(2003年修改时曾被废止)。“当事人系”则指第三人提起的无效程序和对专利有效期延长决定不服。这些程序的申请人,申请时间都有所差异。日本的“查定系”相当于美国的单方再审查程序,“当事人系”相当于美国的授权后的双方复审程序,但并不完全相同。[32]
  中美日授权后专利复审程序的对比

┌────────┬─────────┬─────┬─────┬─────────┐
│国家      │种类       │请求人  │请求时间 │后续司法救济中的被│
│        │         │     │     │告        │
├────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│美国      │单方再审查程序  │任何人  │任何时间 │专利商标局局长  │
│        ├─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│        │授权后复审程序  │第三人  │9个月内  │当事人      │
│        ├─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│        │双方复审程序   │第三人  │9个月后  │当事人      │
├────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│中国      │专利复审申请程序 │申请人  │3个月内  │专利复审委    │
│        ├─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│        │宣告专利无效程序 │任何人  │任何时间 │专利复审委    │
├────┬───┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│日本  │查  │专利异议程序   │任何人  │授权后  │特许厅长官    │
│    │定  │         │     │6个月内  │         │
│    │系  │         │     │     │         │
│    │   ├─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│    │   │订正程序     │权利人  │任何时间 │特许厅长官    │
│    ├───┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│    │当  │不服拒绝查定的复审│申请人  │3个月内  │特许厅长官    │
│    │事  │程序       │     │     │         │
│    │人  │         │     │     │         │
│    │系  │         │     │     │         │
│    │   ├─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│    │   │无效程序     │利害关系人│任何时间 │当事人      │
│    │   ├─────────┼─────┼─────┼─────────┤
│    │   │对专利有效期延长决│利害关系人│有效期延长│当事人      │
│    │   │定不服程序    │     │后    │         │
└────┴───┴─────────┴─────┴─────┴─────────┘

  考察我国《专利法》,在专利复审程序上,1984年《专利法》将复审程序分为授权前的专利异议程序和授权后的无效程序。1992年修改时取消了异议程序,将其改为授权后的撤销程序与授权后的专利无效宣告程序,为了避免当事人重复利用,对撤销程序设置了6个月的期限限制。2000年《专利法》取消了撤销程序,保留了无效宣告程序(《专利法》第46条)和“专利申请的复审”程序(《专利法》第41条)。前者是授权后救济专利程序,任何人在专利授权后,质疑专利有效性时可以利用该程序。后者适用于申请人不服专利行政部门做出的驳回专利申请决定的情形,即申请未能被授权时的救济程序。从上图可以看出,我国的“专利申请的复审”程序和美国的单方再审程序及日本的不服拒绝查定程序非常类似。但与单方再审相比,我国只有申请人可以利用这个程序,只相当于日本的不服拒绝查定程序。从授权后救济程序来看,美国提供了任何人任何时间都可以提出的单方再审程序,此外还提供了当事人之间的多种程序,日本也是。从后续司法救济程序来看,美国和日本针对具体程序进行了区分,“单方再审”和“查定系”均以专利机关作为被告,而具有双方当事人对抗性质的则以对方当事人为被告。
  从这些程序的设定可以看出其目的在于平衡权利人与社会公众之间的利益。一方面尽可能维护专利的有效性,避免其被无效,另一方面又提供各种监督程序,纠正错误的授权,弥补审查的不足。专利无效程序的行政行为性质或者民事纠纷性质并非专利无效程序设置过程中优先考虑的问题,而在后续的司法程序中由谁来做原告或者被告完全取决于在先的程序中各自的角色。不论是“单方程序”、“查定系”或是我国的“专利申请的复审”,程序如果不以专利行政机关为被告,客观上就无法进行诉讼。
  (二)诉讼中心主义与复审程序的公益性特征
  在美国,专利授权后对专利有效性判断原则上属于法院管辖,专利商标局对专利有效性的复审被认为是法院裁判原则的例外。[33]主要存在两个方面的原因,一是根据《美国宪法》第1条第8项第8节(关于专利和著作权)部分规定,专利权是美国宪法保障的权利。在Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc.案中,双方对法院是否有权对专利权的有效性做出判断产生争议。CAFCCUnited States Court of Appeals for the Federal Circuit,联邦上诉巡回法院)在判决中指出宪法并没有规定对专利有效性的判断只能由专利商标局做出,复审制度的建立并不能剥夺法院对此做出裁判的权利。[34]换句话说,美国法院可以对专利的有效性进行判断,专利行政机关的技术优势并不能成为专利有效性判断成为专利行政机关专署权力的依据。除了宪法上的理由之外,美国之所以认为复审程序的决定不能成为对专利有效性判断的最终裁决,也与法院和专利商标局适用的举证规则不同有关。根据《美国专利法》第303条(a)的规定,提出的前提是必须要有事实上的“新的实质性问题”(a substantial new question of patent- ability),而诉讼中适用的是“明确的确信的证据”(clear and convincing evidence)(《美国专利法》第282条),侵权的举证责任要求要稍高于复审程序的要求,所以在侵权诉讼中并不能直接适用再审程序做出的专利有效的结论。[35]
  以诉讼为中心的美国,复审程序的意义何在?美国国会的理由是在于推动专利有效性判断低成本高效率的解决。从法院来说则是给予专利商标局纠正错误授权的机会,增强投资者对专利的信赖。例如,法院认为,根据再审查程序的规定,再审查无效的决定是有溯及力的,这实质上是财产的剥夺,虽然存在因为剥夺了审判的权利而违宪的争议,但再审查制度所发挥以公益为目的的这一重要意义并不违宪。[36]这一公益性还体现在制度设计之中,如前所述,单方再审程序可以匿名提出,请求的人是谁并不重要,希望匿名的人可以通过代理人或者其他机关提出请求。[37]显然美国再审程序的公益性特征是美国在其后立法中不断加强其作用根本原因所在。2012年新法案实施后,双方复审程序的利用非常活跃,[38]成为与企业主动出击降低专利风险的有效工具,避免在侵权诉讼中的被动地位。
  (三)职能分工的打破与专利复审程序的价值回归
  与美国相反,由于法律传统不同,日本在专利有效性审查的本质问题上与我国一样,将其视为专利行政机关的职权行为。日本学界也曾长期陷入专利授权行为的性质、无效宣告决定的性质以及专利行政机关的法律地位等诸多问题的纠葛之中。日本专利法有130年的历史。1885年的专利条例中并没有对权利救济程序进行规定。到1888年(明治21年)专利条例才规定了不服拒绝查定的救济程序(第15条)、无效程序(第17条)以及其他救济程序。[39]历史上专利行政机关的裁决是专利有效性判断的终局决定。从行政诉讼发展的角度来看,日本对专利无效程序本质的认识过程可以分为三个历史阶段。
  第一阶段是1946年以前的行政裁判阶段。1889年明治宪法实施,日本行政诉讼制度开始萌芽,设置了专门的行政裁判所,解决官民之间的纠纷。1921年到1946年日本新宪法实施之前,《日本专利法》对专利行政机关决定的后续救济程序,基本延续了专利行政机关审查、行政裁判救济(抗告审判)、大审院裁判,[40]即三审制模式。行政裁判所的裁判,适用民事程序,是不问是否是行政处分行为的,立法政策上大审院履行行政事件的行政裁判所的功能。[41]对于查定系,1921年其专利法修改后,对行政裁判的决定(抗告审判决定)不服才可以向大审院提出诉讼,此前专利行政部门的决定或者行政裁判的决定是终局决定。查定系诉讼时,对方当事人是专利局长官,作为国家的代表者应诉,这个原则一直保持到现在。对于当事人系,1899年日本加入《巴黎条约》后就可以直接向大审院提起诉讼,1909年以后要经过行政裁判所裁判才能向大审院起诉,当事人是请求人和被请求人。
  第二阶段是1948年以后的行政诉讼阶段。1946年日本根据新宪法废止了行政裁判所,1948年颁布了《行政事件特别法》,将行政事件作为特别的民事诉讼的特例来对待,在普通法院审理,与明治宪法下的行政裁判制度有很大的差别。根据新宪法,行政机关的审查和抗告审判被认为是行政机关的行政行为。行政机关的裁决是不能作为最终裁决的,行政事件也要最终受到司法裁判所的裁判。[42]1948年《专利法》为了适应新宪法修改,专门设置“诉讼”一章(第6章),以处理专利诉讼问题。1959年《专利法》修改对查定系的决定不服的,直接向东京高等法院提出诉讼,对东京高等法院的判决不服的直接向最高法院上诉。后来《专利法》的多次修改均没有改变这一模式。
  日本学者并不否认其行政行为的性质。对于专利行政部门主导的查定系审查,其性质在日本学界基本没有争议,专利行政部门的长官作为被告,其后续救济是行政诉讼,职权审查的特征非常明显。但对于“当事人系”的无效程序还是有很多争议。基于三权分立的严格区分,有学者主张其实质是民事诉讼性质,而有的学者则坚持是行政诉讼。[43]在实然法上,对无效决定提起的诉讼是一种特殊的行政诉讼,与其他行政诉讼的区别在于当事人是无效程序的请求人和被请求人。[44]1962年日本颁布了《行政事件诉讼法》,即《行政诉讼法》,对行政诉讼的类型进行了明确的分类。[45]其中取消诉讼和当事人诉讼的当事人都可以是请求人和被请求人。查定系属于《行政诉讼法》上的抗告诉讼中的取消诉讼,日本学者对此没有异议,[46]但对于当事人之间的无效诉讼的性质存在“取消诉讼”性质和“形式上的当事者诉讼”的对立观点。[47]经过多次修改,2004年《行政诉讼法》修改,对抗告诉讼

  ······

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