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【期刊名称】 《科技与法律》
美国专利新颖性研究及对企业专利管理的建议
【作者】 查芷琦【作者单位】 中国石油化工股份有限公司
【分类】 专利法
【中文关键词】 新颖性;专利;专利管理;企业知识产权管理
【文章编码】 1003-9945(2009)04-0038-06【文献标识码】 C
【期刊年份】 2009年【期号】 4
【页码】 39
【摘要】

对一项发明新颖性和创造性的评判是决定一件专利申请获得专利的关键因素。中美两国在专利新颖性方面的规定存有差异,由于中国企业对此认识不足,导致申请美国专利时在新颖性方面可能遇到很多问题。这就要求中国企业在理解和把握美国专业法有关新颖性规定的基础上,通过健全制度,强化管理等措施,积极应对。

【全文】法宝引证码CLI.A.1136278    
  
  据美国专利商标局2007财年绩效和责任报告显示,中国大陆2007财年在美国获得的专利授权量为1139件,同比增长31.2%,在美国的位次由上一财年的第十五位升至第十四位。这从一定程度上表明,随着中国产品在美国市场占有率的不断提高,国内有知识产权保护意识的企业和个人在拓展或计划拓展美国市场的同时,已开始注重运用专利手段巩固和继续扩大在美国的市场份额。然而,中美在专利制度上存在很多差异,如果企业完全依赖代理机构,套用对中国专利制度的理解来操作在美国的专利保护,则有可能会面临申请被驳回或专利被无效的局面。因此,中国企业有必要对美国的专利制度进行学习和研究,准确理解和把握相关法律条款,并将之渗透到企业的专利管理制度和操作程序中。
  一、美国专利法对新颖性的规定{1}{2}
  新颖性是决定专利申请是否会获准的一个重要条件。美国专利法对新颖性的判定规则体现在美国法典35U.S.C第102条,该条从何种情况下丧失新颖性的角度对新颖性进行界定。
  具体来说,只要出现以下任一情况,则发明不具有新颖性:(a)在专利申请人完成发明以前,该项发明在美国境内已为他人所知或使用的,或相同的发明已在美国境内或境外取得专利或在印刷出版刊物中已有叙述。(b)在申请日一年前,该发明在美国境内或境外已经取得专利或在印刷出版物中已有叙述,或者在美国已经公开使用或出售。(c)发明人已经放弃其发明。(d)发明人自己(或其法定代理人、受让人)在美国申请日一年前,已在其它国家申请专利保护相同发明,并在美国申请日前,已在其它国家取得该发明的专利。(e)他人美国专利或早期公开的美国专利申请的申请日是在专利申请人完成发明之前,或他人英文早期公开且指定美国的国际申请的国际申请日在专利申请人完成发明之前。(f)请求授予专利权的发明并非申请人自己完成的。(g)在申请人完成发明之前,该项发明已由他人在美国、WTO成员国、NAFT A(北美自由贸易区)成员国完成,而且此人并未放弃、压制或隐瞒该项发明。
  二、对美国专利新颖性相关重点的把握及辨析{3}{4}
  (一)对先发明原则的把握
  美国专利法关于新颖性规定的一个最主要特征就是
  “先发明原则”,即最先作出发明者有先于并排除他人取得专利的权利。具体体现在第102条的(a)、 (e)和(g)款中。
  1.先发明原则适用的地域和时间
  根据第104(a)款规定,仅来自美国、NAFTA成员国、WTO成员国的申请人能适用美国的先发明原则,且NAFTA成员国的申请人只能在1993年12月8日以后、WTO成员国的申请人只能在1996年1月1日以后才有主张先发明的权利。
  2.在先发明日的确定
  第102(g)款给出了确定发明权(在先发明日)的原则,即基于发明构思日、构思付诸实现日和积极将发明付诸实现的努力(应有的勤奋)这三个因素来确定发明的先后次序。获得发明成果、制造出模型、提出专利申请等行为均可被视为“付诸实现”。
  一般来说,同时具有较早的构思日以及付诸实现日的发明人会被认定为是在先的发明人,但某些情况下,应有的勤奋也是一项重要的考虑因素。例如,在发明人A先提出构思,发明人B后提出构思却先完成发明的情况下,如果A能提供可信的证据(如购置试验原料的发票等)证明自己的勤奋,则A可以获得专利权。
  3.审查阶段的实践
  第102(a)和(e)款虽规定了现有技术的时间起点是发明日而非申请日,但为了解决先发明原则带来的举证难问题,该条(b)和(d)款又规定了在美国提出专利申请一年前作为判断新颖性的时间界限,即只有当发明完成后一年之内提出专利申请,先发明原则才有实际意义。因此,在美国专利申请的审查阶段,与其说是依据先发明原则,不如说是依据先申请原则。
  (二)对第102条(b)款中“公开使用”的理解{5}北大法宝
  第102(b)款赋予申请人对其发明的公开使用享有一年宽限期,但却未对某些特殊使用是否构成“公开”进行清晰界定,通常是依据在先判例得出的一些原则来判断。
  1.未对“使用”进行保密限制则构成“公开使用”
  发明人若没有对使用其发明的第三方进行保密限制,则这种使用构成公开使用,如Lough v. Brunswick案中船尾驱动器密封件模型被认定为公开使用。发明人对自己发明的演示,若没有要求旁观者对所见内容进行保密,也会构成公开使用,如Harrington v. Powell案中烟草收割机在田地的演示和Beachcombers v. Weldewood案中万花筒在聚会上的展示,均被认定为公开使用。
  但发明人与旁观者间若存在私人关系,则即使没有任何保密要求,展示也不应被认为是公开使用,如Meleculonv. CBS案中,因看到魔方发明的人是其同事而没有被认定为公开使用。
  2.发明的商业化使用即使秘密进行也构成“公开使用”
  第102(b)款中的“公开使用”即涵盖发明人的活动,也涵盖第三方的活动,两者差别在于,申请专利前发明人对自己发明的秘密商业使用超过一年即丧失获得专利的权利。相反,第三方的秘密使用不能阻止他人就自己独立开发的相同发明获得专利保护,如Metallizing v. Kenyon案、Kinzenbaw v. Deere案和Trust v. Flowertree案等。
  3.实验使用属于“公开使用”的例外7
  实验性的使用不会构成法律意义上的公开,判断的因素主要有:客户对实验的知晓程度、发明人对实验的持续控制、试验记录的保留情况、发明本身的性质以及进行特殊实验的必要性等。“实验使用”的时间可以追溯到很早,最典型案例是City Of Elizabeth v. Pavement Company案中使用六年的公路没有被认定为公开使用。
  (三)对第102条(c)款中“放弃”的理解
  该款中的“放弃”不仅指发明人用行动表示放弃发明或至少放弃获得专利权,而且也指发明人欲将发明贡献给社会的某种明示或暗示。判定主要是基于发明人的意愿:对专利申请进行不适当的长期拖延,直到他人已开始准备使用该发明才提交专利申请;隐瞒发明;对发明长期搁置不用等。需要注意的是,放弃一件专利申请并不必然构成对发明的放弃,不能排除发明人提交一份在后申请并由此取得专利。另外,发明人放弃发明后还可以将其收回,只要收回日是在其他人完成同样的发明之前。
  (四)对第102条(e)款对比文件的确认
  确定第102(e)款所述对比文件较为复杂,必须明确以下三类内容:
  1.确认潜在对比文件的类型
  可能构成第102(e)款对比文件的出版物只有三种:美国专利、依据第122(b)款早期公开的美国专利申请文本和依据PCT条约21(2)款由WIPO公开的国际申请文本。
  如果上述三种出版物中的任一种描述了申请人的发明,且其102(e)对比日早于申请人的发明日,则发明丧失新颖性。
  2.确定适当的102(e)时比日
  可采用图1或图2的判断流程来确定上述三种潜在对比文件的102(e)对比日{6}:
  从图1、图2中可以看出,潜在对比文件来源不同,其判断标准也不同:
  (1)潜在对比文件源自国际申请,或要求了国际申请的优先权,此时必须检查所涉及的国际申请是否满足三个条件:国际申请日是否为2000年11月29日或以后,是否指定美国,是否用英文进行了国际公开。若满足以上三个条件,则三种对比文件适用的102(e)对比日均为国际申请日;
  若未指定美国或未用英文进行国际公开,则所有对比文件均没有适用的102(e)对比日,不能构成102(e)款的对比文件。
  (2)潜在对比文件涉及的国际

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【参考文献】

{1} UNITED STATES CODE Title 35-Patents[EB]. [2009-01-06].http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated laws.pdf.

{2} CONSOLIDATED PATENT RULES, Title 37-Code of FederalRegulations Patents, Trademarks, and Copyrights consolidatedrules[EB]. [2009-01-06]. http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated- rules.pdf.

{3} John Richards. Guide to United States Patent Law andPractice[R].[2007-09-24].New York:Ladas&Parry LLP, 2007.

{4} BSKB 2005 Summer Training Program course MaterialsVolume,Birch[G].[2005-06-09]. Washington: Stewart, Kolasch&Birch, LLP,2005.

{5} Kameron Kelly.Rise Above the Public Use Bar[R].[2009-02-03].http://www.newsletternet.com/newsletter. asp.

{6} Manual of Patent Examining Procedure, Eighth Edition,August 2001,Latest Revision July 2008, [EB]. [2009-01-06].http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm

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