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【期刊名称】 《人民司法(案例)》
专利权保护应遵循禁止反悔原则
【作者】 童海超【作者单位】 湖北省高级人民法院
【分类】 专利法【期刊年份】 2014年
【期号】 16【页码】 60
【摘要】

【裁判要旨】组合物的权利要求可以分为开放式和封闭式等表达方式,不同的表达方式有着不同的保护范围,禁止反悔原则是认定权利要求表达方式的重要原则;属于一个总的发明构思的产品专利对其制备方法的方法专利有限定作用,如果被诉侵权产品不构成侵权,则该产品的制备方法必然不侵权;专利申请人不应盲目选择开放式权利要求的撰写方式,在将开放式权利要求修改为封闭式权利要求的过程中,要注意专利权保护范围的限定。

□案号一审:(2011)武知初字第00672号二审:(2012)鄂民三终字第207号

【全文】法宝引证码CLI.A.1193844    
  【案情】
  上诉人(原审原告):黄石李时珍药业集团武汉李时珍药业有限公司(以下简称李时珍公司)。
  被上诉人(原审被告):黄石飞云制药有限公司(以下简称飞云公司)。
  2002年8月15日,李时珍公司申请了专利号为ZL02138930.6、名称为“注射轻基喜树碱冻干粉针剂及制备方法”的发明专利,并于2005年1月5日被国家知识产权局授予专利权,目前该专利权处于有效的法律状态。涉案专利授权公告的权利要求1为:“注射羟基喜树碱冻干粉针剂,其药用原料为:活性物质羟基喜树碱;冻干粉针剂赋形剂甘露醇;助溶剂氨基乙酸;注射用水,其羟基喜树碱、甘露醇、氨基乙酸的重量比为:5:160-200:10.0-20.0。”权利要求2为:一种如权利要求1所述注射羟基喜树碱冻干粉针剂的制备方法,其特征是:将所述药用固体原料溶于注射用水后加入其它原料,然后调整PH值8.5-10.0之间,通过微孔过滤膜过滤,在冷冻干燥机中冷冻干燥。该专利实施例中记载:为了使制剂使用方便合理,制定注射用羟基喜树碱粉针剂的规格:5mg/瓶,进行辅料筛选:以氢氧化钠溶液调节注射用水的PH值为9.5±0.5作为溶剂,以帮助羟基喜树碱溶解,选择助溶剂氨基乙酸、β-环糊精、碳酸钠帮助羟基喜树碱溶解,选择甘露醇、注射用乳糖、注射用葡萄糖、右旋糖酐、氯化钠、甘氨酸钠、磷酸二氢钠、氨基乙酸中的一种为赋形剂。涉案专利申请公开文本中,其权利要求1为:注射羟基喜树碱冻干粉针剂,其主要药用原料包括:活性物质羟基喜树碱、医学上可接受的冻干粉针剂赋形剂;助溶剂;注射用水。
  2003年12月19日,国家知识产权局作出第一次审查意见通知书,认为权利要求1将稳定性相对较差的注射剂做成相对稳定的粉针剂是本领域技术人员显而易见的,不需要花费创造性劳动,而且转换剂型后的效果也是可以预见的,不会产生意料不到的效果。因此,权利要求1-7都不具备创造性。申请人对权利要求书进行了修改,修改后的权利要求1为:注射羟基喜树碱冻干粉针剂,其主要药用原料包括:活性物质羟基喜树碱;冻干粉针剂赋形剂甘露醇;助溶剂氨基乙酸;注射用水,其羟基喜树碱、甘露醇、氨基乙酸的重量比为:5:160-200:10.0-20.0。
  2004年6月11日,国家知识产权局作出第二次审查意见通知书,认为权利要求1所要求保护的羟基喜树碱粉针剂,根据其撰写方式为一开放式的权利要求,“主要……包括”表示该粉针剂还可以有权利要求1中未指出的其他组分,而根据说明书所公开的内容,无法直接或概括得出含有其他组分的技术方案,因此,权利要求1得不到说明书的支持,应当将权利要求1限定为封闭式的权利要求,即只含有所述物质。申请人在答复第二次审查意见通知书时,同意按照审查意见进行修改,并将权利要求1中“其主要药用原料包括”修改为“其药用原料为”。
  原告李时珍公司起诉称:李时珍公司经国家知识产权局授权取得“注射羟基喜树碱冻干粉针剂及制备方法”发明专利权,飞云公司未经许可,生产、销售侵犯其专利权的产品,违反了我国专利法的相关规定,应当承担相应的侵权责任。请求人民法院判令飞云公司:1.立即停止生产、销售侵犯李时珍公司专利权的产品;2.赔偿李时珍公司经济损失40万元;3.承担李时珍公司支付的律师费、调查费等共计3万元;4.承担本案的诉讼费用。
  被告飞云公司辩称:涉案专利的权利要求1是封闭式权利要求,被诉侵权药品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围,被诉侵权药品的生产方法也没有落入涉案专利权利要求2的保护范围,因此,请求驳回原告李时珍公司的诉讼请求。
  本案庭审中,李时珍公司当庭确认以飞云公司提交的申报资料所记载的药品处方及生产工艺作为比对依据。李时珍公司主张以独立权利要求1和独立权利要求2作为涉案专利权的保护范围。飞云公司当庭确认其在本案中主张不侵权抗辩,放弃现有技术抗辩和先用权抗辩。将被诉侵权药品与涉案专利权利要求1进行比对,李时珍公司认为,权利要求1属于半开放式权利要求,除了甘氨酸的比重略有不同外,被诉侵权药品覆盖了权利要求1的全部必要技术特征,两者构成等同。飞云公司则认为,依据专利审查档案的记载内容,权利要求1应当属于封闭式权利要求,其权利保护范围仅限于指出的组分而排除所有其他的组分,被诉侵权药品除了含有羟喜树碱、甘露醇、甘氨酸三种原料外,还包括了氢氧化钠成分,因此没有落入权利要求1的保护范围。将被诉侵权药品的生产工艺与涉案专利权利要求2进行比对,李时珍公司认为,被诉侵权药品的生产工艺与专利方法构成相同侵权。飞云公司则认为,被诉侵权药品的生产工艺与专利方法既不相同也不等同。
  【审判】
  湖北省武汉市中级人民法院经审理认为,根据禁止反悔原则,申请人在专利授权程序中通过对权利要求的修改而缩小专利权保护范围的,在专利侵权纠纷中不应再作扩大解释。因此,权利要求1应当理解为封闭式的权利要求,其权利保护范围仅限于羟基喜树碱、甘露醇和氨基乙酸三种组分,而不应含有其他组分,组分和含量构成一个完整的技术方案,缺一不可。本案中,被诉侵权药品中包含了氢氧化钠成分,依据禁止反悔原则,不应再以等同技术特征将其纳入专利权的保护范围,故被诉侵权药品未落入权利要求1的保护范围。由于被诉侵权药品与权利要求1的技术特征不同,被诉侵权药品的生产方法不应落入权利要求2的保护范围。虽然涉案专利方法实施例中记载了加入氢氧化钠调整PH值,实质上氢氧化钠也可以起到助溶作用,但其与飞云公司加入氢氧化钠的步骤顺序不同。由于两种方法加入氢氧化钠的顺序不同,其实际生产中所采用的设备、操作方法、工艺条件及每步工序所达到的效果也存在区别,故两种方法属于不同的生产方法。综上,湖北省武汉市中级人民法院判决:驳回李时珍公司的诉讼请求。
  宣判后,李时珍公司不服一审判决,提起上诉。
  湖北省高级人民法院经审理判决:驳回上诉,维持原判。
  【评析】
  现实中,申请人申请发明专利普遍采取这样的策略,即一开始总是撰写出保护范围尽可能宽的权利要求书,并要求保护尽可能多的发明创造类型,到进行实质审查时再根据审查员提出的审查意见进行相应修改,作出必要限制。[1]申请人普遍采用这种修改策略,导致在专利授权程序中修改发明专利的权利要求书,以缩小专利权的保护范围为代价获得最终授权成为了普遍现象。本案即是一起因修改组合物发明专利的权利要求而引发的专利权保护范围争议的典型案例。
  一、组合物权利要求的表达方式及其保护范围
  根据知识产权局《专利审查指南(2010)》第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”中“组合物权利要求”部分规定:“组合物权利要求应当用组合物的组分或者组分和含量等组成特征来表征”。按照2001年版《审查指南》的规定,组合物的权利要求分为开放式、封闭式和半开放式三种表达方式。2006年版《审查指南》将原属于半开放式的表达方式合并到了开放式的表达方式之中,调整之后的组合物的权利要求分为开放式和封闭式两种表达方式,2010年版的《审查指南》则沿用了2006年版《审查指南》的该项规定。涉案专利于2005年被授予专利权,应当依照授权时有效的2001年版《审查指南》的规定确定其权利要求的表达方式。
  开放式权利要求的常用措辞有“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”等,表示要求保护的组合物中可以含有权利要求中未指出的某些组分,即便其在含量上占有较大比例。开放式权利要求的保护范围较宽,采用此类表达方式的组合物中不排除权利要求中未指出的组分,因此,采用开放式权利要求的撰写方式是专利申请人为了获得尽可能宽的保护范围在撰写专利申请时较常见的一种做法。[2]对于开放式权利要求的组合物发明专利来说,如果权利要求是A+B+C,被控侵权产品的组分只要是全部覆盖了 A+B+C,如被控侵

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