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【期刊名称】 《网络法律评论》
论技术标准中专利权人披露义务
【英文标题】 The Disclosure Obligation of Essential Patent Holder in Standard
【作者】 黄菁茹【作者单位】 北京大学法学院
【分类】 专利法【中文关键词】 技术标准;专利挟持;披露;作为义务
【英文关键词】 technology standard; patent Holdup; disclosure obligation
【文献标识码】 A【期刊年份】 2015年
【期号】 1(第17卷)【页码】 129
【摘要】

随着互联网技术的发展,技术标准成为通信信息领域技术商业化的主要模式与基础。当技术标准中集成的专利急剧增加,专利挟持的风险也与日俱增。标准化组织将披露作为防止专利挟持的必要措施之一,但因其法律属性的模糊导致该行为带来的纠纷不断。本文拟从特殊作为义务的角度设定该行为的法律属性,试图公平公正地划分公共利益与专利权人利益之间的界限。

【英文摘要】

With the development of Internet technology, the field of communication and information technology standards become the main mode of technology commercialization and infrastructure. When the number of integrated patented technology standards increases dramatically, also increasing the risk of “patent holdup”. Standardization Organizations set up disclosure policy as the necessary measures to prevent “patent hold up”,but its vague legal property could not prevent disputes efficiently. This article intends to set the legal property of the behavior from the perspective of a particular obligation to try to be fair and equitable build demarcation between public interest and the interests of patent holders.

【全文】法宝引证码CLI.A.1217127    
  “你是否可以依靠个人的力量构建出互联网世界?你不能。尽管互联网空间看起来是一个公共建设项目,但实际上这是一个自然发展的事件,并通过群体性的贡献而发展。”[1]而这里,“群体性的贡献”主要依赖于互联网标准组织的发展,互联网的发展正是依赖于每个人基于标准组织的政策进行技术创新,最终得以以“群体性贡献”的形式实现互联网的发展。
  互联网技术领域最重要的两个标准组织是IETF (the Internet Engineering Task Force)[2]与W3C (World Wide Web Consortium)[3]。IETF运营着互联网技术运行的所有技术标准,包含互联网通讯协议(TCP/IP协议)、路由协议、安全协议、服务质量协议等。IETF组织是比较开放的,任何个人或者公司都可以参与,其会员包括互联网领域的设计者、经营者、销售商以及研究人员。W3C也是个较为开放的标准组织,任何组织通过签署会员协议即可加入该标准组织,其成员主要为技术产品和服务提供商、内容提供商、企业用户、实验室以及政府等。
  IETF与W3C两大标准组织对互联网的发展提供了巨大的贡献,但如果标准组织中的一个成员想要通过他的互联网专利技术获得更多的经济回报,将标准组织该如何平衡标准传播速度与专利权人的利益?这是每个国家、区域都面临的问题。现在,互联网标准组织的技术标准涉及了越来越多的公司专利,而这些拥有专利的公司时刻准备着提出专利侵权诉讼,维护自己的市场份额。
  2008年Sprint Communications Co.诉Big River Telephone Co.[4]专利侵权案件,就涉及的基于IP地址的互联网语音通话技术,该技术涉及IETF的Megaco、MGCP以及H.248技术标准,但该案中专利权人没有向标准组织披露任何专利信息。
  专利权人的披露义务来源于标准组织的知识产权政策,对该义务是标准组织为防止出现“专利挟持(patent hold up)”而施加于专利权人的一项义务。其中,专利挟持是指专利权人或者相关利害关系人在参与制定技术标准时,明知技术标准涉及其专利权,不主动声明专利权,而是在积极推动该专利技术进入标准以及标准发布之后,向技 术标准的实施者主张权利,一方面以停止侵权为由“挟持”整个技术标准的实施,另一方面向实施者索要高额的许可费。
  专利与技术标准的冲突源于两者代表不同的利益群体。专利权是代表权利人个人利益的私权,而技术标准是一项具有公益性的活动,代表了公共利益,专利挟持行为体现了私权在参与公众活动中与公共利益之间的矛盾与冲突,一方面,专利权人希望借助技术标准受众群体广、推广速度快的特点推动其专利技术的应用;另一方面,技术标准组织在制定技术标准的过程中,为了提高技术及产品的性能不得不“使用”一些新的、先进的专利技术。需要指出的是,这里的“使用”仅仅是标准组织将专利技术纳入标准的这一行为,与专利法中侵权行为中的“使用”是完全不同的概念。
  因此,为了在技术标准中平衡专利权人与公共利益之间的关系,标准组织采取了一系列的措施,披露政策作为其中之一,与之相配合的还有“必要专利政策”与“公平合理无歧视许可政策”。[5]本文以中国现有法律为基础,分析了披露义务的构成要件以及披露义务的内容、效力以及违反该义务之后相应的法律责任,对于涉及技术标准的披露义务的梳理与法律属性的探讨,将解决我国法律下国际互联网组织的规则的效力,有助于中国互联网技术的国际化发展。
  一、披露义务的来源与效力
  (一)技术标准组织的政策
  标准组织的披露政策通常涉及三个方面:披露的主体、披露的客体、披露的时间。但由于各个标准组织的性质不同,其相应的披露政策也有所不同。通常,法定标准通常来源于两类标准组织:国际标准组织和国家标准组织。
  第一类,国际标准组织。国际标准组织是由各个国家或者企业的代表团组成的世界联盟,国际标准化组织(International Organization for Standardization-ISO)、国际电工委员会(International Electrotechnical Commission-IEC)以及国际电信联盟(International Telecommunication Union-ITU)是世界三大标准化组织,该组织制定的标准通常被成员国共同认可,并被翻译成为各国的国家标准。在《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的共同专利政策实施指南》中有关专利披露政策表述如下:ITU的电信标准部、ITU的无线电标准部门以及ISO和IEC的主管部门不负责专利权或者其他权利的真实性以及权利范围,但鼓励披露完整的专利信息。并鼓励参加标准组织的任何法人或者自然人披露所知 悉的自己的或者他人的专利及专利申请的信息,但标准组织也不责任该信息的有效性。[6]
  第二类,国家标准组织。国家标准组织根据国情有所不同,有的国家作为社团组织进行管理,有的国家作为行政管理机构。中国国家标准化管理委员会(中华人民共和国国家标准化管理局)是国务院授权的履行行政管理职能,统一管理全国标准化工作的主管机构。[7]我国有关技术标准的部门法为《中华人民共和国标准化法》,由于立法时间较早,无论是条文本身还是其对应的《中华人民共和国标准化法实施条例》及《中华人民共和国标准化法条文解释夫妻本是同林鸟》中都没有涉及专利的相关规定。但近两年随着技术标准中专利问题的出现,2012年12月国家标准化委员会发布了《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》的征求意见稿。该征求意见稿中对于专利披露政策规定如下:“(1)参与国家标准制修订的组织或个人应对其所知悉的必要专利,及时向专业标准化技术委员会或归口单位进行披露,并提供专利信息及相应的证明材料。(2)鼓励没有参与标准制修订的组织或个人在该标准制修订过程中的任何阶段披露其所知悉的必要专利,并将有关专利信息书面通知相关专业标准化技术委员会或归口单位。(3)国务院标准化行政主管部门在对国家标准项目建议进行征求意见时,应对专业标准化技术委员会或归口单位提交的国家标准项目建议中涉及专利的情况予以公布。(4)参与标准制修订的组织或个人未按上述要求披露其所持有的必要专利,应承担相应的法律责任。”
  综上,不同的标准组织其披露政策存在一定的差异,主要原因在两点:第一,标准组织的角色和定位不同;第二,对技术标准发展的重点不同。国际标准组织因其标准成员多数为专利权人,以及标准更加注重技术的高质量性,因此其知识产权政策更加倾向于技术支持者,即专利权人。[8]国家标准组织通常政府机构进行管理,其知识产权政策更多地需要考虑国内产业的发展以及市场秩序的维护。实际上,技术标准组织的知识产权政策过于严格或者宽松都对技术标准有着负面影响。一方面,如果披露政策中设定较为严格的披露义务,将导致专利权人承担过重及繁琐复杂的披露义务,或者 因不愿透露商业信息,而拒绝愿意加入标准组织,从而导致技术标准发展受阻。另一方,如果披露政策中为专利权人设定了过于宽松的政策,则导致专利权人较为轻松的逃避披露义务,进而通过故意隐瞒专利的行为在技术标准实施后进行专利挟持。
  (二)法律义务
  关于技术标准中披露义务的来源,尚没有明确的定论,本文认为无论标准组织对制定的披露政策宽严与否,因技术标准本身具有的公共利益的基础,而使得专利权人在实施专利时应当受到一定的限制。换言之,专利权人因加入标准组织或者参与制定标准的这一具有一定“公益”性质的行为,而具有了一种法律上的义务——向公众披露专利信息。
  这里的披露义务类似于侵权责任法上的作为义务,但不完全相同。作为义务是侵权责任法上,行为人要积极实施某种行为,采取某种措施,保护他人的利益,防止他人遭受不合理的人身或者财产损害危险。[9]通常法律中不规定行为人对他人需要承担某种作为的义务,但是也有例外,在某些特殊的情况下行为人需要采取某种措施,防止他人的人身或者财产遭受损害,否则也要承担责任。
  技术标准中权利人通过参与制定技术标准的行为与实施者之间具有了特殊的关系,实施者根据国家或者行业规定中技术标准的要求,必须实施他人的专利才能达到技术标准的要求,因此,若专利权人在实施者使用技术标准之前,将专利写入标准并且没有表明其权利权,则必然导致实施者在完全不知情的情况下,为达到国家或者行业规定中的技术标准而实施的专利侵权行为,由此,将在侵权诉讼中面临因停止侵权、损害赔偿等侵权责任承担相关的巨大财产损失。因此,技术标准中的权利人的披露义务应当具有一定程度的法定性以敦促权利人积极地通过披露专利的方式,使实施者对该技术标准的实施成本可以预见,从而通过获得授权或其他方式避免侵权行为的发生。
  但需要特别指出的是,披露义务应当是一种特殊的作为义务,其特殊在于权利人违反披露义务的行为并不是一种侵权行为,本文认为应当成为侵权诉讼中实施者的抗辩事由,实施者无法因权利人违反披露义务而提起诉讼。换言之,制定技术标准的专利权人对其披露义务的违反并不带来直接的责任,但该行为将成为随后诉讼中被控侵权的实施者不承担责任事由。
  首先,权利人违反披露义务的行为本身并不带来损害。例如,有些企业积极地加入标准组织,虽然没有披露专利但其作出了“公平合理无歧视”或者“免费”的许可承诺,或者在技术标准实施后并没有主张专利侵权。这些专利权人虽然违反了披露义务,但其并没有给实施者以及标准组织带来任何的实际损失,因此对于这种情形应当属于权利人私权自治的范围,法律不应当规制。
  其次,专利权违反披露义务后提起专利侵权诉讼的行为,是对社会公共利益的损害应当予以规制,本文认为,“专利权人违反披露义务”可以成为侵权诉讼中免除责任的事,主要基于法律上的过失相抵的概念。我国《侵权责任法》第26条规定:“被侵权人对损害的发生有过错的,可以减轻侵权人的责任。”专利权人的过错在于“在制定技术标准时违反披露义务”,因此在侵权诉讼中,专利权人对于他人的侵权也存在过错,应当减免他人的责任,否则专利权人将以实施者停止侵权责任为威胁,索要高额的许可费,并导致整个技术标准无法实施,将给实施者及技术标准本身带来较大的危害。这里,对于专利权人违反披露义务的如何适用专利侵权诉讼中免责事由将在本文的最后一部分进行详细的论述。
  二、披露义务的特点
  尽管目前在中国,该披露义务尚未具有明确的法律地位,但从现有的内外案例考察,“披露义务”未来将成为中国法律下具有明确内涵及外延的法律概念,本节试图从该义务的主体、客体、履行方式及效力的角度对该义务进行初步的探讨,析清该义务的法律基础。
  (一)主体
  披露义务的主体即实施披露行为的应当是个人还是法人,这里,不同的主体意味着披露范围的不同。以专家或者个人身份参会的自然人,应当以个人知悉的范围为限进行专利披露,而以企业代表身份参会的代表人应当以公司知悉的范围为限进行专利披露。在著名的Dell案中,Dell在加入“ VESA (Video Electronics Standards Association)^技术标准时未披露其与专利有关的481号专利[10],由此FTC认为Dell违反了联邦贸易法(Federal Trade Commission Act),禁止Dell向任何第三方自然人或者企业主张专利权。随后,有些学者认为FTC不应当给Dell公司开会的代表以知悉全公司专利数据库的责任。[11]这里需要进一步的分析披露义务的范围和履行方式。
  首先,毋庸置疑参加标准制定的都是自然人,但代表公司的自然人的披露范围当然应当以其代表的公司所知悉的专利信息为基础。公司的代表人可以就公司所拥有的专利进行许可声明,也就意味着代表人行使的是公司的对专利权相关信息的权利。由此,也就不存在对于“知悉”是否需要解释为个人知识范围还是公司数据库范围,因为从公司的角度看,申请并获得专利权是一个积极主动的作为行为,只要公司进行了申请专利的行为,其对该专利申请的信息就应当是知悉的。因此,公司代表人的披露义务的范围应当以公司所知悉的专利权为基础。
  其次,就Dell案中反对者的观点也并非全无道理,但其核心是披露义务履行方式的问题。若披露义务的履行以公布该公司所掌握的所有相关的专利信息为唯一标准,则对于拥有上千项并不断更新的公司来说,每次标准的制定就要在全公司的专利申请机的授权信息中进行检索,确实是一项负担不小的工作,而该检索工作带来的成本将都转加到技术标准的实施成本中,不利于技术标准的发展。因此需要一些其他较为灵活的方式让专利权人方便快捷的履行披露义务,这将在随后的履行方式中进一步的论述。
  (二)客体
  披露义务的客体即专利信息。但专利的信息根据是否获得授权;申请或授权国家;专利是否曾经进行过转让等,到底哪些专利是属于披露义务的范围是需要探讨的。而判断的标准应当从设立披露义务的初衷,即“防止专利挟持”的角度进行考量。
  首先,无论是专利还是专利申请,应当以标准正式发布的时间为准,在该时间之前申请的专利即便尚未公开,也应当向标准组织进行披露,但应当仅限于专利申请号与名称,可以不公开该专利申请的技术内容。是否需要披露全球范围的专利需要根据技术标准实施的范围确定。若该技术标准仅对一个国家或者地区有效,则制定该标准的专利权人应当披露其仅在该国家或者该地区的专利,而不需要披露全球的专利;若该技术的标准的效力涉及多个国家或者地区的市场,则制定标准的专利权人应当披露其在所涉及的所有国家或地区的专利。
  其次,除了专利申请及授权信息外,是否还需要披露其他专利相关的信息。例如,美国学者曾提出,鉴于“公平合理无歧视”许可条款的模糊性带来的一系列的纠纷,建

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