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【期刊名称】 《知识产权》
浅谈《专利法》第3次修改后有关在中国完成的发明创造权利的归属和管理的规定
【作者】 汪惠民 宋焰琴【作者单位】 中科专利商标代理有限责任公司
【分类】 专利法
【中文关键词】 《专利法》中国完成;发明创造;权利归属
【期刊年份】 2009年【期号】 4
【页码】 15
【摘要】

中国《专利法》的第3次修改备受业界关注。修改后的《专利法》第一章总则部分中的在中国完成的发明创造权利的归属和管理有较大的修改。涉及修改的法条包括原第10条、第19条及第20条。在分析《专利法》涉及上述内容的条款的基础上,探讨以下内容:现行法的有关规定;修改后的《专利法》的有关规定及与现行法的相关规定的比较;对修改后的《专利法》有关权利管理的规定应注意的问题等。

【全文】法宝引证码CLI.A.1136258    
  备受各国专利界关注的第3次修改后的中国《专利法》(以下称新法)将于2009年10月1日起施行。新法与现行专利法(以下称现行法)相比,对《专利法》第一章总则部分中涉及在中国完成的发明创造权利的归属和管理作了较大的修改。涉及修改的法条包括原第10条、第19条及第20条。本文仅就专利法涉及上述的规定提出笔者的私见,当然其中一定存在很多值得商榷和不妥之处,还望业界同仁给予指教。
  一、现行法的有关规定
  为了更清楚地说明新法对涉及在中国完成的发明创造权利的归属和管理的修改,下面简单介绍现行法及其实施细则涉及上述问题的有关规定。
  (一)在中国完成的发明创造权利的归属
  本文中所称“发明创造权利”,包括申请专利的权利、专利申请权和专利权。
  按现行法第6条、第8条的规定,在中国完成的发明创造权利的归属为:
  (1)职务发明创造的权利属于单位(第6条第1款);
  (2)非职务发明创造的权利属于发明人或设计人(第6条第2款);
  (3)属于职务发明创造,但是单位与发明人或设计人订有合同的,其发明创造的权利从其合同约定属于单位或者发明人或设计人(第6条第3款);
  (4)两个以上单位或个人合作完成的发明创造或者一个单位或者个人接受他人委托所完成的发明创造的权利:
  a.无协议时属于完成或者共同完成的单位或者个人(第8条);
  b.有协议时从其协议约定,可以属于完成人或者委托人(第8条)。
  即,按中国《专利法》,在中国完成的发明创造(包括职务发明创造、非职务发明创造、合作完成的发明创造和接受委托所完成的发明创造)的权利归属,按下列顺序确定:
  合同(或协议)优先,即如有合同则从其约定;
  无合同(或协议)时,依据法律相关规定处理。
  (二)在中国完成的发明创造权利的管理
  《专利法中》与对发明创造权利的管理有关的规定,涉及保密审查、权利的转让、向外国申请专利以及专利代理机构(专利事务所)几个方面。
  1.保密审查
  所谓保密审查,是指涉及国家安全或者重大利益需要保密的发明创造申请专利时,应当接受保密审查(现行法第4条)。一般而言,所谓涉及国家安全或者重大利益的发明创造主要是指对国防有重大价值和影响或会影响国家经济的发明创造。
  按现行《实施细则》第8条,发明专利涉及国防方面需要保密的,由国防专利机构受理和审查。而国务院专利行政部门(也称专利局)受理发明专利申请后,需要进行保密审查的申请转送国务院有关主管部门审查。
  对于经保密审查认定为需要保密的专利申请,相关部门将执行针对保密专利申请的特殊审批程序。
  2.权利的转让
  按现行法第10条的规定:
  a.专利申请权和专利权可以转让;
  b.中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的,必须经国务院有关主管部门批准;
  c.转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。
  即,现行法第10条首先明确规定,专利申请权和专利权可以转让(第1款)。转让需办理的手续(第3款)是:
  首先,当事人订立书面合同;
  其次,向专利局登记。你怀了我的猴子
  这里应该注意的是,中国单位或者个人向外国人转让权利时,除经上述手续外,还必须经国务院有关主管部门批准(第2款)。
  对于外国当事人,最关心的当然是转让权利时,怎样办理批准手续。为此,现行《实施细则》第14条规定,所称国务院主管部门是指“国务院对外经济贸易主管部门(商务部)和国务院科学技术行政部门(科技部)”。而批准是指审核该权利转让是否符合“中华人民共和国技术进出口管理条例”的有关规定。涉及上述权利转让的主要规定(见该条例第三章技术出口管理部分)包括:
  ①属于禁止出口的技术,不得出口;
  ②属于限制出口的技术,实行许可证管理,未经许可不得出口;
  ③属于自由出口的技术,实行合同登记管理,并且在合同依法成立时生效,不以登记为合同生效的条件。
  进一步讲,从商务部的批准实践来看,绝大多数权利转让都属于自由出口的技术。对属于自由出口的技术,办理登记手续的相关规定包括:
  办理登记手续需提交的文件(条例第40条):
  ①技术出口合同登记申请书;
  ②技术出口合同副本;
  ③签约双方法律地位的证明文件。
  办理登记手续需要的时间(条例第41条):
  ①主管部门收到上述规定的文件之日起3个工作日内;
  ②对技术出口合同进行登记,颁发技术出口合同登记证。
  3.向外国申请专利
  按现行法第20条第1款规定“中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当先向国务院专利行政部门申请专利,委托其指定的专利代理机构办理,并遵守本法第4条的规定。”
  即,中国单位或者个人(主体)将其在国内完成的发明创造(客体)向外国申请专利的,应当:
  ①先向中国专利局申请专利;
  ②委托指定的专利代理机构办理。
  需要注意的是,本条规定所针对的主体是中国单位或者个人,显然非中国单位或者个人不在其列。另外,本条规定所针对的客体是在国内完成的发明创造,而不包括在国外完成的发明创造。
  4.涉外专利代理机构
  在现行法第20条第1款中所谓“指定的专利代理机构”,通常又称涉外专利代理机构,是指经国务院专利行政部门指定的、可以从事与外国申请人在中国申请专利和中国申请人向国外申请专利有关的专利事务以及其他专利事务的代理机构。与涉外专利代理机构相对应,只从事国内专利事务代理的机构,又称国内专利代理机构。
  在中国将专利事务所分为涉外和国内两种,是由中国特定的国情所决定的。在建立专利制度初期,为了便于处理从外国来的专利申请案件,选择部分具有相当外语能力和对外国专利制度比较了解的专利代理机构从事涉外专利代理业务。涉外专利代理机构在施行专利制度初期1985年的三家,到2006年已经发展到170家。
  (三)现行法关于在中国完成的发明创造权利的归属和管理的规定中存在的问题
  1.申请人可能利用现行法第8条合法规避第10条和第20条的规定
  通常,一项发明创造完成之后,可以申请专利,即具有申请专利的权利;该申请提出并取得申请日和申请号后形成专利申请权;该专利申请被授予专利权后,即具有专利权。因此,申请专利的权利并非等价于专利申请权。现行法第10条所规定的专利申请权并不涉及申请专利的权利。这样,合作完成的发明创造或者接受委托所完成的发明创造,按现行法第8条的规定,如双方当事人在签订合同时,约定完成后的发明创造的申请专利的权利属于外国当事人,则外国当事人可以自行决定是否将该发明创造申请专利,即可能产生规避现行法第10和第20条规定的问题。
  上述规避现行法第10条和第20条的现象,在实践中可能出现的下述几种情况:
  a.在签订合作协议或者委托合同时,完成后技术项目的权利的归属往往依据项目投资的情况来决定。对于主要由外国当事人投资的技术合作或委托项目,发明创造完成后往往归属于外国投资方,并由投资方决定怎样开发利用该发明创造。
  b.对于较难开发的技术项目,其投资大,研究周期长,并且可能整个开发项目并不完全在中国进行。例如,一种新药物的开发,能够在实验室完成的前期技术研究过程在中国进行,而当得到实验室成果后,该前期成果还得在外国进行后期的动物实验、临床实验和工业放大实验后,最终才能成为发明创造,并着手办理申请专利等事宜。对这类技术开发,即使最终申请专利的技术方案中包括前期成果,也很难把前期成果作为发明创造而先在中国提出专利申请。因此客观地讲,这类在中国完成的部分发明本身很难履行现行法第20条的规定。
  c.实践中也存在一些外国企业出于对其利益的考虑,在未进行或者未完成发明创造之前,就根据现行法第8条的规定,以合作或者委托的名义,通过合同约定国内单位或子公司完成的发明创造申请专利的权利属于外国当事人或者母公司,发明创造完成后直接以母公司名义首先在外国申请专利,从而规避现行法第20条有关首先在中国申请专利的规定。
  d.在实践中还存在少数中国单位(包括外国企业在中国设立的独资或合资企业)或者个人在中国完成发明创造之后,出于单位和个人的利益考虑,有意不执行现行法第4条和第20条的规定,不经国务院主管部门批准,直接自行先向外国申请专利。
  2.申请人还有可能规避现行法第4条和第20条的规定
  按现行法的规定,有些发明创造可能不受中国专利法的保护而无法在中国申请专利,但却能在外国申请专利。或者有些发明创造不适于在中国实施,从经济效益考虑,也没有必要在中国申请专利。
  对于实践中出现的上述现象,不管这些现象是自觉地还是不自觉地、是合理地还是不合理地产生,按现行法的规定,很难有效防止。在实践中,上述现象呈有增无减的趋势。
  二、新法有关规定及与现行法相关规定的比较
  为了解决现行法存在的上述问题,新法对涉及在中国完成的发明创造权利的归属和管理的规定作了修改。
  (一)在中国完成的发明创造权利的归属
  新法对涉及在中国完成的发明创造权利归属的规定(第6条和第8条)没作任何修改,因此,涉及发明创造的归属权,仍然与现行法相同。
  (二)在中国完成的发明创造权利的管理
  1.保密审查(第4条、第20条)
  虽然新法对涉及保密审查的规定(第4条)没作任何修改,但是依据与涉及保密审查的新法实施条例修订草案(送审稿)第8条、第9条和第10条的规定,保密审查的职能将由“国务院有关主管部门”转移到“国务院专利行政部门”。对于保密审查主体的变化,下文在向外国申请专利部分中将给予详细的说明。
  2.权利的转让
  新法第10条涉及专利申请权和专利权的转让,该条规定与现行法第10条相比,其中第1、3款的规定相同,修改部分仅涉及原第2款的内容。新法第10条第2款为:“中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。”
  具体而言,新法第10条第2款对现行法的修改包括:
  a.将现行法的“外国人”明确为包括“外国人、外国企业或者外国其他组织”。
  现行法中所谓“外国人”是上位概念的外国人,其应该包括外国个人(自然人)、外国企业(法人)或者外国其他组织(具有法人地位)。因此,新法上述修改,只是明确现行法所称“外国人”的具体内涵,两者并无实质区别。
  b.将现行法“必须经国务院有关主管部门批准”修改为“应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续”。
  现行法第10条第2款所称“国务院有关主管部门”,按实施细则第14条的规定是指国务院对外经济贸易主管部门(商务部)和同国务院科学技术行政部门(科技部)。即,新法与现行法就此问题的规定也无实质改动。
  另外,新法第10条第1款和第3款的规定没有修改,因此具体的权利转让登记手续应该与现行法的规定相同。
  3.权利的共有
  新法新增涉及共有权利的第1条规定:
  专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。
  除前款规定的情形外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。
  现行法及其实施条例对权利的共有所涉及的法律问题都没有规定,实践中只能参照中国《民法通则》规定财产所有权共有的一般原则。为解决实践中对共有人之间的权利和义务关系界定不清而产生争议的问题,新法对权利的共有加以规定(第15条第1款),并且还把专利局“专利实施许可备案管理办法”中涉及行使共有的权利的相关条款作为新法第1条第2款提出。
  这里应该注意的是,该条第1款对实施许可的规定,其中在共有人无约定时:
  ①共有人可以单独实施或者以普通许

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