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【期刊名称】 《比较法研究》
美国专利再审查制度评析
【英文标题】 Review on U. S. Patents Reexamination Procedure
【作者】 张鹏
【作者单位】 复旦大学与德国马克思普朗克知识产权研究所{联合培养博士生}
【分类】 专利法
【中文关键词】 再审查;无效宣告制度;授权后复审制度;事后过滤;量的控制
【英文关键词】 reexamination;invalidation of patent right;post grant review;ex poste filter;qualitative control
【期刊年份】 2014年【期号】 6
【页码】 170
【摘要】

我国现行专利法在专利权无效判断问题上采取的是专利行政机关享有宣告专利权无效的权限,法院在侵权诉讼中不应就专利权的效力问题进行判断的做法。由于认识到这种绝对行政单轨制的种种问题,具有代表性的改革意见均体现出了崇尚美国专利权无效判断的司法主导制度的倾向。但是,自20世纪80年代起美国通过历次专利法修改,逐渐改变了原有司法主导的单轨制,加强了行政机关在专利权无效判断的权重。显然这一变化与我国学界对于美国专利权无效判断制度的理解大相径庭。特别是2011年美国专利法的修改又进一步确认了加强行政机关专利权无效判断再审查的趋势,值得深省。有必要从制度论上探寻上述发展趋势的来龙去脉,进而对建立与我国专利权有效性判断规范功能相适应的制度有所禆益。

【英文摘要】

According to current Patent law in China, the patent office is granted absolute executive authority to declare the invalidity of the patent,while the court does not issue judgment regarding the invalidity of the patent in patent related litigations. Recognizing the fact that there are many problems with this absolute administrative track system,there is a tendency of advocating U. S. Patent invalidation procedure which is conducted by the courts. But since the 1980s,after the amendment of U. S. Patent Law,the United States gradually changed the original judicial centered system and strengthened the executive branch’s authority to reexamine the patent validity. Obviously,this change in U. S. patent is very different from our understanding. Especially the amendment of U. S. Patent law in 2011 further affirmed the trend that strengthens the executive authority’s patents invalidation judgment function. It is necessary to explore the ins and outs of the above trends,and hopefully the study of this trend will help to build our patent invalidity judgment system in China.

【全文】法宝引证码CLI.A.1199146    
  一、问题的提起
  从比较法的角度看,主张专利权无效的制度设计存在两种模式。一是向专利行政机关提起无效宣告请求,当行政机关作出专利无效决定后专利权绝对地、溯及地、对世地丧失其效力。在这种情况下,专利权效力的首次判定权限由专利行政机关行使,而法院对于专利行政机关的司法审查仅限于法律问题,对于技术性事项应尊重专利行政机关的判断。二是在专利权侵权诉讼或专利权无效确认诉讼等通常的民事诉讼程序中,作为对抗专利权人权利行使的手段,由被控侵权人向法院提出专利权无效抗辩的模式。在此种情况下,由法院进行专利权有效性的判断,并在专利行政机关作出授予专利权的行政裁决后排除其对于专利权有效性的判断权限。传统上认为日本属于前一种模式的代表,而美国属于后一种模式的代表。
  但是不论是由专利行政机关主导还是由法院主导的专利权无效判断的绝对单轨制模式已经逐渐为日美两国家所抛弃。日本在坚持专利行政机关主导的同时,在2004年专利法修改时,新增了第104条之3的规定,即在专利侵权诉讼中,该专利权按照专利权无效审判程序应当被认定为无效的,专利权人不能向相对方行使专利权。该修改源自2000年日本最高法院在“半导体专利案”[1]中所作出的判决。而美国自1980年以后,通过专利法的修改为专利行政机关对于专利权效力判断的再审查制度开辟了道路,并逐渐提高了美国专利商标局在专利权无效判断中的重要性。特别是美国专利法2011年修改后,[2]新导入了专利授权后复审(post grant review)以及新修改了当事人双方复审(inter partiesreview)等程序,进一步加强了专利行政机关在专利权效力判断上的权限。
  我国专利法在专利权效力的事后无效判断问题上奉行绝对单轨制模式。一方面,在与司法机关间的协调上,禁止法院在专利侵权诉讼中不经专利权无效宣告程序而直接对世或对人性质地否定专利权效力,从而尊重行政机关在专利权效力的事后判断上相对于司法的权威;[3]另一方面,在行政程序内部设计方面,仅提供了“无效宣告程序”一种事后过滤模式。我国的这一绝对排他性构造从比较法角度上看,除了现行德国专利法严格践行之外,很难在其他国家觅得踪影。[4]特别是在各国日益重视区分专利权效力审查事前过滤与事后过滤之功能分割,并逐渐强调专利权事后过滤功能的今天,不能不说我国专利无效宣告绝对单轨制的特点是逆潮流而动之举。
  而学界及实务界也在认识到这种绝对单轨制的种种问题后(包括程序过于复杂冗长,有效性争议的诉讼定性不科学,难以避免循环诉讼,导致关联诉讼久拖不决等[5]),对改革现行专利权无效判断制度的呼声不断。[6]其中较为极端的观点认为应该废除知识产权无效先经过行政复审、再经过两审行政诉讼程序的现行体制,重新设计出由法院直接审理知识产权无效案件的制度架构。[7]亦有观点认为由于宪政体制、司法体制等多方面的原因,在暂时尚不具备采纳美国赋予法院最终确认专利权效力做法条件的情况下,作为一个过渡性的措施,在专利权确权机制方面,我国专利法有必要吸纳日本当然无效抗辩制度。[8]种种具有代表性的改革意见均体现出了崇尚美国专利权无效判断的司法主导制度的倾向,并作为折中之选也认可了日本当然无效抗辩制度的借鉴可能性。
  但是自20世纪80年代起,通过历次专利法修改,美国逐渐改变了原有司法判断单轨制,加强行政机关对专利权无效判断的权重。显然这一变化与我国学界对于美国专利权无效判断制度的理解大相径庭。特别是2011年美国专利法的修改又进一步确认了加强行政机关在专利权无效判断上的权重,值得深省。而日本司法界与学界也出现了反思专利权当然无效抗辩制度的呼声。[9]这更促使我们有必要从制度论上探寻上述发展趋势的来龙去脉,进而为建立与我国专利权有效性判断规范功能相适应的制度设计有所裨益。
  本文将在第二部分详细介绍美国在历次专利法修改中逐渐增强专利行政机关在专利权无效再审查制度判断权限的实践;并在接下来的第三部分,通过对美国学说的梳理,从理论上探寻其合理性;最后结合我国现行制度的渊源及发展,提出建立与专利权效力判断制度规范功能相适应的观点。
  二、美国法上专利权无效判断制度概观
  (一)1977年以前的制度及1977年修改后的再发行制度
  1977年再发行(reissue)制度修改之前,美国法上专利权有效性判断的权限集中在法院。法院通过两种情况对专利权的效力进行判断。一是专利侵权诉讼中被告提出的专利无效抗辩。该情况下由于推定专利权有效,所以被告负有证明专利权无效的证明责任。[10]二是提起专利权无效的确认宣告判决诉讼(declaratory judgment action)。对于专利权无效具备诉之利益的人,诸如受到专利权人的侵权警告的人可以提起该确认宣告判决诉讼。[11]该情况下证明责任由原告负担。上述两种情况均属于民事诉讼,诉讼的效力仅及于当事人及其继承人之间。即使法院作出了专利权无效的判断,行政机关的专利授权行政决定也不自动撤销,专利权人仍可以依其专利权向其他主体提起侵权诉讼。感觉黑人都特别团结
  此外,在美国关税法上,对于侵害美国专利的产品或者依美国方法专利生产制造的产品的进口,或以在美国国内贩卖为目的的进口等情况下,联邦贸易委员会(ITC)可以依申请或依职权对上述违法产品发布进口禁令。[12]在此过程中联邦贸易委员会也可以对专利权的效力进行判断。
  1977年美国专利法修改了原有的再发行制度,[13]首次赋予了专利行政机构在专利授权后,一定程度上判断专利权有效性的权限。具体来说,再发行制度是指在存在无效事由时专利权人可以主动订正权利要求,并请求专利行政机构重新发行权利授权。与修改前的再发行制度不同,并不要求专利权人满足美国专利法第251条规定的适用再发行制度的要件,即专利申请人没有欺骗意图,因为失误而导致说明书和附图存在瑕疵,或者因为专利权人在专利中提出的权利要求多于或者少于其有权提出的权利要求而使得专利存在瑕疵,导致专利权的部分或者整体上存在无效理由(inoperative orinvalid),也可以提出该申请。
  该修改的目的是为了防止由于法院频繁依据专利行政机关未审查的在先技术而宣布专利无效的现状,通过在授权后给予专利权人主动通过专利行政机关的再次审查避免专利无效的现象发生,从而减轻法院在无效判断上的负担。但是由于该修改超出了专利法第251条规定的要求,遭到了广泛的批评,并于1982年7月1日被删除。
  (二)1980年导入的再审查制度
  1980年美国专利法修改时导人了再审查制度,[14]其主要目的在于通过专利行政机关对于问题专利的过滤,提高专利权的有效性从而强化投资者的信赖,另一方面由于原有制度对于专利权无效判断权限集中在法院,造成诉累严重,费用高昂,也寄希望于通过新导人的再审查制度得以缓解。[15]最初导人的再审查制度仅指单方再审查程序(ex parte reexamination),在1999年又导人了当事人双方再审查程序(inter partes reexamination)。[16]
  其中在单方再审查程序中特别强调公益性目的。在制度设计中也着重体现了该目的。具体是指:包括专利权人在内的任何人都可以向美国专利商标局请求单方再审查程序的启动,美国专利商标局局长也可以依职权启动该程序;[17]再审查程序启动后,无法撤回或放弃该程序;尽管公开请求人的名称,但是希望匿名请求的人也可以通过专利代理人等请求启动程序,不要求请求者仅限于利害相关人;[18]就算是在侵权诉讼中当事人间达成了不对专利权有效性进行争议的和解协议,被控侵权人也可以再提起单方再审查程序而不视为违反和解协议。[19]
  专利行政机关将就单方再审查程序作出三种决定。其一是对于未满足专利授权条件的权利要求作出溯及性的撤销决定;其二是对于满足专利授权条件的权利要求的确认决定;其三是对于经过修改后的权利要求重新发行授权证明书。[20]专利权人对于单方再审查决定不服的,可以向审判及上诉部( patent trial and appeal board)请求复审;对复审不服的,可以向联邦巡回上诉法院提起诉讼。但是对于专利权人以外的请求人并不存在相应的不服救济程序。[21]利用该程序并不产生禁反言的效果,包括请求单方再审查的人在内的任何人可以以相同理由向法院提起对专利权效力的判断程序。[22]
  1999年专利法修改时又导人了当事人双方再审查制度。设计该制度的目的主要是为了给予第三人参与专利行政机关专利无效程序的机会,从而减轻地方法院的负担。[23]由于在单方再审查程序中,程序启动后请求人无法继续参与程序的进程,使得利用频率不高,[24]针对这一问题双方当事人再审查程序中着重增加了请求人参与行政程序的比重,即可以针对专利权人的答辩提出书面的说明与评论。[25]但是由于该制度在制定之初的一些问题导致其并没有达成当初的制度目的。例如对于请求人来说利用该程序将承担一定的禁反言的风险,即在双方当事人再审查程序中提出过的理由在之后的向法院主张专利权无效的诉讼程序中将被排除;[26]如果根据请求人提起的双方当事人再审查程序作出的终局决定肯定了权利要求的可专利性的,请求人及其利害关系人都不得将其民事诉讼或者双方当事人再审查程序中提出的或者可能提出的问题(issue)作为基础,而请求对该专利权利要求进行双方当事人再审查。[27]此外尽管在双方当事人再审查程序中增加了请求人的参与程度,但是由于并未采取一般民事诉讼中的对审原则,请求人的诉讼主体地位并不明确,亦存在有利于权利人的制度设计。[28]
  (三)新法下的补充审查制度及专利授权后复审制度的导入与当事人双方再审查制度的修改
  针对美国专利制度显现的种种问题,经过激烈的讨论,美国在2011年专利法修改中导入了补充审查制度(supplemental examination)和授权后复审制度(post grant review),同时将原有的当事人双方再审查制度(inter partes reexamination)修改为当事人双方复审制度(inter partes review),以期从制度上解决“问题专利”等困扰专利制度的顽疾。该部分的修改已于2012年9月16日起开始实施。
  补充审查制度是指赋予专利权人避免由于审查阶段未及核查的资料导致专利权无法行使的事态发生而主动请求补充审查的制度。专利权人在补充审查中提交了的资料,之后不得作为禁止权利行使的理由使用。[29]补充审查程序请求之日起3个月内,专利局长官应就该资料是否与专利授权要件实质相关给予证明书,[30]若与专利授权要件实质相关的,应命令进人再审查程序。[31]
  授权后复审制度是指在专利授权公告日后9个月内,任何人都可以向美国专利商标局请求专利无效的制度。[32]该制度作为2011年美国专利法修改的支柱之一,自2005年最初的修改案提出以来就广受关注。其中对于可以提出的无效理由列举在了修改后的第282条(b)(2)、(3)之中,其中包括第101条(保护对象)、第102条(新颖性)、第103条(非显而易见性)、第112条(记载要件,但不包括best mode要件)、第251条(再发行)。该无效范围回应了既有的再审查制度并不包含记载要件的违反,且仅以公开出版物作为在先技术的要求,扩大了无效事由的范围。此外与既有再审查制度不同,授权后复审制度不允许匿名提出。[33]请求人若启动授予后复审程序的,需提出证明权利要求有可能无效的证据,[34]证明标准是证据的优越性(preponderance of the evidence)程度。[35]在授权后复审程序中,专利权人仅享有一次请求删除权利要求,或修改权利要求的机会。[36]该程序亦允许当事人间达成和解。[37]由于导入了证据开示制度(discovery),[38]所以与既有专利行政机关内的行政程序相比更接近法院的诉讼程序。授权后复审程序由新设置的专利审判及上诉部(patent trial and appealboard)负责审理。[39]对其决定不服的,可以上诉至联邦巡回上诉法院。[40]
  而修改后的当事人双方复审制度是指在专利授权后的9个月后,或者在请求专利授权后复审时在该复审结束后,任何人都可以向美国专利商标局请求专利无效的制度。[41]其中无效理由仅限于专利法第102条(新颖性)和103条(非显而易见性)的判断,且仅能依据公开出版物中记载的在先技术。[42]相比于授权后复审程序来说,对于无效理由作出了限定。请求人若启动当事人双方复审程序,则须至少提出一项权利要求可能被无效的合理盖然性(reasonable likelihood)。[43]不允许匿名请求,[44]导人证据开示程序,[45]可以和解[46]等,均与授权后复审相同。双方当

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