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【期刊名称】 《科技与法律》
美国专利侵权诉讼中的马克曼听证研究
【作者】 张小林【作者单位】 北京大学
【分类】 专利法
【中文关键词】 马克曼听证;事实与法律问题;专利侵权诉讼;权利要求的界定
【期刊年份】 2008年【期号】 4
【页码】 70
【摘要】

美国专利侵权诉讼中的“马克曼听证”(Markman Hearing)制度是美国专利司法界针对专利权利要求解释难题的一种解决方案。本文通过对“马克曼听证”制度的起源及发展的分析,讨论了专利侵权诉讼中权利要求解释的“事实与法律问题的划分”,并就“马克曼听证”制度对我国的借鉴意义进行了论述

【全文】法宝引证码CLI.A.1151934    
  技术鉴定在我国专利侵权诉讼中的运用,尤其是在一些涉案专利技术专业性较强的案件中,法院对侵权判定是否“过分依赖”[1]司法鉴定机构和专家证人的结论一直备受关注。学界认为,法院指令司法鉴定机构提供“被控侵权物是否落入权利要求保护范围”的结论的处理方式,是将“确定作为民事权利的专利的保护范围”的法律问题的裁判权出让给技术专家,将带来一系列弊端[2]。美国专利侵权诉讼中的马克曼听证制度在对权利要求解释的“事实与法律问题”判断及其处理方面具有一定的借鉴意义。本文即以此展开。
  一、马克曼听证的源起与发展
  (一)马克曼听证制度产生的前提--美国民事诉讼中的陪审团制度
  马克曼听证制度始于Markman v. Westview In-strument[3]一案,是与美国民事诉讼中的陪审团制度直接相关的。该案中,美国联邦巡回法院采用了两步法来判断专利侵权:(1)法官通过庭前听证的方式组织双方进行权利要求界定(C l a i mConstruction ),确定权利要求的保护范围和含义;(2)事实问题裁判者将被控侵权物与前述通过司法方式解释的权利要求进行比较。显然,马克曼听证的制度安排是希冀实现“法律”与“事实”问题的划分。此外,在缩减程序降低专利侵权诉讼成本[4]等方面也被寄予厚望。
  在美国集中、连续的庭审模式下,进入庭审阶段后就不能再提交任何新的证据或提出新的主张,特别是由于陪审团审判的成本高昂且仅裁判事实问题,因此,美国的审前程序需实现三项功能:(1)剔除不适宜或不必要提交陪审团的问题。(2)剔除不适宜的信息。(3)做好开庭准备[5]。权利要求的解释被确定为需要由法官解决的“法律问题”后,通常应在审前程序完成[6]。马克曼听证还具有为当事人提供不同程序路径选项的功能,使得当事人可根据马克曼听证的结果选择申请即决判决而不必进入正式的庭审程序。
  (二)Markman v. Westview“冲击波”--案情回顾[7]
  Herbert Markman (“Markman”)的专利是通过使用计算机系统记录衣物库(Inventory)中进出的衣物数量来进行监测的方法。具体而言,就是通过计算机创建一个条形码标签,贴到“衣物库”中的衣物上,使用条形码阅读器在各个位置读取并识别带有条形码的衣物,检测“衣物库中的虚假添加和减少”,生成有关该“衣物库”的报告(Report[8]。 Westview Instruments (“Westview”)制造了一种用于干洗店的类似衣物库监测系统,通过计算机跟踪“收据”( Invoice ),以控制干洗店的运营。但是,该系统的计算机内存中仅保存少量有关衣物的信息,如衣物的对应收据号码、日期等,其中并不包括对衣物的描述[9]。与Markman专利不同,Westview系统仅为所有的衣物打印一个条形码,而不是每件衣物一个,也不跟踪“衣物库”的存量。Markman认为Westview的系统使用了他的专利方法,其专利权利要求中的术语“衣物库”( Inventory )涵盖了在系统中的不同位置跟踪衣物库存量总数的收据(Invoice),并试图利用专家证言来将其专利权利要求中包括“衣物库”在内的几个术语的解释扩张到这些词语的通常含义之外。Westview则主张其系统根本不可能执行Markman专利的权利要求所描述的功能[10]。
  一审地区法院指令陪审团“使用相关的专利信息,从本领域普通技术人员的角度”对专利进行解释,并要求陪审团在解释权利要求后对是否侵权进行裁决。陪审团审理后认为,Markman专利的两个权利要求被侵犯。随后,地区法院认为对权利要求的解释属于法律问题应由法庭决定,据此推翻了陪审团的判决并判定侵权不成立。二审联邦巡回法院认为,专利中术语的解释属法律问题,应当由地区法院来决定,并指出“对书面证据的界定,始终并将继续是法院的专属职能,这是一项基本原则”[11]。最高法院在上诉审中认为,专利保护范围的界定包括任何技术术语的解释是“法律问题”,专属法院管辖[12]。这样,最终将专利权利要求保护范围的界定完全排除在陪审团审查范围之外。
  (三)马克曼听证的影响及后续发展
  Markman案之后,超过80%的美国专利侵权案件中,法官均进行了某种形式的马克曼听证[13],其对美国专利侵权诉讼程序的影响很大。但是,十二年后,许多相关制度,如即决判决的决定、临时禁令的授予、法庭委托和当事人委托的专家证人的作用、马克曼听证后法官对陪审团的指令甚至马克曼听证的时间安排,仍欠明确。许多情形下,法院主要依靠诉讼当事人双方的建议来决定上述事项[14]。随着马克曼听证在专利侵权案件中的广泛应用,该制度的一些缺陷也逐渐暴露出来。我能说我还比较喜欢洗碗吗
  1.在“真空”中进行权利要求界定
  马克曼听证通常在诉讼早期举行,此时法庭对专利技术、专利本身、被控侵权物或现有技术并无深入了解。这意味着权利要求的界定某种程度上是在“真空”中进行的。马克曼听证中的法官和律师,通常并不具备本领域普通技术人员的能力和知识背景。就程序而言,原告也可能在进行证据发现之后添加所主张的权利要求的数目。因此,在侵权诉讼案件早期举行马克曼听证,通常很难保证权利要求的准确界定。
  2.听证决定的不确定性
  统计显示,马克曼听证所确定的权利要求界定在上诉审中被推翻的比例极高,有些法院超过50%的权利要求界定被上诉审推翻[15]。在Markman案中,联邦巡回法院判决的多数意见曾预计,法官对权利要求的界定能达到足够的稳定与准确,权利人的竞争对手将能够据之合理地判断专利的排他保护范围,而权利人则能够通过其专利权利要求所获得的司法性解释,运用其权利对抗所有潜在对手,无需再经历任何有关权利有效范围的争议[16]。显然,马克曼听证制度设计的这一核心目标并没有实现。笔者认为,其中最重要的原因在于美国联邦法院错误地将专利权的解释绝对性地定义为“法律问题”,并将其界定为法官的专属职能。
  3.大量使用专家证人
  在马克曼听证中,专家证人的证言属于“外部证据”。而应然状况下,权利要求的解释应使用可由公众获得的“内部证据”(说明书、权利要求、专利审查历史)。虽然法官被要求不应以专家证人的证言(或其他外部证据)为依据,作出与内部证据相反的解释[17],但是,在案件初期举行马克曼听证时,法官并不了解案件的相关事实,包括涉案专利技术等,在对权利要求进行解释的过程中,必然需要借助双方的当事人各自提供的专家证人,尽可能收集“外部证据”。当事人双方也必然会在权利要求解释的关键阶段倾力而为,充分利用有利于本方的专家证人。
  4.专利侵权诉讼案件的总体成本并未如预期般降低
  美国理论界和实务界曾有意见认为,马克曼听证的适用能够缩短、简化部分专利侵权诉讼的程序,从而降低专利侵权诉讼的总体成本[18]。实践证明,由于马克曼听证同样可能因涉及复杂的技术和法律问题而耗费大量时间,诉讼程序的拖延并未得到缓解,仅有少数案件在马克曼听证后进入即决判决等其他程序途径,诉讼成本并未降低[19]。以日前被称为“中美知识产权第一案”的Leviton Mfg Co. v. Zhejiang Dongzheng Elec. Co.,[20]为例,被告浙江东正公司(Zhejiang Dongzheng)从提起马克曼听证请求到获得马克曼指令,历时一年有余。
  5.导致无法进行证据发现,或者进行重复的证据发现
  在案件早期举行马克曼听证,双方就权利要求解释的争议,可能人为造成虚假的证据发现事项,或者由于与证据规则发生冲突,而导致无法进行证据发现[21]。
 

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