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【期刊名称】 《西南政法大学学报》
专有与公有之间:商品通用名称的司法认定研究
【英文标题】 Proprietary or Public: On the Judicial Cognizance for the Generic Name of Commodity
【作者】 杨晓玲【作者单位】 西南政法大学重庆市沙坪坝区人民法院
【分类】 司法【中文关键词】 商品通用名称;商业标识;司法认定
【英文关键词】 generic name of commodity; commercial mark; judicial cognizance
【文章编码】 1008-4355(2015)01-0096-09
【文献标识码】 A DOI: 10.3969/j.issn.1008-4355.2015.01.12
【期刊年份】 2015年【期号】 1
【页码】 96
【摘要】

近年来,在商标注册、商标侵权、不正当竞争等案件中,被告以正当使用商品通用名称作为抗辩的情形屡屡出现,涉案商标是否为商品通用名称成为案件裁判的焦点,但法院是否有权认定商品通用名称以及如何认定,仍缺乏统一认识。对情形相似但判决迥异的几组典型案例的分析,以及对通用名称司法认定中5个仍存在较大分歧的问题进行探讨后可以发现,商品通用名称的认定应遵循利益平衡原则,并在此原则指引下正确适用法定标准、约定俗成的两类标准,对相关商业标识究竟归属权利人专有还是社会公有作出公平合理的司法裁判。此外,建议参照驰名商标、知名商品特有名称之认定,明确赋予法院在民事案件中通用名称司法认定权,并完善其认定程序及标准。

【英文摘要】

In recent years, the defendants in the cases of trademark registration, trademark infringement, unfair competition etc.often argue that they use the generic name of commodity legally. Therefore, whether the trademarks involved in such cases are considered to be the generic name of commodity or not becomes the focus of the trial, but currently there's a lack of consistent understanding about the court's jurisdiction to identify the generic name of commodity and the way to identify. Through analysis of the different judgments in similar cases, the paper discusses five issues with different views in judicial cognizance for the generic name, and proposes the principle of interet balance in judicial cognizance for the generic name, applies correctly the legal standard and conventional standard in the guidance of the above - mentioned principle, so as to make a fair and reasonable judicial cognizance about the ownership of the relevant commercial marks: proprietary or public. In addition, it is recommended that the courts should be clearly given jurisdiction to identify the generic name of commodity in civil cases by reference to the judicial cognizance for the well-known trademarks and the proprietary name of famous commodity, moreover, its identification procedures and standards should be improved ac-cordingly.

【全文】法宝引证码CLI.A.1203161    
  一、问题的提出
  张裕公司于2002年4月获得“解百纳”商标注册,业内其他企业以“解百纳”是葡萄酒的通用名称为由联合反对,同年7月,国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)认定“解百纳”是红葡萄酒原料品种的名称,撤销该商标。张裕公司申请复审,2008年,商标评审委员会(以下简称商评委)裁定“解百纳”不属于行业共用的葡萄品种或产品通用名称,为张裕集团的商标,长城等企业反对并诉至法院。2009年,北京市第一中级人民法院撤销裁定,判决书认定:商评委应当在考虑当事人提交的新证据的基础上,重新作出裁定。随后,中粮公司等原告向北京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院终审维持原判。最终,经商评委调解,张裕集团与中粮酒业等6家公司就“解百纳”商标使用问题达成和解:张裕集团享有“解百纳”商标,中粮酒业等6家公司可无偿、无限期使用,其他葡萄酒生产经营企业不得再使用。
  “解百纳”知识产权案历经复审、一审、二审等多个程序,时间跨度长达10年之久,这场商标大战最终以和解方式拉下大幕。此案最为关键的问题,就在于对商品通用名称的认定存在分歧。长期以来,由于我国法院对涉及通用名称的案件缺乏明确、统一和缜密的裁判规则,在商标注册、商标侵权、不正当竞争等商标案件中,商品通用名称与商标、商品特定名称、地理标志等商业标识的重叠与冲突屡屡出现。“优盘”、“天津狗不理”等知名标识都曾卷入通用名称之争,此类商业标识通常具有较高知名度和经济价值,无论商标通用化为通用名称,还是通用名称因为获得“第二含义”而显著化为商标,都可能对相对人产生重大的影响甚至致命的打击。
  从商品通用名称的司法现状考察,纠纷的实质在于,涉案标识究竟是商品通用名称从而为公有领域,抑或涉案标识是商标、商品特有名称为而专有领域。从概念出发对商品通用名称和相关商业标识进行分析,有利于从源头上厘清通用名称与相关商业标识之关系。商业标识类知识产权保护的是标识的区别性,以禁止模仿和维护公平竞争为核心和立足点,既为了保护商业标识所承载的商誉,又为了防止公众受误导{1}。商标、知名商品特有名称、地理标识等商业标识属于相关权利人的专有领域,他人不能随意使用。二者看似界限清晰、泾渭分明,但由于商业标识类知识产权与科技成果类知识产权相比,受保护的范围相对较宽,外围边界的模糊性较强,权利范围和保护标准具有弹性和张力{1}9,这就决定了相关商业标识权的享有和行使与商品通用名称有时难以清晰划分和准确界定。在实践中,商品通用名称与商标等相关标识的边界时常交叉、重合、混同,导致私权利和公利益之间的冲突、失衡,容易引发司法裁判中的混乱。
  与“驰名商标”和“特有名称”的司法认定不同,法院仅在商标授权确权行政案件中有权对涉案通用名称进行认定[1],但在更为普遍的商标民事侵权案件中,却没有得到认定通用名称的明确授权{2}。在民事案件中,法院是否有权认定通用名称?以什么标准认定通用名称?怎样认定通用名称?对以上问题,法律、司法解释均没有明确规定,而法院裁判更没有统一答案。商品通用名称判定方面的各行其是,既损害了法律的确定性和可预测性,又无法让相对人信服,从而导致诉累不休。如何遵循商标立法之意旨,确立商品通用名称的认定标准,公平解决涉商品通用名称与相关商业标识的纠纷,遂成为司法实践中亟须解决的难题。
  二、案例聚焦:商品通用名称司法认定的主要分歧
  司法认定中的迷乱可以追溯到通用名称界定的分歧。事实上,目前我国法律法规以及司法解释都没有对通用名称进行界定,执法、司法、研究领域亦未形成统一意见。国家工商行政管理总局1989年在《关于整顿酒类商标工作中几个问题的通知》中给出了如下定义:“商品通用名称是指为国家或某一行业所共用的,反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。”国家商标局和商评委制定的《商标审查及审理标准》对商品通用名称作如下界定:“商标法中的通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的商品的名称,包括全称、简称、缩写、俗称。”其内涵不限于规范化称谓,不仅包括全称,还包括简称、缩写和俗称。[2]司法解释尚没有对通用名称予以界定,在相关判例中,法官对通用名称解释不一,如有观点认为,“通用名称是指在相关领域内普遍使用的商品名称”。[3]从对通用名称的不同定义得知,对通用名称认定的标准、地域范围、规范性、相关公众的范围等仍存在较大分歧,在司法实践中,案件情形相似,但不同法院的裁判结果却截然不同。笔者选取了几组情节相似但裁判结果相异的案例为样本,逐一分析当前司法实践中商品通用名称认定的主要分歧。
  (一)商品通用名称司法认定是否以国家标准为首要依据
  1.以国家标准为认定依据——“香大米”案[4]
  原告拥有“东北香”文字注册商标,被告在其生产的大米包装袋上使用“东北香大米”名称。法院认为,原告拥有“东北香”商标,其中“东北”是地区通用简称,“香”是通用性的描述性词汇。原告不能过度垄断商标中通用公共词汇部分的专用权,无权阻止他人正常使用该词汇。根据《中华人民共和国农业行业标准——香稻米》对“香稻米”的规定,被告使用“香大米”作为商品名称是客观、如实地表明产品内容,属于对通用名称的合理使用,不构成侵权。
  2.以识别性为认定依据——“灭害灵”案
  1995年广东陆丰全美公司生产的蚊香以“灭害灵”为商标向国家商标局申请注册,国家商标局以“灭害灵”三字直接表示了本商品的用途为由,驳回了全美公司的申请。广东中山凯达公司在第5类商品农药等类别注册取得“灭害灵”商标,全美公司在其“黑威龙”蚊香上使用了“灭害灵”的名称。在“香大米”案中,法院以国家农业行业标准中的“香稻米”种类名称为唯一依据,认定涉案名称为通用名称,被告行为属于对通用名称的合理使用;在“灭害灵”案中,二审法院则认为,虽然在中国化工行业标准中,“灭害灵”为农药产品的一种通用名称,但凯达公司对该种字体的“灭害灵”标志长期使用并获得了知名度,已成为具有识别性的标志。在前述两个案例中,前者直接以国家标准作为依据,认定涉案名称为通用名称,后者则排除国家标准的适用,转而以识别性作为认定通用名称的标准。由于裁判标准不一致,导致判决结果截然相反,甚至相互矛盾。实际上,国家标准系法定标准,与识别性标准及约定俗成的标准并非相互对立的关系,而各有其适用前提。
  (二)商品通用名称认定中如何界定相关公众
  1.相关公众为消费者——“颈复康”案
  原告在1985年自主研发生产“颈复康冲剂”,后改进为“颈复康颗粒”,被评为“国家中医药优质产品”等。被告生产颈复康牌香山寺帖,原告认为被告仿冒原告知名商品特有名称,构成不正当竞争,被告则以“颈复康颗粒”为通用名称进行抗辩。法院认为,某种商品的名称是否具有特效,不在于是否有某些行政性的规定对其予以规范,而在于消费者能否在市场中将其与特定的生产厂家相联系。虽然《中国药典》已将“颈复康颗粒”列为药品通用名称,但市场上生产该药品的只有承德颈复康集团一家,这是本案的一个基本事实,故“颈复康颗粒”不属于通用名称。
  2.同行业经营者及消费者——“优盘”案开弓没有回头箭
  深圳朗科公司于2001年注册“优盘”商标,使用于移动存储产品。2002年10月,华旗公司以争议商标属于通用名称为由向商评委提出撤销申请。2004年10月,商评委作出撤销“优盘”商标的裁定,朗科公司随后向北京市第一中级人民法院对商评委提起行政诉讼,2006年2月,法院判决由商评委就“优盘”案进行重新审理。直到2010年3月15日,商评委作出裁决,继续认定“优盘”商标为商品通用名称,予以撤销注册。
  在“颈复康”案中,法院将市场中消费者能否将商品名称与生产厂家相联系作为判断基础。在“优盘”案中,商评委在认定优盘是否退化时,其考虑因素之一为“同行业经营者及消费者对该文字的认知与使用情况”。根据我国《商标法》的规定,“相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者”。但相关公众的范围并没有明确的规定,虽然目前法院在实践中已倾向于将相关公众的认知作为判断通用名称的最重要标准,但何为相关公众的认知,是否包括消费者、同行业经营者以及社会公众等主体,则存在分歧。相关公众认知的证据形式及证明力存在着困惑。笔者赞同日本学者玉井克哉的看法,在该商品或者服务的交易者将该商标作为通用名称使用的过程中,必须达到业界已经将该商标作为通用名称来认知的条件,一般的消费者即使将某种特定名称作为该商品或者服务的一般名称来认知,也不能认为是通用名称,关键是特定业界的意识问题,也就是说,行业交易者是判断商标通用名称化的主体。
  (三)商品通用名称与特有名称之甄别
  “颈复康”案还涉及知名商品特有名称与通用名称的甄别问题。商品名称包括通用名称和特有名称。通用名称属公有领域,不受保护,但商品的特有名称是特定的生产者、经营者或者服务项目提供者为自己生产经营的商品或提供的服务自行命名、特定选用的名称,它是个体商品或服务特有的称谓,不具有普遍性{3}。特有名称受反不正当竞争法的保护。国家工商行政管理总局《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》3条规定:“知名商品特有的名称,是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。”根据《反不正当竞争法》5条的规定,擅自使用知名商品特有的名称,或者使用与知名商品近似的名称,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品的,属于不正当竞争行为。
  由于特有名称产生于使用,通常带有商品类型、特点等属性色彩,很多相关公众在提到某特有名称时,容易被误认为通用名称{4}。随着知名度的提高,特有名称也存在向通用名称转化的可能性,如天津“狗不理”包子,虽然已注册为商标,但也被众多经营者作为商品名称来使用{5}。最高人民法院在佛山市合记饼业有限公司诉珠海香记有限公司侵犯商标专用权纠纷案中认为,有些名称虽然也反映了商品类型、特点,但由于只有独家经营和使用,对于相关公众而言,会将其认知为某一具体生产者生产的某类商品,因此是商品和来源的混合。这种名称仍具有只是商品来源的意义,不能被认定为通用名称{4}93。
  (四)地域性名称能否被认定为通用名称
  1.否定性观点——“山东鲁锦”案[5]
  二审法院在该案中认为,在1999年被上诉人鲁锦公司将“鲁锦”注册为商标之前,已是山东民间手工纺织品的通用名称,“鲁锦”制造技艺为非物质文化遗产。根据本案事实可以认定,“鲁锦”专指鲁西南民间织锦,在鲁西南地区已有上千年的历史,可以认定“鲁锦”是专指山东地区特别是鲁西南地区民间纯棉手工纺织品的通用名称,是一种无形的公共资产,应为该地区的生产、经营者共同享有。法院认为,对于具有地域性特点的商品通用名称,判断其广泛性应以特定地区及相关人群为标准,而不应以全国为标准。
  2.肯定性观点——“水鸟被”案
  香港冬冬宝公司申请注册“水鸟”商标,核定使用的产品是24类床罩、被子、枕套等。被告深圳富安娜公司在其生产的被子的包装袋上印有“水鸟被”字样,原告诉至法院,被告抗辩“水鸟被”是一类被子的通用名称,不构成侵权。法院认为,在广东省范围内,确实有一些厂家和消费者将轻柔的纤维棉被称为水鸟被,但无证据显示消费者已普遍认为水鸟被是一类被子的名称。水鸟被是否属于商品通用名称,不能仅局限于广东的市场,应考虑全国范围的认同程度,但无证据显示全国范围内的消费者也将某类被子称为水鸟被,因此水鸟被不属于被子的通用名称。
  在实践中,地域性名称究竟能否成为通用名称,仍未达成共识。虽然2010年最高人民法院《关于审理商标确权的行政案件若干问题的意见》第7条第2款明确规定:“约定俗称的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。”但对相关市场的界定并不清晰,特别是关于地域性通用名称与地理标志的区分与界定仍比较模糊,在司法实践中,一些法官对地域性通用名称仍然持高度的谨慎克制态度,慎于将地域性商品名称认定为通用名称;有的裁判又将地理标志或知名商品特有名称认定为通用名称,损害了相关利益主体的合法权益。笔者认为,在认定地域性通用名称时,持谨慎态度是毫无疑问的。从符号学角度讲,商标是传达信息最重要的符号{6}。标示产品出处并使之区别于其他同类产品,是其根本属性。商品通用名称是指某一类或某一种产品或服务的名称或标记,不具备固有显著性{7},属于公有领域,可以被自由使用而不构成侵权。地域性的商品通用名称将对全国范围内行使的商标权形成权利真空地带,因此应谨慎认定地域性通用名称。同时,在满足“由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓”的情形下,应以地域内相关公众的通常认识为判断依据来认定地域性商品通用名称。
  特别应注意的是,认定地域性通用名称应避免将地理标志认定为通用名称。地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志,地理标志所标示的产品具有特定质量、信誉或其他特征,是同类产品所不具备的,所标示的产品质量与该地理区域之间有密切的关系,即产品的品质特色是由该地区的自然因素或人文因素所决定的。地理标志可以有两种保护模式:商标保护和地理标志产品保护。符合商标法集体商标和证明商标标准的,可以申请集体商标或证明商标。与商品名称相比,地理标志是产品的“身份”标志{8}。“沁州黄小米”就既注册了“沁州”商标,同时“沁州黄”小米被国家质检总局认定为原产地域产品,沁州黄属于地理标志{9},二者的权利主体是不一致的。
  (五)认定商标通用化是否考虑主观过错
  从世界各国对商标通用化的认定来看,在美国、俄罗斯,不论是否存在过错,均可随时提出撤销申请;英国《

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【注释】                                                                                                     
【参考文献】

{1}孔祥俊.商标与反不正当竞争法原理和判例[M].北京:法律出版社,2009:8.

{2}林楠.商标确权诉讼中通用名称的认定及处理[J].中华商标,2011,(11):60.

{3}谢禅.谈商品通用名称与商标权的冲突——以天津狗不理包子案为视角[J].重庆科技学院学报:社会科学版,2011,(2):68.

{4}周云川.商品和来源混合的名称不属于通用名称——通用名称和特有名称之辨析[J].中国专利与商标,2012,(1):96.

{5}曹建明.中华人民共和国最高人民法院公报[M].北京:人民法院出版社,2008:2.

{6}邓宏光.商标法的理论基础——以商标显著性为中心[M].北京:法律出版社,2008:12.

{7}彭学龙.商标法的符号学分析[M].北京:法律出版社,2007:139.

{8}董炳和.地理标志知识产权制度研究——构建以利益分享为基础的权利体系[M].北京:中国政法大学出版社,2005:213.

{9}卢学丽,李小菲,张今.从“沁州黄”之争看商标、通用名称、地理标志[J].中华商标,2011,(5):50.

{10}霍姆斯.普通法[M].冉昊,等,译.北京:中国政法大学出版社,2006:32.

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