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【期刊名称】 《知识产权》
错误解读本国优先权制度的原因分析及立法建议
【作者】 王晓先 黄亦鹏【作者单位】 广东工业大学
【分类】 专利法
【中文关键词】 错误解读;本国优先权;原因分析;立法建议
【英文关键词】 erron explanation; domestic priority right; cause analysis; legislative proposal
【期刊年份】 2012年【期号】 1
【页码】 58
【摘要】

本国优先权是优先权制度的重要组成部分,国内部分学者对本国优先权作用的研究,形成“三点论”和“六点论”两种观点,其中不乏错误的结论。有必要对产生错误的根源进行分析并研究相应的法律规定,以此维护建立优先权制度的初衷,再现法律的公平理念和鼓励发明的创新精神。

【英文摘要】

The domestic priority right is an important part of the priority system. Some of domestic scholarshold wrong views on the study of it, which are “Three Points Theory” and “Six Points Theory”. However, manyof them are wrong conclusions. It is necessary to analyze the root causes of errors and study on relevant laws,in order to maintain the original intention of establishing the priority system, to make a representation of legalfairness and to encourage the innovative spirit in the invention.

【全文】法宝引证码CLI.A.1159522    
  《巴黎公约》中首先确立的优先权制度,伴随着之后各国专利法相继确认的本国优先权,最终得以由外国优先权与本国优先权共同组成。目前我国在理论和实践上都存在对本国优先权的错误解读,这些错误解读已经影响到法律的公平理念和对创新的激励。分析产生错误解读的根源和完善相应的立法,对维护《巴黎公约》的基本原则有着重要的意义。
  一、论述本国优先权作用的普遍观点
  自1992年我国专利法增加了有关本国优先权的条款以来,多个网站和学者都对本国优先权的作用给予了概括和总结,目前比较公认的有这样两种观点:
  一是“三点论”:(1)在符合单一性要求的条件下申请人可以通过要求本国优先权,将若干在先申请合并到一份在后申请中,以减少以后需要缴纳的专利年费。(2)申请人可以在优先权期限内实现发明与实用新型专利申请的互相转换。(3)申请人在首次申请后本国优先权期限行将届满前,重新提出一份与首次申请完全一致的申请要求优先权,从而实际上起到将其专利权的保护期延长1年的作用。[1]
  二是“六点论”:(1)鼓励抢先申请。因为专利申请文件的修改,不得超出原说明书的范围,过早申请专利可能会有一些技术问题尚未完全解决,过迟申请专利又担心被他人抢先。有了本国优先权后,申请人就可以通过优先权完善抢先的申请。(2)有利加快研究进程。申请人可以根据优先权期限一年的要求制定出研发的进程,对相同主题的发明创造进行完善与改进后再提交优先权申请。(3)有利于减轻申请人的负担。申请人可将相同主题的多项发明创造合为一项优先权申请,这可减轻专利年费的费用。(4)有利于专利申请种类的转换。本国优先权使得申请人可在具有优先权的一年期内,最后自由选定是以申请实用新型,还是发明专利来保护自己的发明创造。(5)有利于提高专利申请的质量。首次申请专利时撰写的权利要求和说明书往往存在一定的局限性,申请人在优先权期限内将有较充足的时间修正上述问题以提高优先权申请的技术质量。(6)有利于加强专利的保护。在本国优先权要求中可以对首次申请进行修改、补充、完善,使得专利的稳定性好一些,诉讼中胜诉的把握也会大一些。[2]
  二、本国优先权被错误解读的现实情形
  在对“三点论”和“六点论”进行对比后,笔者发现“三点论”的(1)、(2)被“六点论”的(3)、(4)点涵盖了,只有“三点论”中的(3)“延长一年的保护时间”是“六点论”中没有包含的。
  (一)错误解读之一:描述本国优先权的作用与“说明书”的要求相背离
  “六点论”中的(1)认为发明创造者不需要等到技术趋于比较成熟与完善时,再去申请专利,而可以在发明的技术还不成熟与不完善时就可以抢先申请专利,再通过优先权申请让其技术成熟与完善。“六点论”中的(2)与(1)的意思相仿,也是提出可以先以不成熟和不完善的技术去申请专利,把该技术成熟与完善的进程限定在优先权保护期限内即可。“六点论”中(5)认为,申请人可以在优先权期限内修改完善首次专利申请中的瑕疵后再提出优先权申请。“六点论”中的(6)是对可以通过优先权“修改、补充、完善”首次申请进行了概括。
  “六点论”中的上述错误,在于背离了法律对专利“说明书”的要求。形式审查的合格是专利可以取得“申请日”的前提。而“说明书”是形式审查中必备的申请文件之一,该文件的作用在于确保所属技术领域的技术人员可以根据文件对技术方案的描述再现申请专利的技术。如果“说明书”的指引达不到上述的效果,那么该申请是不能成立的。就算侥幸专利申请获得授权,只要有人提出“说明书”公开不充分这一瑕疵,那么已经获得授权的专利也将被无效。根据“说明书”的这一法律要求,“六点论”中的(1)、(2)、(5)、(6)都是根本不可能存在的。
  (二)错误解读之二:以优先权作用的共性代替了本国优先权的作用
  《巴黎公约》第4条F款规定,在不违反单一性原则的情况下,“本联盟任何成员国由于请求一项或多项优先权的申请中含有已要求优先权的申请里未包括的一个或几个因素,而即拒绝赋予优先权或驳回专利申请。”[3]根据该条款,“六点论”中的(3)并不能成为本国优先权独有的作用,因为这也是外国优先权应具有的作用。不能也不应专属于本国优先权。把优先权制度的普遍作用说成是本国优先权的作用,这是不对的。法宝
  《巴黎公约》第4条E款第2点规定,“准许在一国中根据专利申请的优先权提出实用型式的申请,反之亦然。”[4]根据该条款,“六点论”中的(4)也不能成为本国优先权独有的作用。申请人可在具有优先权的一年期内,自由选择转化专利申请类别,这种“有利于专利申请种类转换”的作用,在外国优先权制度中也存在,不能也不应纳入专属于本国优先权的作用中。
  (三)错误解读之三:认为“本国优先权可以产生延长一年保护期的作用”
  关于本国优先权具有“专利权的保护期延长一年”的作用是在“三点论”的第(3)点中提出的,在国内许多专业性网站和专业学者的著作中,也都有本国优先权可以产生延长一年保护期作用的解读。比如:在全国知识产权局系统政府门户网站湖北子站2007年7月31日发布的“本国优先权有哪些作用?”一文中,提到了本国优先权可为申请人带来的三项便利就是“三点论”的内容。[5]再比如:汤宗舜著的《专利法解说》[6],尹新天主编、国家知识产权局条法司著的《新专利法详解》[7],国家知识产权局专利局著、贺化主编的《发明专利审查基础教程》[8]中都有这样的表述:“申请人在首次申请后,在优先权期间即将届满前,重新提出一个与首次申请完全一致的申请,并要求首次申请的优先权,也是合法的。这相当于延长专利权期限一年”。
  有学者提出之所以会出现“相当于延长专利期限一年”的情形,主要是因为在2009年《专利法》修改前的第9条,产生了先后申请实用新型与发明的重复授权及“转换保护制度”问题。但这种“转换保护制度”产生两个争议。一个争议在于其是否符合“同样的发明创造只能授予一项专利”的法律规定。对此,国家知识产权局专利局的解释为该“转换保护制度”不会造成两项专利权同时存在的情况,因此符合上述规定。另一个争议是当同一申请人先提交实用新型专利申请,后提交发明专利申请时,这种“转换保护制度”有可能造成实际保护期超过20年的不合理现象。[9]因为专利权的保护期限自申请日期计算,在先申请的实用新型专利授权前,再就相同主题的技术方案提出发明专利,则后申请的发明专利就相当于获得21年的保护期限。
  但是,“转换保护制度”是与本国优先权无关的,这种就同一发明主题先后申请实用新型专利和发明专利而产生延长保护期的情况,被我国现行专利法终结。2009年修改后的《专利法》第9条第1款规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人就同一技术方案既申请实用新型专利又申请发明专利的,必须同日提出申请。该款就杜绝了同一申请人在不同日对同样的发明创造先后申请实用新型专利和发明专利,终结了与本国优先权无关的“转换保护制度”。
  根据我国《专利法实施细则》第32条第2款“申请人要求本国优先权,在先申请是发明专利申请的,可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;在先申请是实用新型专利申请的,可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。”该款明确了本国优先权申请中可实施的“转换专利类型申请”,但是由该款并不能得出如下结论:“专利权的保护期延长一年的作用”。因为要求优先权的在后申请的申请日仍然是在先的首次正式申请的申请日,怎么也是得不出“延长一年”这个结论的。
  三、造成错误解读本国优先权作用的原因
  (一)对“相同主题”“清楚记载”的确认与“充分公开”分离
  在现行的大多数探讨优先权“相同主题”的文章中,大多都是围绕《巴黎公约》中关于享有优先权的在后申请中的权利请求的技术特征,必须以原始申请的文件作为“一个整体”去判断是否存在“相同主题”来进行研究。基本没有对作为“一个整体的原始申请文件”中的技术方案应达到什么样的公开程度才符合《巴黎公约》关于“清楚记载”的要求进行研究。这就容易模糊人们对“清楚记载”的认定,把“记载过”与“充分公开的记载”相混淆,以至于损害《巴黎公约》的优先权原则。
  判断“相同主题”的根据在《巴黎公约》第4条H款中:“不得因请求优先权的发明中有某些部分未包含在向发明起源国所提出的申请内为理由而加以拒绝赋予优先权,只要在申请文件的总体中明确地表达了这些部分。”[10]根据该款,对于在后申请来说,需要比较的“主题”既不是说明书的内容,也不是一项权利要求中的某个或者某些技术特征,而是把在后申请的每一项权利要求与首次申请的整体文件中被“清楚记载”过的技术方案进行比较,即在后申请包含各项权利要求的技术方案必须是在首次申请的作为一个整体的申请文件中被“充分公开”过的技术方案。
  关于“作为一个整体”的含义,《巴黎公约解说》中指出:“要获得优先权,只要原始申请文件作为一个整体(包括说明书、附图、图表等)已明确披露了要求获得优先权的发明的上述技术特征就足够了。”由此不难看出,在先申请与在后申请的主题是否相同,在先申请能否成为在后申请的优先权基础的基本条件,主要是看在后申请的主题所要求保护的技术特征是否清楚地记载在在先申请的文件中

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