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【期刊名称】 《科技创新与知识产权》
论禁止反悔原则在专利司法中的适用(上)
【作者】 金铮【作者单位】 北京市维诗律师事务所
【分类】 专利法【期刊年份】 2011年
【期号】 14【页码】 61
【全文】法宝引证码CLI.A.1155155    
  一、引言
  2009年是我国专利法律制度飞速发展的一年,12月,最高人民法院颁布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]21号,以下简称“2009年专利司法解释”),从2010年1月1日起施行。一个月之后,国务院修改并重新公布专利法实施细则,修改后的实施细则从2010年2月1日起施行。这两部法规继2008年新实施的专利法之后,对中国专利制度的诸多方面做出了详细的规定。其中2009年专利司法解释第6条,更是首次以成文法的形式在我国专利法上确定了“禁止反悔原则”,对专利权人在专利申请、无效阶段对专利保护范围的陈述或修改导致对专利侵权诉讼阶段对专利保护范围的解释的影响,做出了明确的规定。该司法解释颁布后,在业界引起了广泛关注。
  禁止反悔原则作为专利法上针对专利保护范围解释方法的一项重要原则,在世界上大多数国家专利法上都已经得到确认和适用。而在我国,虽然在专利司法实践中,各级法院一直积极承认并运用禁止反悔原则审判了多起专利纠纷案件,但是在立法层面上,由于没有明确对此加以规定,各级法院在适用禁止反悔原则时多依据法官的自由裁量权决定是否适用及适用的原则,因此在实践中曾经引起很大争议。理论界对于禁止反悔原则的适用也一直存在很多不同的见解。2009年专利司法解释第6条的确立,首次对禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的适用从立法层面做出了明确的规定,因此成为禁止反悔原则在我国专利立法层面上获得确认的一个里程碑式的法条。
  那么,2009年专利司法解释第6条是否解决了理论界对于禁止反悔原则适用存在的争议以及实务操作中对于该原则如何适用存在的疑惑,以及对这些问题的解答该司法解释采取的是何种立场?该司法解释的出台,对今后我国的专利制度会有什么样的影响?有必要结合世界其他国家专利法对禁止反悔原则的适用现状,以及我国司法实践中对该原则适用曾经面临的问题,对该原则的含义、由来、适用原则与限制做出更深入的研究。
  本文即顺着这样的思路,首先从禁止反悔原则的含义与由来分析专利法上禁止反悔原则存在的原因与作用,然后通过我国适用该原则的状况以及部分典型案例着手,解析在2009年专利司法解释出台前我国专利司法中适用该原则存在的问题与争论。由于美国作为有着200多年专利法历史的国家,在禁止反悔制度上有着较为深入的探索,因此,本文会介绍美国适用禁止反悔原则的发展历程,并期待从中找到能对我国确立适用该原则的方法起到借鉴作用的立法思路。最后,结合前述分析,给出笔者对在专利司法领域如何适用该原则的积极建言。
  二、禁止反悔原则的含义与理论基础
  (一)含义
  1.衡平法上的禁止反悔原则
  禁止反悔英文为Estopple,又翻译成禁反言、禁止翻约,源于衡平法上的公平正义理念,而禁反言制度则是英美契约法在二十世纪获得重大发展的结果[1]。据《布莱克法律词典》,Estopple有很多种情形,包括equitable estoppel, estoppel by conduct, estoppel byrecord,但是基本含义是指“防止当事人宣称一项与其之前曾经说的或做的或被依法确认为真实的相矛盾的主张或权利”[2]。
  英国确立禁止反悔原则的典型判例是1947年丹宁法官所作的海特里斯案判决。此案中,原告于战争前将其公寓全幢租给被告,年租金2500英镑,被告又将此公寓分租出去。但战争爆发后,被告承租的公寓大部分闲置,原告同意被告将年租金减少一半的请求。战争结束后被告承租的公寓再度客满。原告因此要求被告补交租金。丹宁法官判决的结果是:自战争结束后的租金可请求全部给付,之前的租金则不可请求。在该案例中,丹宁法官确定了“禁止反悔”原则,即“当一人以他的言论或行为已使另一个人相信,按照他的言论或行为办事是安全的—而且的确是按照他的言论或行为办了事—的时候,就不能允许这个人对他说的话或所做的行为反悔,即使这样做对他是不公平的也应如此。”[3]丹宁大法官在其判决书中阐述,不仅包含了禁止反悔的基本要求:允诺、信赖、损害、正义,并且突破了衡平法上禁止反悔仅用于对事实的陈述的限制,将禁止反悔原则首次适用于对未来的承诺,在英国历史上第一次正式赋予了没有对价的允诺以法律拘束力。
  根据丹宁法官在上述海特里斯案中的观点,衡平法上的禁止反悔原则,其基本的构成要件应包括:
  (1)当事人明确做出承诺。存在承诺人的允诺是构成禁止反言原则的先决条件。如何判断是否存在承诺,通常认为是当事人明示才构成承诺,沉默或不作为由于其本身含义的模糊不清,只有在法律或合同规定其有披露信息的义务时,才能适用禁止反悔原则。
  (2)受诺人合理信赖该承诺。受诺人合理信赖承诺或承诺人自身合理预期受诺人将信赖其承诺。这包括两方面的含义,一方面对于承诺人作出的承诺,受诺人认为真实可信,值得信赖;另一方面,承诺人本人在做出该承诺时,也应当知道该承诺可能带来的后果,就是受诺人会相信其承诺。
  (3)受诺人必须信赖该承诺做出自己的行为。承诺人的承诺必须以某种方式影响了受诺人的行为,使受诺人因其承诺而作为或不作为。如果受诺人的行为并未因承诺而改变,则不构成禁止反悔。
  2.专利法上的禁止反悔原则
  关于专利法上的禁止反悔原则,指在专利审批或无效过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制,则在侵权诉讼中解释专利保护范围时对之前在审批过程中的陈述不得反悔。例如上述“2009年专利司法解释”第6条规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”因此,专利法上的禁止反悔又被称为“专利审查史中的禁止反悔(prosecutionhistory estoppel)”。
  如果将专利法上的禁止反悔原则与衡平法上禁止反悔原则的构成要件做一简单类比,可以看出专利法上的禁止反悔也存在如下的逻辑:
  (1)专利权人做出承诺。专利权人对专利保护范围做出明确的修改或解释,并被记载在专利审查档案中;
  (2)社会公众合理地信赖该承诺。由于专利审查档案对社会公开,社会公众有理由相信当中记载的专利权人的解释,专利权人自己也明知自己的解释会产生这样的后果;
  (3)社会公众基于信赖该承诺做出自己的行为。社会公众依据专利审查档案中专利权人所作解释判断出专利保护范围,并将自己的行为控制在该范围之外,避免侵权。
  因此,只要满足以上条件,就应当适用禁止反悔原则,对于专利权人之前做出的承诺,在之后的侵权程序中,不得反悔。禁止反悔原则的目的在于防止专利权人出尔反尔,即在授权或无效程序中为了获得专利授权对保护范围尽量做缩限性解释,而到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制,以图扩大其保护范围,从而两头得利。
  禁止反悔原则之所以存在,根本原因在于专利权范围如何界定,这一专利制度的重要命题,即如何将专利技术与公有领域的技术清楚、准确的区分开来。专利制度的本质特征之一就是在专利权人充分公开专利技术方案的前提下,将获得授权的专利技术与公有领域区分开来,对专利权人授予垄断性的、排他的实施该专利的权利,任何人不得侵犯,从而通过对专利权人对发明创造的独占实施权来激励人们进行创新。因此,确定专利保护范围是专利制度顺利运行的关键。对于专利权人来说,在进行发明创造活动时,他需要了解现有技术的内容与范围,作为其发明创造的基础,同时也要小心地避开现有技术,否则不能获得授权,而现有技术就包括已经获得授权的其他专利。对于专利局的审查员来说,他需要准确了解专利申请人所递交申请的技术方案的保护范围包括哪些,与现有技术是否相区别,否则就不可能获得授权。对于社会公众来说,他们有义务避开专利保护的范围开展生产经营活动,否则就会涉嫌侵犯专利权而受到法律的制裁,相应的,他们也就有权利准确了解专利的保护范围,这样才能避免侵权。可见,专利保护范围的确定是专利制度必须解决的一个根本问题。果然是京城土著
  为了确定专利的保护范围,几乎所有国家都采用专利说明书。其中对于发明和实用新型专利,专利说明书当中的权利要求起着主要的确定专利保护范围的作用。我国《专利法》第五十九条规定,“发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”也就是说,权利要求承担着确定专利保护范围这一重任。有学者研究认为权利要求具备以下三方面的作用:a.表达申请人请求保护的主观意愿,界定发明内容;b.界定专利权利保护的边界;c.向社会进行公告[4]
  然而,由于权利要求是以文字描述的形式来限定专利技术内容,而文字与发明创造内容本身存在客观差异,再加上文字表达的有限性和对文字理解的多变性,因此,文字只能尽可能贴切的描述发明创造,而不可能完全准确、一对一地反映发明创造的内容。事实上,也没有人仅通过阅读权利要求就能完全理解一项发明创造的内容。有鉴于此,由权利要求来承担描述发明创造内容的重任客观上总会存在缺陷,这就导致了对权利要求的解释这一问题的出现。
  关于权利要求解释的必要性,我国学者尹新天在其著作《专利权的保护》一书中就“对权利要求进行解释的必要性”做出了详细论述,其中援引美国联邦索赔法院(Court of Claim)1967年在“Autogiro Co. of America v. United States”一案的判决中的经典论述:“权利要求从表面来看不可能是清楚的,毫无含糊之处,权利要求的准确含义必须通过它所要传递的发明思想来确定。只有搞清楚了发明思想,才能够确定有多少阴影遮挡了真相(Only by knowing the idea, canone decide how much shadow encumbers the reality)”[5]。上述“搞清楚发明思想”的过程,就是权利要求的解释。权利要求的解释发生在专利制度中的多个环节。在专利审查过程中,审查员为了判断专利权人所递交申请与现有技术的区别,以及是否符合授予专利权的条件,需要对权利要求所描述的具体内容与申请人展开探讨,因此会要求申请人对权利要求做出解释;在专利无效程序中,为了论证专利与对比文件中所描述技术方案的异同,申请人与被申请人都要对权利要求做出自己的解释,专利复审委员会需要对双方做出解释中的不同观点做出判断;而最最重要的一个环节是在专利侵权诉讼中的权利要求解释,在专利侵权诉讼中,作为侵权证据提交的通常是实物或方法,至多包括图纸、技术方案的介绍等等,而不可能是像权利要求的格式那样做出的侵权产品或方法的描述,因此总有一个将权利要求中的技术特征与被控侵权物逐项比对的过程,这一过程实际上往往包括对权利要求解释的过程。这时,如果被控侵权物的技术特征没有任何疑问的与涉案专利权利要求所描述技术特征一一对应,即构成“字面侵权”或“相同侵权”,而大多数情况下,被控侵权物的技术特征都会与权利要求所记载技术特征看上去很相似,但是又不完全相同,也就是我们所说的“等同侵权”。
  关于应当如何解释权利要求,最高人民法院2001年颁布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定:“专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。由此可见,“等同特征”的确定,是权利要求解释的重要部分。上述司法解释所确立的就是专利侵权判定中的“等同原则”,即如果被控侵权物的技术特征与权利要求记载内容不完全相同,但是却构成等同,仍然构成侵权。
  等同原则使得权利要求包括了字面内容以外的更广泛的内容。例如,一项关于机械零件的权利要求中的技术特征包括两个零件之间的连接关系是铆钉连接,如果对权利要求的解释只能做字面解释,那么竞争者只要将铆钉连接换成螺钉连接就可以避免侵权。而根据等同原则,只要认定螺钉连接与铆钉连接两者属于以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到,那么就可以判定使用螺钉连接仍然构成侵权。
  等同原则将专利保护范围扩展到了权利要求字面内容之外,有利于保护专利权人的利益,但是同时又带来了一个新的问题,就是专利保护范围会由于等同原则而显得模糊不清,哪些特征是等同特征,哪些不等同,如何确定。这又回到本部分内容开始时提到的专利制度的重要命题,确定专利保护范围的问题。如果不适用等同原则,只有存在“字面侵权”或“相同侵权”时才构成侵权,那么专利的保护范围将会仅限于专利权利要求的字面含义,规避侵权将会非常容易,专利权人的利益得不到保障。如果将等同原则的适用确定在一个非常广的范围内,即对“基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到”做一个发散性的解释,又有可能出现保护过宽的情形,导致专利保护范围的外延不清晰,社会公众无从判断侵权与不侵权的界限,对社会公众造成不公平。因此,对于等同原则的适用尺度,必须把握合适的分寸。专利禁止反悔原则就是对等同原则的一个限制。在专利审查或无效等行政程序中,专利申请人或专利权人通常会就技术特征的实质含义与审查员展开讨论,如果在讨论中专利申请人通过书面陈述明确的将某个技术特征的等同特征排除在该专利保护范围之外,那么,在之后的侵权诉讼中,如果他又将放弃了的特征包括到专利保护范围中,则法院不予支持。这里需要说明的是,禁止反悔原则限制的是与专利权利要求所描述技术方案构成等同的技术方案。如果是相同的技术方案,只要是与授权文本上的技术方案相同,即构成字面侵权,不存在禁止反悔的问题。
  所以,禁止反悔原则通过考察在专利审查或无效阶段专利权人对专利保护范围所做的修改或陈述,来确定专利的保护范围,缩小因等同侵权造成的专利保护范围不确定因素,这就是禁止反悔原则存在的原因。接下来,本文将从禁止反悔原则的理论基础和基本作用两个方面进一步阐述禁止反悔原则在专利制度中的重要地位。
  (二)理论基础
  探讨禁止反悔原则的理论基础,对于分析禁止反悔原则在司法实践中的适用非常重要。因为,探讨该原则的理论基础,才可以回答这样的问题,即为什么在先的审查或无效程序中的陈述要对在后的侵权诉讼造成约束,如果同样两件专利申请,一件是“清白”的没有任何“审查历史”就获得授权的,另一件在审查过程中由于审查员的认真细致,专利权人对部分内容做出解释,就会导致不同的保护范围。(而实践中,这种情况出现的可能性是很高的。为了获得较早的专利保护,专利权人往往对同一项发明创造同时递交发明和实用新型两件申请,由于实用新型不经过实质审查很快获得授权,因此就有可能成为上面提到的“清白”的专利;而发明需要经过实质审查,在答复审查意见时如果做出缩小保护范围的陈述,那么授权后的两件专利保护范围就会不同。当然从专利稳定性上来讲,经过实质审查的发明其稳定性应大大超过实用新型。)
  关于禁止反悔原则的理论基础,笔者认为,它首先是诚实信用原则的具体表现,它要求专利权人对于权利要求的解释前后一致,始终如一,真正做到诚实守信。同时也是专利制度中实现专利权人与社会公众之间利益平衡的重要途径,任何一方不能享有任何特权。此外,禁止反悔原则是专利文件具有公信力的基础,如果专利权人对于专利保护范围可以任意解释或修改,专利将会具有不确定性,专利制度的基石将不复存在。以下从这几个方面再详细论述禁止反悔原则的理论基础。
  1.禁止反悔原则是诚实信用原则的具体表现
  诚实信用原则是民事法律制度中的一项帝王原则,它贯穿于民法的始终,是民事主体在民事活动中平衡自身利益及社会利益的行为准则,也是司法机关依据公平、正义精神,兼顾当事人主观状态和社会公平观念进行民事裁判的依据。诚实信用原则要求当事人在民事交往中应当诚实、守信,不能出尔反尔,其适用形态之一就是禁止反悔原则。因此,禁止反悔原则是诚实信用原则在专利司法实践中的具体体现,它要求专利权人必须遵守诚实信用的原则,在专利审批、无效程序中或侵权诉讼过程中对其同一专利的权利保护范围始终做一致的解释。而不能在专利审批或无效程序中为了获得专利权而对技术方案做缩限性的解释而在专利侵权诉讼中为了认定专利侵权而做扩大性的解释,从而两头得利。
  2.禁止反悔原则是专利权人与社会公众之间达到利益平衡的重要途径
  在制度安排上,为了实现正义与效率的价值目标,知识产权保护始终要在社会公众与权利人之间寻求一种利益上的平衡[6]。专利制度的一项根本命题就是如何实现专利权人与社会公众之间的利益平衡。为社会公众普遍接受的专利契约论认为专利本质上是专利权人与社会公众之间的一项契约,根据该项契约,双方互相负有权利与义务。专利权人的权利是在一定时间内对专利所保护的技术方案享有的垄断性的独占的权利,任何公众未经专利权人许可不得实施专利。作为享有这项权利的对价,专利权人有义务将其技术方案对社会公众详细地、完整地、全面地披露,该披露的目的有两方面,一是使得本领域普通技术人员在阅读该专利授权时公开的说明书后就可以了解并实施该技术方案,二是社会公众对于该专利所保护的技术方案的范围有明确的了解,至少是社会公众在阅读该专利说明书后对于怎样做会构成侵权会有一个明确、清晰的认识,也就是对该专利保护范围的外延有清晰的认识,在此基础上,社会公众才能够自主选择是付出一定代价去购买专利许可还是设法避开专利。如果可以反悔,也就是允许专利权人在专利审查阶段或无效程序中对技术方案做缩限性解释,社会公众依赖专利权人的陈述对专利边界做出理解,并在此基础上在合理的范围内实施自己的认为不会对专利构成等同侵权的技术方案,可是到了侵权诉讼中由于专利权人对专利设计技术方案的宽泛性解释,却仍然被法院认定构成侵权,这对社会公众就非常不公平。因此专利的保护范围清晰,是专利权人与社会公众之间利益平衡的需要,而禁止反悔原则的是达到使专利保护范围清晰明确从而最终实现专利权人与社会公众利益平衡的重要途径。
  3.禁止反悔原则是专利文件具有公信力的基础
  如前所述,专利制度需要实现社会公众与专利权人之间的利益平衡,而专利文件通过对专利技术的客观清晰描述从而将某项专利技术与非专利技术清晰的区分开来,也就是说,专利文件负担着对该专利技术保护范围划界的任务。因此,对于专利文件的格式、表述方法、用词等等,各国专利法都有着严格的规定,其标准之一就是要达到“充分公开”的程度,目的是使社会公众在看到该专利文件后,对专利技术方案能够清晰界定。只有达到这样的要求,专利文件才能够成为确定专利保护范围的依据。由于文字对于技术方案的表达力总是有限,因此不可避免的涉及到对专利文件的解释,而这种解释就必须遵循一定的原则,等同原则就是其中的一种。等同原则的存在导致专利保护范围模糊不清,所以需要采用禁止反悔原则来尽力消除由等同原则造成的破坏[7]。禁止反悔原则要求对专利权人在专利审查或无效阶段对技术方案所做的缩限性解释而放弃的保护内容,在侵权诉讼中仍然不得要求予以保护,是保证专利文件具有公信力的基础。只有对专利文件的解释方案有着统一的解释规则,才能实现专利文件对外公示的技术方案的准确性,公众对于公开的专利文件才能产生信赖。如果社会公众因信赖该公示的内容而从事相关经营活动,则社会公众由此获得的利益应当受到法律保护[8]。
  公信源于公示,由于专利审查案卷和专利无效决定通常都是对社会公众公开的,因此,社会公众在确定专利保护范围时,如果对某些内容有不能确定的地方,那么在查询专利申请案卷和可能有的专利无效决定后,依据禁止反悔原则,将这些程序中专利权人已经明确放弃的方案排除在专利保护范围之外,就可以清晰地确定专利保护范围。因此,通过公开的专利申请案卷和可能有的无效决定,限制、排除或放弃的技术方案已经被公示,专利权人不得反悔,这样专利文件就具有了公信力。
  (三)基本作用
  通过以上对禁止反悔原则的理论基础的分析,笔者认为进一步归纳禁止反悔原则的基本作用对于研讨禁止反悔原则应当如何适用会有引导作用。禁止反悔原则的基本作用可以归纳如下:
  1.有利于明确专利保护范围,实现充分公开
  在禁止反悔原则的要求下,专利申请人在专利申请阶段或专利权人在专利无效程序中对技术方案的缩限性解释作为对专利解释的组成部分,将会始终保存在专利档案中,任何公众都可以依法查阅,客观上起到在专利说明书之外进一步确定专利保护范围、充分公开技术方案的作用。
  2.是对权利要求解释方法的明确规定,有利于避免任意修改
  权利要求的解释是专利无效或专利侵权诉讼案件中的一项重要内容。在专利无效案件中,只有明确了权利要求的含义,才能判断其与现有技术的相同或差异之处,从而判断对比文件是否会破坏其新颖性或创造性。在专利侵权诉讼中,只有明确了权利要求的含义,才能确定专利保护范围,从而最终判断是否存在侵权。因此,对权利要求的解释的重要性决定了不能任意解释,也不能出尔反尔,必须遵从一定的规则。禁止反悔原则决定了专利权人对权利要求的解释将会对之后的侵权诉讼产生直接影响,因此,专利申请人或专利权人即便没有对权利要求做出修改而只是做出解释性质的陈述,也必须在之后的侵权诉讼中遵循相同的陈述,而不是相反,因此有利于促使专利权人谨慎从事,避免随意、不负责任的解释与陈述,从而建立公正有序的专利解释规则。
  3.是对等同原则适用的限制,客观上有利于公众避免侵权
  由于等同原则的适用将专利权的保护范围延伸到专利权利要求的字面含义之外,这样社会公众如果仅仅根据专利说明书的内容判断是否侵权可能失之准确。禁止反悔原则在一定的条件下限制了等同原则的适用,公众阅读专利审查或无效程序案卷后,可以根据专利权人的解释合理地排除等同原则的适用,确定侵权与不侵权的界限,从而达到避免侵权的目的。有学者指出,从竞争者或专利诉讼被告的角度看,禁止反悔原则提供了主动防御的依据,甚至于早在诉讼未发生之前,便可以及早防范而为专利做回避设计的准备工作,进而可以防止专利诉讼于未然[9]。
  三、我国适用禁止反悔原则的现状及存在的问题
  (一)立法历程
  我国关于禁止反悔原则的立法在最高院2009年专利司法解释之前几乎是一片空白,在北京市高级人民法院于2001年颁布的《专利侵权判定若干问题的意见》中虽然对禁止反悔原则做出了详细规定,但由于是地方法院制定的文件,始终没有在全国范围内推广。2003年最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》会议讨论稿曾经对禁止反悔原则做出相应规定,但最终成文的2009年专利司法解释却并没有采用该表述。在专利法第三次修订过程中,在征求意见稿中也曾经对禁止反悔原则做出明确规定,但是最后成文时却没有保留。从上述立法历程可以看出,立法界对于确立禁止反悔原则的想法是早已有之,但却又犹豫不决,辗转反侧。以下对上述规定的内容做一简要介绍。
  1.北京高院2001年《专利侵权判定若干问题的意见》
  北京高院2001年《专利侵权判定若干问题的意见》(以下简称“北京高院意见”)的43条至46条对专利侵权中的禁止反悔原则的概念、适用方法以及与等同原则的关系做出了详细规定。其中关于禁止反悔原则的概念,定义如下:“禁止反悔原则,是指在专利审批、撤销或无效程序中,专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性,通过书面声明或者修改专利文件的方式,对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。”
  对于禁止反悔原则与等同原则的关系,北京高院意见第44条规定:“当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时,即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权,而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下,应当优先适用禁止反悔原则。”
  对于适用禁止反悔原则的具体条件,北京高院意见第45条规定:“适用禁止反悔原则应当符合以下条件:(1)专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的,而且已经被记录在专利文档中;(2)限制承诺或者放弃保护的技术内容,必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。”这里的第(2)点要求将禁止反悔原则的适用限定在只有对专利权的授予或维持其有效产生“实质性作用”的被放弃的技术方案,那么如何判断一项修改或放弃是否对专利的有效产生“实质性作用”,怎样判断,谁来判断。这一直是理论界争议的焦点之一。
  对于法院是否可以依职权主动适用该原则,北京高院意见给出的是否定的意见,其中第46条规定:“禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提,并由被告提供原告反悔的相应证据。”这样就给禁止反悔原则适用条件做出了严格的限定,仅仅局限于一种被告提出抗辩并提供原告反悔证据的情形。
  2.最高人民法院2003年《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》会议讨论稿
  最高人民法院2003年《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》会议讨论稿(以下简称“2003年会议讨论稿”)第13条规定:专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中,为满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件的要求,在专利文件中或者通过书面声明或者记录在案的陈述等,对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述,对权利人有约束作用,在专利侵权诉讼中禁止反悔。人民法

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