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【期刊名称】 《科技创新与知识产权》
论禁止反悔原则在专利司法中的适用(下)
【作者】 金铮【作者单位】 北京市维诗律师事务所
【分类】 专利法【期刊年份】 2011年
【期号】 15【页码】 65
【全文】法宝引证码CLI.A.1155141    
  四、美国对禁止反悔原则的适用现状及对我国的借鉴
  美国是世界上较早建立专利制度的国家之一。美国国会于1790年2月16日通过专利法案,出台美国第一部专利法。该法颁布后,历经1793、 1836、 1837、1842、 1849、 1852、 1861、 1870、 1921等多次修订,美国专利法逐渐形成相当完善的制度[1]。禁止反悔原则作为专利制度上一项重要规则,在美国专利司法实践中也有着一百多年的历史,这其中美国法院经历了对该原则适用的不同发展阶段。笔者试图探寻美国专利法上对禁止反悔原则适用态度的变化发展轨迹,了解其中发生这些变化的社会原因,希望从中能够获得我国现阶段应当如何适用禁止反悔原则处理专利纠纷的一些启示。
  (一)发展历程
  美国法院将禁止反悔原则分为因权利要求修改导致的禁止反悔和意见陈述导致的禁止反悔。
  对于意见陈述导致的禁止反悔,美国法院认为,需要具备两个条件,一是只有陈述对于获得专利起了作用,才适用禁止反悔原则。不需要证明审查员实际相信了该陈述,但要适用禁止反悔,根据当时的情况必须能够得出该信任的推定。二是申请人的陈述己表明其已明确无误地作了放弃。判断是否存在陈述导致的禁止反悔时,其判断标准是根据专利授权审查的整个过程,确定竞争对手是否合理地相信专利权人已经放弃了相应的保护主题[2]。
  对于修改导致的禁止反悔原则,其适用条件则相对复杂。作为对等同原则的一种限制,美国专利法上始终将禁止反悔原则与等同原则的适用关系作为审理案件的要点,也是在确定禁止反悔原则适用条件时首要考虑的问题。关于因修改权利要求导致的禁止反悔原则与等同原则的适用关系,美国法律界一直持有两种观点,一种称为“弹性排除”(Flexible bar),一种称为“完全排除”(Complete bar)。弹性排除是指即使在审查过程中专利申请人对权利要求有过修改,但是也不能完全排除等同原则的适用。而完全排除则主张只要权利要求被修改过,不论其是什么原因导致的修改,对修改的部分一律不得适用等同原则[3]。
  最早在1889年的Hurlbult v. Schllinger案中,美国最高法院就适用“弹性排除”的方法适用禁止反悔原则[4]。1982年,美国联邦巡回上诉法院通过HughesAircraft案[5]确立弹性排除规则,认为禁止反悔原则对等同原则的限制作用“范围可大、可小、可以为零”。1984年,美国联邦巡回上诉法院通过Kingzenbow案确立完全排除规则(Complete Bar),认为禁止反悔原则完全排除等同原则的适用[6]。这之后的Hilton案与FESTO案,体现出美国法院对禁止反悔原则适用上的具体变化,以下重点评析这两个案例。
  1.Hilton案[7]
  1997年的Hilton案,美国联邦巡回上诉法院适用了弹性排除方法,但是后来被最高法院发回重审,成为美国专利法上一个标志性的案例。该案涉及的专利是一个化学方法发明,最初专利申请人提交的专利申请文件中唯一的一项独立权利要求中没有提到PH值的范围,由于审查员检索到一篇对比文件其中PH值为9以上,因此专利申请人增加了一个技术特征“PH值大于6小于9”。之后的侵权诉讼中被控侵权方法的PH值=5,专利权人认为构成等同侵权,而被控侵权人认为应当适用禁止反悔原则,严格按照专利权人在专利申请文件中的字面意思来解释该技术特征。美国联邦巡回上诉法院基本上支持了专利权人的观点,认为只有为了避开现有技术而做出的修改才能导致对修改部分不能适用等同原则的后果。本案中,将PH值界定为9以下显然是为了避开现有技术,而将PH值界定6以上的原因是什么,专利审查案卷没有记载。美国联邦巡回上诉法院认为如果不能确定修改的原因,则不能限制等同原则的适用,因而判定侵权成立。
  然而美国最高法院在这一点上与美国联邦巡回上诉法院持不同观点。最高法院同意只有为了避开现有技术的修改才导致禁止反悔,然而如果不能明确修改的原因是什么,应当由专利权人负责举证,证明修改的原因不是为了避开现有技术。如果专利权人不能提供证据证明这一点,则应当推断修改的原因就是为了避开现有技术,从而不能适用等同原则。这就是所谓的“沉默导致的禁止反悔原则”。最高法院以不能确定PH值大于6的修改原因何在为由,将此案发回重审。
  从笔者的观点看,上述美国联邦巡回上诉法院对于专利权人的保护倾向性实在太过明显。试想如果依据我国2009年专利司法解释第6条来审理此案,对于专利权人的修改,如果从“对PH值没有限定”修改为“PH值大于6小于9”,那么被放弃的部分非常明显,就是PH值小于或等于6的以及大于或等于9的。在判断侵权时也根本不用考虑等同原则,直接按照字面侵权判定,就可以判定不构成侵权。然而美国联邦巡回上诉法院却依据专利权人提供的诸多理由,判定对PH值=5的被控侵权方法适用等同原则,这种解释对专利权人实在太过保护,难免助长专利权人随意修改权利要求的恶习。最高法院的判决在一定程度上,缩小了给予专利权人保护的特权。最高法院通过此案确定了这样一个原则:只有为避开现有技术作出的修改,才适用禁止反悔原则,但是在修改的原因不明确时,应当由专利权人举证。如果专利权人不能提供证据证明修改的原因不是为了避开现有技术,那么就做出对专利权人不利的推定,推定修改的原因是为了避开现有技术,从而不能适用等同原则。对于这一原则,笔者认为其仍然是倾向于保护专利权人的利益,尽可能的适用等同原则,给专利权人举证的机会,证明其做出的修改与现有技术无关。但是客观上,仍然给了专利权人予以举证的机会。也就是说,该原则暗含着这样的规则:专利权人在专利授权程序中可以对权利要求做较大幅度的修改,只要其能够证明该修改与现有技术无关,那么该修改都不会导致之后的侵权诉讼中等同原则的不适用。如果与我国2009年专利司法解释第6条内容相比,最高法院在此案例上的态度仍然是有利于保护专利权人的利益。
  2.FESTO案[8]
  2000年的FESTO案是美国专利法发展史上另一个具有里程碑性质的案例。该案中专利权人FESTO公司拥有磁力无杆气缸及活塞驱动装置的两项美国专利。在美国专利商标局的审批程序中,审查员曾指出,第一个专利申请对工作过程的叙述不清楚不符合美国专利法第112条的规定且一些权利要求多重引用。于是发明人对该申请进行了修改,权利要求增加了新的限制:该装置包括一对单路密封环并且其外套由可磁化材料制成。第二个专利申请也在复审程序中增加了对单路密封环的限制。此后,这两份专利申请获得了批准。FESTO的装置销售后,发现被告SMC公司也在销售一种类似的装置,其具有一个双路密封环和一个非磁化材料的外套。FESTO随即起诉SMC公司,主张尽管SMC的装置没有落入权利要求的字面范围,但该装置系属等同侵权。
  美国马萨诸塞联邦地区法院判决等同侵权成立,理由是陪审团认定SMC的被控侵权物与FESTO的专利构成等同。地区法院认为FESTO专利的上述两项修改,并非为了避开现有技术,故不适用禁止反悔,不能排除这些特征的等同物。只有为避开现有技术而对权利要求作了修改才适用禁止反悔原则。SMC不服该判决,提起上诉。
  美国联邦巡回上诉法院在二审中,推翻了联邦地区法院关于只有为规避已有技术而对权利要求作了修改才适用禁止反悔原则的判决,提出“所有基于与可专利性相关的实质原因作出的权利要求的修改均禁止反悔”这一完全排除规则,这一规则与前述Hilton案件中确定的“只有为避开现有技术而做出的权利要求的修改才适用禁止反悔原则”大相径庭。因为“与可专利性相关的实质原因”,除了与现有技术不同,即具备新颖性和创造性之外,还有其他很多因素,包括:权利要求所要求保护的主题属于专利保护范围,保护的客体必须具有实用性,专利说明书必须对发明做出完整清楚的描述,使本领域技术人员能够实施,也就是公开要充分,权利要求书要以说明书为依据,清楚的界定专利保护范围。依据该规则,美国联邦巡回上诉法院排除了等同原则的适用,判定不构成侵权[9]。对于美国联邦巡回上诉法院与马萨诸塞联邦地区法院对此案作出的不同判断,笔者认为与我国最高人民法院“2003年会议讨论稿”与北京高院意见中的差别比较类似。其中北京高院意见对禁止反悔原则适用条件是“为确定其专利具备新颖性和创造性而做出限制性陈述或修改”,而发展到2003年会议讨论稿,则变成“为满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件的要求而做出的限制性修改或陈述”,增加了禁止反悔原则的适用范围,相应的减少了等同原则的适用情形,对专利权人有了更高的要求,要求其在提交专利授权时尽可能符合专利法的要求,避免在申请过程中对申请文件做实质性的修改,这有可能导致今后适用禁止反悔原则,缩小专利的保护范围。
  由于绝大多数专利申请在审批阶段皆有不同程度的修改,“完全排除规则”彻底排除了等同原则对修改部分的适用,牵动了广大专利权人的利益,于是美国联邦巡回上诉法院判决一出,立刻引起社会各界广泛关注。Festo不服美国联邦巡回上诉法院的判决于2002年1月上诉于美国联邦最高法院。联邦最高法院审理时对该案的判决提出了两个法律问题:(1)专利审批程序中申请文件的哪些修改会引发禁止反悔?(2)禁止反悔是否能完全阻止权利人对修改限定的技术特征主张等同?
  对于第一个问题,联邦最高法院9名大法官一致支持美国联邦巡回上诉法院的观点,认为禁止反悔不仅可以适用于为避开已有技术所作的修改,而且可以适用于为满足专利法规定而作的任何限定性质的修改,也包括形式上的修改。这是美国联邦最高法院第一次正面澄清了禁止反悔原则的适用范围。
  对于第二个问题,美国联邦最高法院的大法官们一致否决了美国联邦巡回上诉法院的完全排除规则,坚持在先判例中的“弹性排除规则”(flexible bar):在确定专利范围时,尽管依禁止反悔原则对修改限定过的技术特征一般只能作字面解释,但禁止反悔原则不能完全阻止权利人对修改限定的技术特征主张某种等同物。因为发明人在修改限定其专利范围时可能由于某些原因放弃了他无意放弃的某种等同物,这种放弃并非他的真实意思。依照联邦最高法院在Hilton案中设立的举证分配原则,发明人对此负证明责任。
  最高法院根据以上理由撤销了联邦巡回法院的判决并发回重审。但是,美国专利律师界对最高法院的判决却甚为不满,虽然最高法院没有支持联邦巡回上诉法院的“完全排除规则”,强调一如既往地适用“弹性排除规则”,但是,对于在弹性排除规则下,何时应适用等同原则,何时不能适用等同原则,却并没有做出明确的规定,而是留给法官自由裁量的空间。有学者认为“尽管美国最高法院声称在专利权人和社会公众利益之间寻求达到一种平衡,但其判决看来没有实现这一目标,不仅没有使问题变得更加清楚,反而又给专利诉讼的泥潭增添了几分混水[10]”。笔者认为,美国最高法院通过FESTO案实际上做出了对专利权人适用禁止反悔原则更为宽泛的规则,导致专利权人不得不在专利申请过程中多加谨慎,特别是在最初提交专利申请文件时就尽可能准确地描述专利保护范围,避免之后的修改。法宝
  (二)发展变化的原因
  禁止反悔原则作为对等同原则的限制,各国采用什么样的具体适用条件,与该国的专利政策有密切联系。理论界普遍认同的观点是,如果一国科技发达,专利申请数量多,那么该国对专利权人的保护态度就会积极,其专利政策就会偏向保护专利权人。在等同原则适用方面,就会在最大程度上适用等同原则,以期更多的保护专利权人的利益[11]。美国是世界上科技最发达的国家,因此其适用等同原则也最为积极。而日本则不同,其主要是对引进技术加以改造,日本的技术发展策略在很大程度上是在美国开发的基础性专利周围布置一些改进专利,以此为条件换取美国基础专利的交叉许可使用,因此,日本对等同原则适用上,就没有像美国那样广的范围。而美国就是因为对等同原则广泛适用,获得了“亲专利权人”的称号。
  但是,对专利权人保护倾向性太过明显,也会引起另外一类问题。正如本文前文所述,专利制度的一个重要命题是保持专利权人和社会公众利益之间的平衡,这是专利制度本身的一个内在要求。如果打破了这项平衡,专利制度就不能起到既鼓励创新又保护专利权人利益的作用。而上述美国法院在Hilton案与FESTO案中,之所以采取不同的立场,做出有明显导向性的判决,就是为了解决专利权人利益与社会公众利益失衡的问题。
  有学者研究指出,美国最高法院之所以采取这样的立场,是为了解决当时美国专利界存在的一大弊端,即专利局审批通过的专利太多、太滥,包括“问题专利”、“专利灌丛”、“拦截、套住和防卫性专利”的大量存在,妨碍了科技创新的步伐,必须提高专利授权的门槛[12]。由于太多的专利彼此重叠,加上等同原则的适用导致专利彼此之间外延不清晰,专利诉讼不断,且旷日持久,任何科研活动动辄就会侵犯现有专利,引火上身,客观上会削弱科研机构研发新技术的兴趣,阻碍了新技术的发展。可见,美国最高法院对FESTO案做出这样的判决,并不是出自法官个人的意愿,而是反映了其有意改变专利制度弊端、尝试制度创新的决心。
  美国法院对禁止反悔原则适用态度的转变,客观上起到了减少等同原则的不合理适用、让专利保护界限更清晰的作用。为进一步减少问题专利提高专利授权标准,减少失控的专利侵权诉讼,美国于2007年再次对专利法做出重大改革,包括增加专利授权后的异议程序、限制专利侵权诉讼管辖法院等一系列重大改革,受到以微软为代表的科技创新类公司的大力支持[13]。司法机关通过一项法律制度的适用方法上的调整,来改变社会制度中存在的弊端,这一方法很值得我国立法与司法界同仁学习。
  综上,美国作为英美法系的典型代表,其以经验主义立法思路,通过对禁止反悔原则具体适用条件的大胆调试,积极解决专利制度中的现实问题,推动专利制度朝良性循环方向运行,其态度和方法非常值得我国专利界学习和借鉴。
  五、禁止反悔原则在专利司法中的适用建议
  (一)提出建议的立脚点
  前文分析了我国专利制度中禁止反悔原则目前存在的问题,也介绍了美国在禁止反悔原则适用上的发展历程与积极经验。笔者认为,美国法院适用禁止反悔原则对我国的重要启示在于立足本国专利制度运行中的实际情况,冷静清醒地面对存在的问题和弊端,从制度设计的角度出发,通过对具体适用细则的制定,实现克服现有弊端、促进专利制度良性运行的最终目标。
  我国目前专利制度运行中一个突出现象是专利申请和授权数量逐年增加,但是有量无质,大多数专利创新程度不高。国家知识产权局公布的数据显示,2009年上海国内专利申请量达6.2万件,居全国第五,但专利转化率仅10%左右。同时,中国专利“成色”尚显不足:最具含金量的“发明专利”在2009年全国各种专利中只占1/4强;中国最多的专利品种是“外观设计专利”,约占全球注册量1/4[14]。以上信息显示目前专利申请的理念在中国已经深入人心,由于人口基数大,政府、事业单位又都将专利申请数量与评职称等相挂钩,目前的税收优惠政策也与企业专利拥有量挂钩,这是导致专利申请量猛增的一个重要原因。但是打造“专利大国”不是我们的终极目标,需要的是“专利强国”。因此,笔者认为,应当适当从严掌握我国的专利申请审查尺度,提高专利的创新程度。
  另一个突出现象是专利纠纷案件数量增长迅速。根据最高人民法院的最新统计,2009年全国地方法院共新收和审结知识产权民事一审案件3.0626万件和3.0509万件,分别比上年增长25.49%和29.73%。其中,新收专利案件4422件,比上年增长8.54%[15]。专利纠纷数量增长表明专利权人利用专利作为市场竞争的武器已经越来越普遍。针对这种情形,笔者认为为了建立良好的市场竞争环境,避免恶意诉讼、缠讼,真正保护发明创新,有必要从严掌握专利纠纷诉讼的尺度。其中,在禁止反悔原则适用方面,采用较宽的适用原则,也就是说,对于专利申请或无效程序中当事人对权利要求的修改或陈述,以及在专利侵权纠纷程序中当事人的陈述,在法律许可的范围内,都会构成在其他程序中对该当事人有约束力的证据。这样,有利于引导专利权人在申请、无效或侵权纠纷中都谨慎从事,准确表达意见,不得随意修改权利要求或发表解释意见,否则就要承担对自己不利的后果。这种看上去对专利权人“严格要求”的制度,客观上有利于建立诚实信用的司法环境,减少恶意诉讼,避免司法资源的浪费。
  以下针对上述宗旨,详细介绍对完善禁止反悔原则的建议。
  (二)禁止反悔原则的适用范围
  1.关于适用范围,建议采用全面禁止反悔原则。
  目前从2009年专利司法解释字面意思上看,只适用专利审查或无效中的权利要求修改或意见陈述对侵权诉讼的影响,相反情况下是否适用,即如果有被控侵权人用专利权人在侵权诉讼中对权利要求做扩大解释或对事实做出陈述的庭审笔录或判决,作为证据,向专利复审委员会申请宣告专利无效,专利复审委员会是否会支持,对此法律没有直接规定。在本文第三部分列举的中新浩案中,专利复审委、北京市一中院、北京市高院对于专利权人中新浩公司在之前的专利侵权行政调处程序中就事实部分作出的陈述,均予以采信,并据此做出对专利权人不利的判决,其理由是“中新浩公司作为民事法律主体,对其在侵权调处中陈述的事实应承担责任。中新浩公司在侵权调处中陈述的事实在无相反证据予以推翻的情况下,在无效程序中可以直接予以认定。”笔者认为北京市高院的这一观点应当在整个专利司法体系内推广,因此,有必要将2009年专利司法解释第6条的内容修改如下:
  专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。专利权人在国家专利行政管理部门或人民法院受理的侵权纠纷或行政诉讼中所做的陈述,除非有相反证据予以推翻,否则在其他行政程序或诉讼案件中可以直接予以认定,禁止专利权人反悔。
  当然由于2009年专利司法解释原来的身份是最高人民法院的司法解释,因此无权对行政机关应如何做行政决定妄加规定,所以上述内容是不能以司法解释的形式出现的,但是如果以后修订《专利法》或其实施条例,则可以采取这种表述。根据以上修改,禁止反悔原则将不仅仅是“审查案卷禁止反悔”,而是“全面的禁止反悔”,具体内容包括以下几个方面:
  a.在专利审查和无效程序中专利申请人或专利权人对权利要求的修改或意见陈述,在之后的专利侵权纠纷中禁止反悔。
  b.在专利侵权行政调处程序中专利权人的陈述,在之后的专利无效程序中,禁止反悔。
  c.在专利侵权诉讼中,专利权人的陈述,在之后的专利无效程序中,禁止反悔。
  d.在其他侵权诉讼中,专利权人的陈述,在之后的专利无效程序中,禁止反悔。
  2.反向禁止反悔原则的适用条件。
  上述a命题属于专利审查案卷的禁止反悔,而b、c、 d三个命题都属于专利纠纷中的禁止反悔,笔者称之为“反向禁止反悔”。为保证上述三个命题的合法适用,笔者认为适用中应当符合以下条件:
  (1)对于之前的侵权纠纷程序中专利权人的陈述,在之后的专利无效程序中,专利权人没有提供足以推翻的相反证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第条规定:“下列事实,当事人无需举证证明:……(四)已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实;……前款(一)、(三)、(四)、(五)、(六)项,当事人有相反证据足以推翻的除外”。也就是说,如果对于专利权人在之前的程序中做出的对自己不利的陈述,如果其提供充分证据予以推翻,用以证明之前陈述不足为证,应予以认定。那么我们也可以进一步设想,如果在中新浩专利无效案中,如果中新浩提供证据证明之前的专利侵权行政调处程序中其陈述“ZS —104型号的“鼎浪”牌蒸汽药浴机的外观与中新浩公司生产的SH-A 10型桑拿保健浴器外观一致”是虚假的,会导致什么样的后果。如果中新浩为了维持该专利有效,真的拿出足够证据推翻了自己的陈述,也就是证明自己之前在说谎。首先,“证明自己之前在说谎”是一个证明难度不低的命题,中新浩需要提供充分的证据才能让法官相信。其次,如果法官采信了这一新的证据,维持该专利有效。则原案被控侵权人完全可以依据该新的证据,证明在之前的程序中,该专利权人在做伪证。《 不能给市场做人工呼吸

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