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【期刊名称】 《知识产权》
企业并购行为对知识产权许可协议的影响
【作者】 徐棣枫陈瑶郄志勇【作者单位】 南京大学法学院
【分类】 知识产权法【中文关键词】 并购;许可协议;知识产权
【英文关键词】 merger and acquisition; license agreement; intellectual property rights
【期刊年份】 2013年【期号】 11
【页码】 71
【摘要】 企业经营者难免通过许可协议而获得相应技术的实施能力,而知识产权权利人出于多种考虑往往在许可协议中设置禁止转让条款。在获得许可后,在被许可人发生并购的情况下,新的主体是否可以不受禁止转让条款的影响而当然继承原有许可合同,国外无论是实务界还是学术界都存在一定争议,而国内目前对该问题未能足够重视。在探讨国外案例,研究其对我国实践的可借鉴性的基础上,分析我国现有法律与实践,思考在我国企业并购行为对知识产权许可协议的影响。
【英文摘要】 License agreements are used to acquire capacities to carry out certain technology skills by business operators and in this regard licensees may set the non-assignability clause in the license agreement. After the license agreement becomes effective, the licensor may be involved in merger and acquisitions (M&A). It is however questionable whether the new entity survived after the M&A can perform the license agreement rightfully. This question seems that has not been placed sufficient attention by Chinese Professionals. This article discusses the validity of license agreements in the context of M&A by considering cases from abroad and analyzing current laws.
【全文】法宝引证码CLI.A.1187101    
  一、引言
  在企业并购{1}活动中,企业的知识产权可能是并购的标的,也可能不是,特别在不是并购标的的情形下,企业的并购活动对于相关知识产权权利有何种影响?企业经营者难免通过许可协议而获得相应技术的实施能力,在并购后,新的企业是否当然继续履行原有许可协议,实施相应技术?毕竟,权利人对于前后不同的实施主体很可能有不同的态度,可能仅仅愿意授权给前者,亦可能是对费用要求的不同,并购后的主体是否能够当然继续履行原有许可协议,对于权利人而言,“兹事体大”。
  本文旨在探讨企业并购中,企业与权利人签订的知识产权许可协议的效力将会受到什么影响,并购后的企业是否当然可以继承这些协议而不需另外与权利人协商或付费。举例而言,如果A与B签订了一份知识产权许可协议,在此之后,A与C进行了合并,如果合并后的企业继续以A的形式存在,这份许可协议是否继续有效?固然,如果在A与B的许可协议中作出相关约定,那么上述问题都可迎刃而解。理论上而言,这的确可以解决问题,但实践中应作出何种程度的约定才能满足实际需要?如果仅仅约定了协议不得转让,那么A与C合并后A继续存在,新的A如果履行许可协议是否违反禁止“转让”的约定?换言之,相关禁止转让的规定亦或是约定的射程是否能够涵盖企业并购行为,值得研究。实践中,并购行为对知识产权许可协议效力的影响在当下而言并未得到充分注意,{2}在此情形下,即便合同有相应的禁止转让约定,合同当事人恐怕也并未很认真考虑过并购是否构成转让。{3}
  本文将在探讨国外案例,研究其对我国实践可借鉴性的基础上,分析我国现有法律与实践,探讨在我国法律框架内知识产权许可协议在并购中的法律地位,并提出当下在我国并购实践中针对知识产权许可协议需要注意的问题。
  二、我国现行法律与实践之分析
  (一)现行法律分析
  知识产权在一定程度上具有垄断性,这体现在权利的有权(合法)实施主体一般而言是有限的。如《专利法》11条规定,“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利总而言之……外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利……”第12条规定,“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利”。又如《著作权法》24条规定“使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同,本法规定可以不经许可的除外。”又如有关注册商标的许可,《商标法》并未明确规定被许可人是否有权将商标许可给他人,但是《商标使用许可合同备案办法》所附许可合同示范文本中明确规定未经权利人同意,被许可人不得将商标许可给他人使用。该示范文本并非法律,但体现了国家商标局在此问题上的态度。{4}总而言之,除非法律另有规定,专利权、著作权及商标权的权利人可以且只有他们可以通过许可协议许可他人实施自己所拥有的权利,并据此获得利益。
  关于许可协议,禁止被许可人的未经权利人同意而再许可他人是体现知识产权垄断性的一面,而另一面,在理论上,控制许可协议的“转让”(广义,包括狭义的转让与通过合同主体控制权或所有权等的变更而形成的事实上转让)亦可以体现知识产权的垄断性,但法律实际上又是如何规定的呢?一般而言,在许可协议之中,权利人可以约定被许可人不得将许可协议转让于他人。而且,根据我国《合同法》88条“当事人一方经对方同意,可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人”,《合同法》79条规定了不得转让的三种情形,即约定、法定及依合同性质而定。但是,在涉及到企业合并的情形中,根据《合同法》90条,“当事人订立合同后合并的,由合并后的法人或者其他组织行使合词权利,履行合同义务”,《民法通则》44条亦定,“企业法人分立、合并,它的权利和义务由变更后的法人享有和承担”。《公司法》175条规定,“公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继”。有学者主张,“企业合并或分立后,原企业债权债务的转移,属于法定转移,因而无需取得相对人的同意,依合并或分立后企业的通知或公告发生效力”。{5}此外,虽然《公司法》174条规定了公司合并程序中债权人的异议权,但该条仅规定债权人可以要求提前清偿或提供担保,而这两种方式似乎都难以适用于知识产权许可协议,知识产权许可协议已履行部分若有使用费未支付的情形,要求清偿或提供担保并无不可,但如若相关使用费已支付完毕,双方所互负的义务实质上是将来未履行的,要求提供担保或清偿恐难以操作。况且被许可人使用知识产权是债权,而非债务,在此意义上权利人是债务人,而《公司法》174条提供的是对债权人的保护。再之,现行《公司法》2005年修订时删去了未清偿或提供担保公司不得合并的规定,这意味着债权人的行为并不影响公司合并的效力。{6}
  也许有人会主张适用《合同法》79条的依合同性质不得转让或广义解释相关知识产权法律中的不得允许包含将许可协议转让的情形{7}而解决这一问题,但《合同法》是在89条规定了合同权利义务一并转让时应适用第79条(即不得转让情形的规定),而有关合同主体合并继承权利义务的规定是在第90条,从体系看,立法者似有意将第89条的权利义务一并转让与第90条区别对待。据此,如若被许可人在许可合同订立后与另外的企业合并,且该合并生效后无论被许可人是否存在与否,许可合同所涉权利义务由合并后的公司承担。这似乎在事实上形成了许可合同经由合并“转让”给了新的主体,而不需征得权利人的同意。此外,在涉及收购的情形下,如被许可人股权所属变动的,现行《合同法》并没有对许可协议的效力变动进行规定。而从一般法理分析,被许可人在收购发生后仍然存续,法律人格并没有发生变化,恐难以直接否定其许可协议的主体资格。
  总体而言,我国现行法律法规明确了知识产权的权利人可以选择权利的实施人,而且被许可人不得允许合同之外的人实施相应权利。根据《合同法》的一般规定,有关许可协议转让事项,权利人仍然享有对于许可协议转让的最终决定权。但是在涉及到当事人合并的情形中,被许可人的合并将自然导致合并后的企业享有许可协议的权利和承担许可协议的义务。而在收购的情形下,由于相关主体法律资格并没有变化,故而难以直接否定许可协议的效力。这似乎与法律赋予权利人选择权利实施主体这一精神相悖。一般而言,市场主体不愿看到有竞争关系的企业通过并购就能够获得相应权利的实施权。而另一方面,进行合并或者股权并购的新主体,当然愿意在并购或者股权收购完成后继续原有许可协议,而且在一定情形下,相应许可协议的存在恐怕是其进行并购或股权收购的重要原因。
  (二)三联商标案
  并购会对知识产权许可协议产生何种影响,在实践中中美均已有相关案例,但是中美案例并非完全可以对应。我国的案例更局限于合同的解释,美国案例则不仅涉及到法律的解释、利益衡量分析,亦涉及到并购的不同形式。“三联商社股份有限公司诉山东三联集团有限责任公司商标许可使用合同纠纷案”{8}是近年来一起具有影响力的涉及到企业并购的知识产权许可协议纠纷案件。“三联”商标的权利人是三联集团有限责任公司(以下简称三联集团),三联商社股份有限公司(以下简称三联商社)前身是郑州百文股份有限公司(以下简称郑百文),在经过一系列的股权变动后,三联集团从事家电零售经营的业务和相应资产由郑百文承受,并且在2003年三联集团(许可人)授权郑百文(被许可人)使用“三联”商标。在双方许可协议中,主要约定:“鉴于:(1)许可人是“二联”服务商标(指第779479号“三联”服务商标)的商标权人;(2)许可人是被许可人的第一大股东,积极支持被许可人的发展。
  合同第1~4条明确了商标使用许可的范围、期限和许可方式,即三联集团公司许可郑百文在家电零售领域无偿使用第779479号“三联”月艮务商标;商标无偿使用许可期限为合同生效之日起至商标有效注册期满止(包括续展期限);三联集团公司承诺不再以任何直接或间接形式在家电零售领域使用或许可他人使用“三联”商标。
  合同第6条明确了商标的续展和转让,即三联集团公司应在“三联”服务商标有效期届满时负责进行续展,并承担续展的费用。如果三联集团公司拟放弃“三联”服务商标的所有权,应事先通知郑百文,并在郑百文同意的情况下,无偿将“三联”服务商标转让给郑百文。”
  之后,郑百文更名为三联商社。2008年,三联集团持有三联商社的2700万股限售流通股的股权经济南市中级人民法院执行程序拍卖,被山东龙脊岛建设有限公司竞拍取得,其成为三联商社的第一大股东。国美电器有限公司间接控股山东龙脊岛建设有限公司,为其实际控股股东。三联集团在此后

  ······

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