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【期刊名称】 《知识产权》
我国专利实质条件的改进建议
【作者】 管荣齐【作者单位】 天津工业大学文法学院
【分类】 专利法
【中文关键词】 美国TPP;知识产权草案;专利实质条件;技术效果
【英文关键词】 Trans-Pacific Partnership Intellectual Property Rights Chapter Draft; patent substantive conditions; technical effect
【期刊年份】 2013年【期号】 10
【页码】 71
【摘要】

美国TPP知识产权草案没有把有益的技术效果或其他积极效果作为专利实质条件的构成要件,欧洲、日本与其基本一致,而我国有所不同。与此相应,我国专利实质条件方面存在的主要问题有三:一是创造性之“显著的进步”多佘;二是实用性之“能够产生积极效果”该弃;三是创造性判断之“预料不到的技术效果”越位。解决这些问题的方案是,删除创造性之“显著的进步”、实用性之“能够产生积极效果”的要求,将“预料不到的技术效果”回归创造性判断的辅助考虑因素。

【英文摘要】

In Trans-Pacific Partnership Intellectual Property Rights Chapter Draft,"Beneficial Technical Effect” and other positive effects are not treated as the elements of Patent Substantive Conditions. In Europe and Japan, things are basically the same as the U.S., but in China, they are different. Correspondingly, there are three main problems in Chinese Patent Substantive Conditions: the first one is that “Significant Progress” of Creativity is redundant; the second one is that “to produce positive effects” of Utility should be abandoned; the third one is that “Unexpected Technical Effect” to judge Creativity is offside. Therefore, the solutions to these problems are to delete the requirements of “Significant Progress” of Creativity and “to produce positive effects” of Utility, and to retreat “Unexpected Technical Effect” as an auxiliary factor to judge Creativity.

【全文】法宝引证码CLI.A.1187088    
  TPP是《跨太平洋伙伴关系协议》(Trans- Pacific Partnership Agreement)的简称,作为美国主导和推动的规模以及影响迅速扩大的国际贸易条约,对我国提出了国际劳工标准、绿色环境标准和知识产权标准的挑战,其中美国拟定的 TPP知识产权草案在专利实质条件方面提出了新的要求。
  我国作为《保护工业产权巴黎公约》、《与贸易有关的知识产权协议》等国际公约的成员国,作为世界上经济技术薄弱但发展速度较快的发展中大国,包括专利在内的知识产权保护应当顺势而为。因此,针对美国TPP知识产权草案的新要求,我国应当以加入TPP为契机研究改进专利实质条件。
  一、美国TPP知识产权草案在专利实质華件方面的新要求
  根据美国《TPP知识产权草案》第8条的规定,只要发明满足专利实质条件,即具有新颖性、包含创造性步骤和能够在产业上应用,无论是何种技术领域中的产品或方法,缔约方都应当授予其专利权。另外,已知产品应用中任何新的形式、用途、方法等发明,即使不能提高产品的功效,也可以满足专利实质条件,缔约方都应当保证其可以获得专利权。{1}其中,“提高产品的功效”即产生有益的技术效果或其它积极效果,在专利实质条件中属于创造性和实用性的范畴。由此可见,美国TPP知识产权草案中规定的专利实质条件,没有把有益的技术效果或其他积极效果作为创造性和实用性的构成要件,这与欧洲、日本专利实质条件基本一致,而与中国专利实质条件有所不同。
  与美国TPP知识产权草案类似,欧洲《专利公约》及《专利审查指南》没有把有益的技术效果或其他积极效果作为创造性和实用性的构成要件。所谓“创造性”,是指考虑到现有技术,发明对于所属领域普通技术人员来说是非显而易见的;其中在判断创造性步骤的“问题-解决”方法和有关标志中,涉及“预料不到的技术效果”,但只是作为判断创造性步骤的辅助考虑因素。所谓“实用性”,是指发明能够在各种产业(包括农业)中制造或使用;{2}它只关心技术方案能否在产业中应用,并不要求具有技术上的积极效果,更不意味着可能取得经济上的利益。{3}
  与美国TPP知识产权草案类似,日本《专利法》及《专利审查》指南没有把有益的技术效果或其他积极效果作为创造性和实用性的构成要件。所谓“创造性(进步性)”,是指发明在申请专利之前,所属领域普通技术人员根据现有技术,不能容易实现该发明;其中在用于判断创造性的“容易推想到”推理方式中,涉及“有益的技术效果”和“预料不到的技术效果”,但都是作为判断创造性的辅助考虑因素。所谓“实用性(产业利用性)”,是指发明能够在制造业、矿业、农业、渔业、运输业、通信业等广义的产业上得到利用;它与欧洲专利实用性的含义基本相同,也不要求技术上的积极效果和经济上的利益。{4}
  与美国TPP知识产权草案不同,我国《专利法》及《专利审查指南》把有益的技术效果或其他积极效果作为创造性和实用性的构成要件。所谓“创造性”,是指与现有技术相比,发明具有突出的实质性特点和显著的进步;其中,“显著的进步”是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果;在专利创造性判断中,把预料不到的技术效果作为充分条件和独立标准。所谓“实用性”,是指发明能够制造或者使用,并且能够产生积极效果,其中“能够产生积极效果”是指发明专利在提出申请之日,其产生的经济、技术和社会效果是所属领域普通技术人员可以预料到的,应当是积极的和有益的。{5}
  二、我国专利实质条件方面存在的主要问题
  (一)创造性之“显著的进步”问题
  在我国专利创造性的内涵和外延中,除了“突出的实质性特点”以外,还包括“显著的进步”,看似比其他国家和地区的要求更高,实质上是不必要的、多余的。
  根据我国《专利审查指南》的有关规定,审查发明是否具备创造性,应当审查发明是否具有突出的实质性特点,同时还应当审查发明是否具有显著的进步。所谓“显著的进步”,即“有益的技术效果”,包括下列情形:(1)发明与现有技术相比具有更好的技术效果,例如,质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等;(2)发明提供了一种技术构思不同的技术方案,其技术效果能够基本上达到现有技术的水平;(3)发明代表某种新技术发展趋势;(4)尽管发明在某些方面有负面效果,但在其他方面具有明显积极的技术效果。{6}由此可见,在我国,“有益的技术效果”是专利创造性的构成要件,包括所属领域普通技术人员可以预料的和预料不到的,比较容易满足。
  除了我国以外,在日本《专利审查指南》中也有关于“有益的技术效果”的规定。根据判断专利进步性的“容易推想到”推理方式,如果申请专利的发明相对于所引用的发明具有有益的技术效果,且该效果是不同性质的或者性质相同但特别优越的,以至于所属领域普通技术人员预料不到,则该发明可以推定具有进步性。但如果所属领域普通技术人员容易实现所申请专利的发明,则无论是否存在有益的技术效果,其进步性都会被否定。{7}由此可见,在日本,“有益的技术效果”也包括所属领域普通技术人员可以预料的和预料不到的,但只是作为专利进步性判断的辅助考虑因素,而不像我国一样将之作为专利创造性的构成要件。
  我国在判断申请专利的发明是否具有“突出的实质性特点”之外,还要求确定其与现有技术相比能否产生有益的技术效果,这是相对于国际主流做法多出的审查环节,是没有必要的。首先,美国《TPP知识产权草案》明确把有益的技术效果或其他积极效果排除专利实质条件之外,欧洲专利制度中没有关于有益的技术效果的规定,日本专利制度中虽有但只是将之作为专利进步性判断的辅助考虑因素。其次,欧洲、我国在判断申请专利的发明是否显而易见时,都要确定发明实际解决的技术问题。如果该技术问题真实存在、需要解决,且该发明有效解决了该技术问题,那么该发明必然能够产生有益的技术效果。换言之,在判断非显而易见性(即“突出的实质性特点”)的过程中,已经解决了能否产生有益的技术效果的问题。另外,我国在审查“突出的实质性特点”之外还要审查“显著的进步”,这并不表明我国专利创造性标准比其他国家更高。{8}国际上普遍釆用的“非显而易见”判断方式,实际上是将“突出的实质特点”和“显著的进步”两部分综合起来考虑的。{9}
  (二)实用性之“能够产生积极效果”的问题
  在我国实用性的内涵和外延中,除了“能够在产业上制造和使用”以外,还包括“能够产生积极效果”,看似比其他国家和地区的要求更高,实质上是固步自封的表现。
  根据我国《专利审查指南》的有关规定,发明专利申请是否具备实用性,应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。具备实用性的发明专利申请的技术方案应当能够产生所属领域普通技术人员可以预料的经济、技术或社会方面的积极效果,明显无益、脱离社会需要的发明专利申请的技术方案不具备实用性。{10}由此可见,在我国,“积极效果”是专利实用性条件的构成要件,但与创造性之“有益的技术效果”相比,实用性之“积极效果”审查在先,只要不是出乎预料的、明显无益或脱离社会需要的,经济、技术或社会方面的都可以,相对而言更加容易满足和过关。
  除了我国以外,美国、欧洲、日本专利实用性条件中都没有“积极效果”的要求。对于专利实用性的认识与理解,世界上有两种典型的观点:一种观点是欧洲、日本等大陆法系国家和地区的“产业应用性(Industrial Applicability)”标准,只要求发明能够在产业上制造或使用,并不要求具有技术上的积极效果,更不意味着可能取得经济上的利益{11}。另一种观点是美国的“实用性(Utility)”标准,认为发明创造的一个微小的有益用途就足够了,{12}发明人不必保证他的发明优于达到同一效果的现行产品或方法,法律也不把发明的经济价值或商业价值作为对实用性起关键作用的问题来考虑{13}。由此可见,关于专利实用性的两种典型观点尽管有所不同,但都没有要求发明能够产生“积极效果”。
  对于我国专利实用性包含“积极效果”的定义和解释,很多人提出批评意见。批评者认为,在大多数国家的专利法中,不但实用性不要求“积极效果”,而且作为获得专利权最大障碍的创造性也不要求“有益的技术效果”,经济、技术和社会的效果只是作为证明技术方案具有实用性、创造性的一种证据。在知识产权保护日益国际化的今天,美国TPP知识产权草案已经放弃了“实用性(Utility)”标准,转而接受了“产业应用性(Industrial Applicability)”标准,我国固守看似比其他国家和地区的要求更高的专利实用性条件,虽然有中国特色、中国国情的挡箭牌,但难免有墨守成规、固步自封和闭关锁国之嫌。
  (三)创造性判断之“预料不到的技术效果”的问题
  在我国专利创造性判断中,“预料不到的技术效果”是充分条件,而不像其他国家和地区一样只作为辅助考虑因素,这一做法有悖于专利创造性的本质内涵。
  根据我国《专利审查指南》的有关规定,发明取得了预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,其技术效果产生“质”的变化,具有新的性能;或者产生“量”的变化,超出人们预期的想象。这种“质”或者“量”的变化,对所属技术领域的技术人

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