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【期刊名称】 《知识产权》
专利侵权中公司高管个人责任的中美比较
【作者】 和育东谷慧君【作者单位】 北京化工大学文法学院
【分类】 专利法
【中文关键词】 专利侵权;公司高管;刺破公司面纱;共同侵权;连带责任
【英文关键词】 patent infringement; the corporate directors and officers; piercing the corporate veil; joint tort; joint and several liabilities
【期刊年份】 2013年【期号】 10
【页码】 108
【摘要】

公司的专利侵权行为往往是公司董事、高级管理人员直接参与实施或命令下属实施的。倘若公司董事、高级管理人员的行为构成专利侵权且系非职务行为,按照中国、美国的法律都应对被侵权人承担个人责任。倘若公司董事、高级管理人员的行为属于职务行为,如果属于滥用公司人格导致刺破公司面纱的,美国法院会让其对公司专利侵权行为承担直接侵权责任;如果公司董事、高级管理人员指示、命令、授权下属实施专利侵权行为的,美国法院可让其承担引诱侵权或辅助侵权责任。我国当前应实行强化公司董事、高级管理人员责任的政策,在构成刺破公司面纱时,董事、高级管理人员为公司专利侵权行为承担个人责任;董事、高级管理人员知道被侵权专利的存在、知道公司行为会侵犯专利权而故意指示、授权下属实施专利侵权行为的,应依据共同侵权制度与公司承担连带责任。

【英文摘要】

Corporate patent-infringing activities were always committed by employees with the direct involvement of or commanded by the corporate directors and officers. The corporate directors and officers should be found personally liable for their acts outside the scope of their official duties. As for their acts within the scope of their official duties, the US courts may pierce the corporate veil to find the corporate directors and officers liable for direct infringement if the Corporation is the directors, or officers,alter ego. The US courts may also impose inducing or contributory infringement liability on the corporate directors and officers if they directed, commanded, or authorized the subordinates to engage in the patent infringing activities. We should strengthen the liability of the corporate directors and officers in China, that is, the corporate directors and officers should be liable for the patent infringement when the corporate veil is pierced. Furthermore, the directors and officers may be held jointly and severally liable with the Corporation, if they intentionally directed or authorized their subordinates to infringe the patent while they knew the existence of the patent and even knew that the patent will be infringed by the corporate acts as well.

【全文】法宝引证码CLI.A.1187084    
  
  公司的专利侵权行为往往是公司董事、高级管理人员直接参与实施或命令下属实施的,直接参与或发出命令的董事、高级管理人员是否就公司的专利侵权行为对被侵权人承担个人责任?{1}公司专利侵权活动往往规模大、危害深,如果在适当情形下由公司高管对被侵权人承担民事责任,将有助于抑制公司专利侵权活动。我国已经出现了专利被侵权人将公司高管作为被告,要求其与公司承担连带责任的案例。遗憾的是,国内对这一议题的研究尚付之阙如。相比之下,美国对此积累了丰富的判例法资料,因此本文将从介绍美国判例法规则入手,然后分析我国法院对相关案例的判决,并对中美制度进行比较,提出适应我国当前打击专利侵权活动需求的政策建议。
  一、美国专利侵权中公司高管个人责任的演变
  (一)加世纪80年代以前
  早在1899年,美国法院在国立收银机公司案中判决高管为公司专利侵权活动对被侵权人承担个人责任。{2}原告国立收银机公司是一款收银机的专利权人,被告波士顿收银机公司(BostonCash-Register Company)未经原告许可制造、销售该款收银机,原告将该公司的高管与该公司一并起诉。第一巡回法院判决高管为公司侵权行为对被侵权人承担责任,并对此问题进行了深入论述。美国涉及代理行为的侵权责任规则是:行为人不能以被他人(公司)雇佣、作为他人代理人或者为他人利益行为而免于承担侵权责任,{3}因此当公司高管直接参与公司的侵权行为时,应当为其行为承担责任。{4}当公司高管没有直接参与、而是命令下属实施侵权行为,高管为何要为下属的行为承担责任呢?根据美国判例法规则,一个主体为他人的侵权行为承担责任有两种情形:一是直接参与或指示、命令、默许他人实施侵权;二是与他人有特殊的关联性而承担替代责任(vicarious liability)。高管与其下属都是公司的直接代理人,高管不为下属承担替代责任;但高管应为其命令下属实施侵权行为而承担责任。当然,公司高管对下属实施的侵权行为承担责任,不同于公司为其雇员的侵权行为承担的责任。{5}公司对雇员所有构成职务行为的侵权行为承担责任,即使该雇员违抗高管的命令时也如此;但公司高管只对其“特别命令”下属实施的侵权行为负责。{6}本案还认为,公司高管是否知道产品的生产、销售侵犯专利权是不重要的。{7}总之,本案确立的专利侵权中公司高管承担责任的规则是:公司高管对其直接参与或特别命令下属实施的专利侵权行为承担严格责任。
  1926年,第七巡回法院在丹格勒案提出了不同于国立收银机公司案的规则。{8}原告皇家机器公司起诉马克西姆公司(Maxim Manufacturing Company)侵犯专利权,恰逢马克西姆公司宣告破产,皇家机器公司进而主张由将马克西姆公司作为壳运行的丹格勒等高管承担个人责任。第七巡回法院判决高管不承个人责任,认为高管原则上不应就公司侵权行为对被侵权人承担责任,即使他命令该侵权行为的实施也是如此;但作为例外,如果高管在公司侵权行为中有“特别表现”,比如个人超越职权参与侵权产品的生产或销售,利用公司作为工具实施故意侵权行为,或者利用公司形式规避个人责任时,高管承担连带责任是合理的。{9}
  丹格勒案确立的“故意规则”得到普遍遵循,{10}成为20世纪80年代之前的主导规则。{11}1952年《专利法》第271条将专利间接侵权行为区分为第271(b)条的引诱侵权与第271(c)条的辅助侵权后,法院纷纷适用第271(b)条处理公司高管命令下属实施专利侵权行为时的高管个人责任问题。{12}例如,第九巡回法院于1964年在国际制造公司案中认为,{13}被告高管作为公司的唯一股东和董事,是公司专利侵权背后的活动的、积极的、有意识的力量,该高管积极指导和完全掌控公司的运营,应当适用第271(b)条承担个人责任;第五巡回法院于1975年在怀特案中认为,{14}被告是导致侵权产品制造的积极力量,他开拓侵权产品销售市场促进侵权产品销售,并且在收到侵权警告起两年后才防御性地质疑专利的有效性,这足以使其承担第271(b)条的责任。这一时期法院裁决专利侵权中高管承担责任的判例主要有两种情形:一是高管参与侵权行为,二是高管滥用公司人格。{15}
  (二)20世纪80年代之后
  20世纪80年代美国转向“亲专利”政策,1982年成立的联邦巡回上诉法院很快突破了高管承担责任的“故意规则”。北大法宝
  1.高管承担专利直接侵权责任
  联邦巡回上诉法院于1986年在运动矫正器械公司案中,{16}首次适用《专利法》第271(a)条判决高管承担直接侵权责任。被告公司及其3名高管被诉侵犯了原告关于脊柱侧弯矫正座椅技术的专利权,初审法院认为高管没有“故意”,故不对公司专利侵权承担个人责任;{17}但联邦巡回上诉法院推翻了该裁决,认为依据《专利法》第271(a)条高管承担直接侵权责任为严格责任,不以故意或知道为要件,而是以“刺破公司面纱”为前提;本案3名个人被告担任被告公司的全部管理职位,持有公司的所有股份,表明3名被告为设计和制造侵权产品负有直接责任,是仅有的销售侵权产品的受益人,这足以判决3名被告对专利直接侵权承担个人责任。可见,运动矫正器械公司案摒弃了法院长期坚持的故意规则,将被告“控制且获益”作为认定刺破公司面纱的标准。有学者认为运动矫正器械公司案借用揭开公司面纱理论而实际釆用了替代责任理论的条件,{18}或者将传统代理法的规则作为刺破公司面纱的标准。{19}该标准下高管面临较大的责任风险,小公司或寡头控制公司的高管尤其如此。{20}
  1990年,联邦巡回上诉法院在曼威勒案中,{21}确立了认定公司高管承担专利直接侵权责任之前提的刺破公司面纱的新规则。原告曼威勒公司享有用以自定心灯具的虹膜导杆专利,被告派拉蒙公司董事长根据公司秘书提供的专利复印件,授权公司设计人员设计产品,被告公司生产并销售该产品。原告起诉被告公司及公司高管侵权,初审法院根据运动矫正器械公司案的标准判决公司董事长和公司秘书承担直接侵权责任,{22}但联邦巡回上诉法院撤销了该判决,认为公司高管就其职务行为受到公司形式保护,高管承担专利直接侵权的个人责任应限于构成刺破公司面纱的下列两种情形:{23}第一,公司成为高管的“自我”即构成公司人格滥用,高管利用公司规避侵权责任;第二,如果刺破公司面纱可以预防欺诈、违法、不公正、违反公共政策或者防止公司庇护个人违法责任,法院得行使其衡平权来刺破公司面纱。
  曼威勒案确立的滥用公司人格,与运动矫正器械公司案的“控制且获益”相比,降低了刺破公司面纱让高管承担责任的风险。曼威勒案的滥用公司人格标准在一段时期里受到某些地区法院的批评,例如新泽西州地区法院1991年在讯宝科技公司案中指出,{24}曼威勒案偏离了专利侵权领域确定高管个人责任的一般规则;新罕布什尔州地区法院1994年在柯蒂斯制造公司案中指出曼威勒案无根据地创设了专利直接侵权高管个人责任的新标准。{25}为此,1996年联邦巡回上诉法院在胡佛案中,{26}进一步为曼威勒的刺破公司面纱认定规则加以论证。该案中,原告胡佛集团公司起诉被告金属工艺公司及该公司董事长霍顿侵犯其储罐设计专利,霍顿也是被告公司的首席执行官及主要的股东。初审法院依据运动矫正器械公司案标准判决霍顿承担直接侵权责任,但联邦巡回上诉法院撤销了该判决。联邦巡回上诉法院指出:{27}一般而言高管的职务行为构成侵权的应当承担个人责任,但是这一规则的适用受到侵权行为类型的限制。高管职权范围内的侵权行为区分为商业侵权、过失侵权和其他应受惩罚的行为,对不同类型的行为应当区别对待,高管在实施专利侵权等商业侵权行为时是为了公司利益,理应受到公司面纱的保护,因此,除非在刺破公司面纱的特殊情况下,否则高管不承担个人责任。本案被告霍顿作为公司的首席执行官和主要的股东可被推定实际控制了公司的商业活动,但是由于没有证据表明应当刺破公司面纱,霍顿不承担专利直接侵权个人责任。
  胡佛案为曼威勒案的刺破公司面纱标准提供了新的理论解释:由于专利侵权属商业侵权,对公司商业活动的控制是高管的职权所在,商业活动中的专利侵权不因其控制而必然归因于高管。{28}此后,曼威勒案标准得到认可,法院釆用较为温和的标准来处理专利侵权中的高管责任。{29}
  2.高管承担专利引诱侵权责任
  联邦上诉巡回法院在1985年的动力升降机公司案中,{30}首次明确高管积极引诱公司侵权的行为应当适用《专利法》第271(b)条。原告动力升降机公司享有钻井升降作业装备相关专利,被告朗工具公司未经许可制造侵犯上述专利的产品,原告起诉朗工具公司构成专利侵权,同时起诉公司创始人、主要股东、董事长温德尔?朗构成引诱侵权。被告辩称,《专利法》第271(b)条规定的引诱侵权责任要求存在两个相互独立的主体,而公司及公司高管在法律上不是两个独立的主体。{31}但联邦巡回上诉法院认为,在分配专利侵权责任时高管与公司是两个相互独立的主体,当高管是公司侵权行为背后“活动的、积极的、有意识的力量”时,高管根据第271(b)条承担引诱侵权责任。{32}在1年后判决的运动矫正器械公司案中,联邦巡回上诉法院遵循动力升降机公司案的先例,将第271(b)条适用于高管引诱公司侵权行为,并认为“公司高管被推定知道他在做什么,从这个意义上说他是‘故意的’,高管责任的成立无须达到故意侵权要求的故意水平”。{33}根据动力升降机案及运

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