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【期刊名称】 《知识产权》
专利权用尽视角下专利产品修理与再造的区分
【作者】 石必胜【作者单位】 华东政法大学
【分类】 专利法【中文关键词】 专利;专利权用尽;修理;再造
【英文关键词】 patent; patent exhaustion; repair; reproduction
【期刊年份】 2013年【期号】 6
【页码】 14
【摘要】

专利权用尽原则允许对专利产品进行修理,但如果修理超过一定限度,就会构成对专利产品的再造,损害专利权人的合法权益,因此,在司法实践中区分修理与再造具有一定的必要性。专利法的分析表明,目前尚无区分专利产品修理与再造的稳定和可操作的标准,因此不易规定区分二者的具体规则。在司法实践中,应当在政策分析的基础上,综合考虑具体案件中的各种因素,判断涉案行为是属于修理还是再造。

【英文摘要】

According to the patent exhaustion doctrine, the patented items can be repared ofter they have been placed in commerce, however, if the ''repair'' go beyond the limits, it will constitute the "reproduction” of the patented items, which is detrimental to the patentee. The distinction of repair and reproduction is important in practice. The analysis of patent law shows that there isn't a clear line between repair and reproduction, so it's not necessary to stipulate a concrete regulation to distinct them. In judicial practice,on the basis of policy analysis, a variety of factors should be considered in specific cases to determine the behaviors involved are whether repair or reproducton.

【全文】法宝引证码CLI.A.1187145    
  日本的Canon案(即“再生墨盒”案)引发了对专利产品修理与再造之间的区分的大量讨论。{{1}}在我国的司法实践中,这个问题同样是专利权国内用尽原则具体适用中的争议焦点之一。北京市高级人民法院在起草专利侵权判定相关问题的指导意见时曾试图对专利产品的修理与再造进行区分。《北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见(会议讨论稿二)》(以下简称《会议讨论稿二》)第92条第2款第4项规定:
  “以下行为也被认为是制造发明和实用新型专利产品:(4)对已过使用寿命的专利产品进行再造的行为。”同时,《会议讨论稿二》第120条第3项规定:“专利权用尽。专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。包括:(3)在专利产品合法售出或让与后为使专利产品正常使用或更好地发挥性能,或者在该专利产品未过使用寿命的情况下延续专利产品的使用期限而对该产品进行的维修、更换零部件等维护性行为。”在对《会议讨论稿二》的多次研讨中,各方对第92条的合理性及其与第120条之间的关系一直有争议。例如,2011年11月,中国计算机行业协会、中国计算机行业协会耗材专业委员会、珠海市耗材行业协会和上海市计算机行业协会耗材专业委员会共同向北京市高级人民法院提交《关于北京高级人民法院〈专利侵权判定若干问题的意见〉(会议讨论稿二)的商榷》,对上述两项规定提出了异议。围绕上述两项规定的主要争议有:第一,专利产品的使用寿命如何界定?第二,对未过使用寿命的专利产品进行再造是否构成侵权?第三,对已过使用寿命的专利产品进行维修是否构成侵权?第四,第120条规定的维修与第92条规定的再造如何区分?这些问题的核心在于如何界定专利权用尽的范围。为了回答这些问题,本文拟从以下几个方面来分析:第一,区分修理与再造的必要性;第二,区分修理与再造的专利法分析;第三,区分修理与再造的政策分析。
  —、区修理与再造的必要性
  (一)专利权用尽与修理的三种规则
  专利权包括制造、使用、销售、许诺销售、进口等权利。所谓制造,是指生产一件完整的专利产品,并能产生预期的效果,制造本质上是生产新的产品。各国专利法都规定,专利权人的上述权利在专利产品销售出去后已经用尽,专利产品的购买者可以自由使用专利产品,并不会因此构成侵权。一般情况下,专利产品在使用一段时间后会产生磨损或损坏,可能会或实际上不能正常发挥功能。多数情况下,专利产品使用者会考虑通过修理使专利产品继续发挥作用。所谓修理,是指为维持或恢复机器最初运动(运转)状态而釆取的行为。
  专利产品的修理涉及到专利权用尽原则。所谓专利权用尽原则,是指合法制造的专利产品(包括依据专利方法直接获得的产品)被合法地首次销售以后,专利权人不再对该产品的销售或使用享有支配权和控制权,或者说,任何人对该产品进行销售或使用,不再需要得到专利权人的许可或者授权。专利权用尽原则又被称为首次销售原则。关于专利权用尽,又涉及到专利权国际用尽和国内用尽或区域用尽。专利权国际用尽主要集中于平行进口问题,与专利产品的修理与再造无关。但专利权国内用尽与专利产品的修理与再造有关,因为,专利产品的修理是其使用过程中的正常现象,但修理会延长专利产品的使用寿命,从而导致专利权人不能销售更多的专利产品。所以,这里就涉及到一个修理在什么情况下是合理的问题。归纳现有的各种意见,对修理可能设定以下三种规则。
  规则一只要专利产品不能正常使用,就不允许修理,使用者只能重新购买专利产品。这种规则明显不符合专利权用尽原则,而且会因为过度保护专利权人的利益而损害公共利益,因此不应当被釆纳。
  规则二:无论专利产品损坏到什么程度,都可以允许使用者按照专利产品的技术方案进行修理,所有的修理都认定为专利权用尽范围内的合法使用行为,不构成侵犯专利权。例如,在美国的Aro案(即“帆布车顶”案)中,美国联邦最高法院认为,在修理过程中,如果每次只是更换一部分零件,不论是对同一个零件的多次更换,还是对不同零件的更换,都属于专利产品的所有人修理其财产的合法行为。{{2}}按照Aro案的规则,不允许的再造仅限于整体上的完全再造,即生产一个由非原专利产品零部件组成的专利产品,换言之,在原专利产品在整体上被耗尽了之后,又在事实上重新制造一个新的产品才构成超出合理使用范围的再造,除此之外都是允许的修理。Aro案的规则被称为整体耗尽原则。在整体耗尽原则之下,修理后的新专利产品中只要保留了一颗原专利产品的螺丝,似乎还应当视为合理的修理,实质上是把修理扩大到了再造。这种规则虽然有利于专利产品的使用者,但却会明显地损害专利权人的利益。在这种规则之下,只要专利产品的使用者自行制造专利产品的成本低于购买成本,专利产品的使用者自然会选择在原专利产品的基础上进行“修理”,但实质上却是制造一个新的专利产品。这样一来,专利权人的制造权肯定会被架空。
  规则三:修理是允许的,但应当有限制,不能成为对专利产品的重新制造。如果修理后的产品不再是旧的专利产品,而是一个新的专利产品,正如在Canon案中日本最高法院所认为的那样,被告RA公司的产品不再是加工前Canon公司的专利产品,而是一个新的专利产品,就不能再认定为修理,而应认定为专利产品的重新制造,即所谓的再造。为了保证专利产品的使用者两次向专利权人购买专利产品,应当不允许对专利产品的再造。{{3}}开弓没有回头箭
  从逻辑上讲,规则三是合理的,但问题的关键是如何在实践中对专利产品的修理与再造划分一个明确的界限。这个界限实质上是专利权用尽的界限,在这个界限内的修理,就是允许的修理,属于专利权用尽范围内的行为;跨过这条界限的修理,实质上不再是修理,而是产生新的专利产品的再造,属于侵犯专利权的行为。目前所有相关的判决,无论是美国的还是日本的,核心部分都是在围绕这个问题进行分析。{{4}}
  (二)区分修理与再遂的实践难题
  有人主张,专利产品使用寿命内的修理是修理,使用寿命后的修理就是再造,即所谓的耗尽原则。这种观点有一定的合理性,但在实践中难题在于,如何确定专利产品的使用寿命。使用寿命是客观的使用寿命,还是主观的使用寿命。客观的使用寿命是指,无论怎么使用,一直用到不能正常使用了,就算使用寿命结束了。客观的使用寿命面临两个难题:第一,除了正常的维护外,是否允许修理,例如,对磨损部件进行更换。第二,是否应当限定使用条件。同样的汽车,出租车可能5年就报废了,而家用汽车可能正常使用15年。主观的使用寿命是指,人为规定的使用寿命,只要没有超过这个人为的规定期限,就不算超过使用寿命。这会产生两种问题:第一,虽然没有超过规定期限,但客观上使用寿命已经终止,算不算使用寿命终止。例如汽车,人为规定某种汽车使用寿命是10年或者20年,在规定期限内因为车祸被撞散了架,通过更换部件重新修理后能否再使用。第二,虽然超过规定期限,但客观上还可以再使用,算不算使用寿命结束。
  美国联邦巡回上诉法院在Wilson案(即“创床”案)中认为,应当将主观寿命与客观寿命相结合综合考虑是否属于允许的修理,并提出了几个方面的考虑因素:发明人的意图、专利产品的合法所有人对产品的合理期望、被更换零件的正常使用寿命与其他零件正常使用寿命之间的关系等。{{5}}但问题是:第一,在判断是否结束客观寿命之前,是否允许修理,允许何种程度的修理。第二,主观寿命谁来规定。如果依据专利权人的意图来规定专利产品的主观寿命,最有利的选择当然是规定寿命为一天,第二天就需要使用者重新购买专利产品。而且,正如美国联邦巡回上诉法院在Hewlett-Packard案中表示的那样,专利产品出卖人的主观意图如果不能形成法律上可以强制执行的合同,就不能据此主观意图限制买受人对其购买的专利产品进行使用、销售和改进,只要买受人没有构成再造行为即可。{{6}}不具有合同性质的意图只能表明销售者的希望或者愿望,它不能成为法律上认可的限制性合同条件,因此不能仅凭专利权人的意愿来确定使用寿命。如果由政府机关或者行业协会来规定使用寿命,又应当按照什么标准来规定,是专利产品的平均使用时间,还是其他标准?如果是按照平均使用时间来规定,对超出平均使用时间的使用人是否还允许其继续使用,不允许其继续使用是否会不公平?如果允许其继续使用,是否允许其进行修理,允许何种程度的修理?上述问题都是在按照使用寿命来区分修理与再造时所难以回答的。
  上述分析表明,想通过使用寿命来划分专利权用尽的边界是很困难的,使用寿命标准是个伪标准,最终还得归结到允许修理的程度问题。因此,修理与再造的区分问题,即允许修理的程度,是确定专利权用尽边界的实质标准。
  也有学者认为,区分修理还是再造不应当以专利产品的使用寿命与修理或更换零部件的使用寿命的关系作为判断标准,而应当以修理、更换零部件或者回收利用后的产品是否落入该专利保护范围作为判断标准。修理、更换零部件是否构成专利权侵害,真正的问题在于为了修理、更换零部件而生产、销售、进口零部件的行为是否构成专利权侵害。{{7}}这样的观点当然有道理,但在相关的案件中,当事人对修理、更换零部件或者回收利用后的产品落入专利权利要求的保护范围通常没有争议,争议的焦点往往在于被告所主张的“修理”是否超出了专利权用尽的范围,达到再造新的专利产品的程度。因此,仅仅考虑专利权保护范围和“解决好了生产、销售、进口零部件的行为是否构成专利权间接侵害的问题”,并不能解决专利权用尽的边界确定问题。
  二、区分修理与再造的专利法进路
  (一)Canon案的专利法进路
  争论很大的Canon案,日本知识产权高等法院和日本最高法院都选择了用专利法的进路来区分修理与再造。该案简要案情如下:Canon公司生产销售某个系列的喷墨墨盒,中国有一家企业回收该系列的墨水用尽的墨盒,重新灌墨,制成再生墨盒并且再卖到日本。在日本,由RA公司负责这些再生墨盒的销售。Canon公司认为,RA 公司进口和销售该再生墨盒侵害了其JP3278410号专利,因此于2004年4月向东京地区法院提起诉讼。JP3278410号专利有两项独立权利要求,分别是产品权利要求1和方法权利要求10。产品权利要求的技术特征包括特征H与K。特征H为“所述压接部界面的毛管力比第1及第2负压发生构件的毛管力高”。特征K为“向负压发生构件收纳室填充无论墨盒如何放置整个压接部界面可以保持一定量的液体”。一审法院判决认为,对墨水用尽的墨盒灌墨不属于再造,墨水用尽后的墨盒已经属于专利权用尽,他人再进行灌墨并不构成对专利产品的制造,并不侵害Canon公司的专利权。Canon公司不服一审判决,向日本知识产权高等法院提出上诉。2006年1月,日本知识产权高等法院作出二审判决,认为以下两种情况并不构成专利权用尽:第一种是在专利产品使用寿命已经终结后再使用它;第二种是对专利产品的实质部分进行更换或者修理以延续其使用寿命。知识产权高等法院认为,该案中被告对墨水用尽的墨盒灌墨,恢复了特征H和K,因此构成对专利产品实质部分的修理或更换。在此基础上,日本知识产权高等法院还认为,被控侵权产品侵害了该专利的方法权利要求10,故认定RA 公司构成对Canon公司专利权的侵害,判令RA公司承担侵权责任。RA公司不服知识产权高等法院的二审判决,上诉至日本最高法院。日本最高法院于2007年11月作出判决,认为二审法院的结论是正确的,但否定了其判断标准。日本最高法院认为:RA公司重新灌墨制成再生墨盒不是单纯的补充墨水,而是利用使用过的墨盒在与本发明实质部分相关构成要件H和K已经欠缺的物件上恢复其原有状态,再次实现本发明的实质价值,RA公司的产品与加工前Canon公司的专利产品不再是相同的产品,因此是再造产品。{{8}}
  无论是日本知识产权高等法院还是日本最高法院,都使用了专利的实质部分来区分修理与再造,即如果修理或更换的部分是实质部分,则这样的修理和更换是不允许的,构成了侵犯专利权的再造。使用实质部分来区分修理与再造是2000年东京地区法院在Fuji案(即“一次性相机”案)中就提出来的观点。{{9}}但什么是专利产品的实质部分,是专利产品物理空间的实质部分或主要部分,还是相对于专利权利要求的抽象范围来说的实质部分,并不是非常清楚,可能会有争议。日本知识产权高等法院之所以认为特征H和 K是对解决技术问题最重要的部分,即所谓专利的实质部分,是认为这两个特征解决了现有技术中防止开封时漏墨的技术问题。这种以涉案专利的哪些技术特征解决了现有技术的技术问题为标准来确定涉案专利的实质部分,进而区分修理与再造的思路,是一种专利法的进路。这种区分方法有一个重要难题,即如何确定哪些技术特征是解决现有技术中的技术问题的实质部分。这个问题有两个层次:第一,如何确定涉案专利相对于现有技术所解决的技术问题;第二,哪些特征是解决这些技术问题的实质部分。
  (二)专利

  ······

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